（一）首部

1.判决书字号：北京市第一中级人民法院（2002）一中民初字第8951号。

2.案由：侵犯商标专用权及不正当竞争案。

3.诉讼双方
原告：香格里拉国际饭店管理有限公司（SHANGRI-LA INTERNATIONALHO-TELMANAGEMENTLIMITED），住所地：英属维尔京群岛托托拉岛路城威克翰姆沙州特里登会所。
法定代表人：叶某，董事长。
委托代理人：董某，中国专利代理（香港）有限公司专利代理人。
委托代理人：杨某，中国专利代理（香港）有限公司商标代理人。
被告：黄某，女，汉族，原番禺市市桥镇香格里拉西餐厅业主，住广州市。

4.审级：一审。

5.审判机关和审判组织
审判机关：北京市第一中级人民法院。
合议庭组成人员：审判长：马来客；代理审判员：姜颖、赵静。

6.审结时间：2003年8月4日。

（二）诉辩主张

原告香格里拉公司诉称：第777861号“香格里拉”和第769447号“SHANGRI-LA”商标分别于1994年11月14日、1994年7月7日在中国获得注册，原告是该两商标专用权的所有人。香格里拉公司的企业名称、商标早于1969年6月30日即开始使用，在国际上享有很高的知名度和美誉度，是高品质宾馆和饭店服务的代表，在国际上屡获殊荣。“香格里拉”和“SHANGRI-LA”作为商标在多个国家、各个类别项下获得注册，已经建立了相当的商誉。在国家工商行政管理总局商标局之前的相关裁定中多次裁定上述两商标“在我国消费者中有一定周知程度/有较高知名度”。本案被告系番禺市市桥镇香格里拉西餐厅的经营者，该西餐厅擅自将原告的注册商标作为其餐厅的名称，并将原告的两个注册商标组合并稍加改动后，作为其餐厅的招牌，申请了外观设计专利，其行为侵犯了原告的注册商标专用权。同时，被告的上述行为也违反了《反不正当竞争法》第二条规定的诚实信用原则，构成不正当竞争行为。原告因此请求法院：判令被告立即停止侵犯原告商标专用权的行为；判令被告立即停止在其企业名称和招牌上使用原告注册商标及企业名称的不正当竞争行为；判令被告以公开方式向原告道歉；向国家知识产权局专利复审委员会发出司法建议函，建议其宣告第99330367.6号和第99330420.6号外观设计专利权无效。

（三）事实和证据
北京市第一中级人民法院经公开审理查明：“SHANGRI-LA”、“香格里拉”两文字商标由香格里拉公司申请注册，核定服务项目为第42类，包括：旅馆，备办宴席及餐馆；提供集会、会议及展览会设施；旅馆膳宿预定服务。两商标注册有效期分别为1994年10月7日至2004年10月6日和1995年2月14日至2005年2月13日。注册证号分别为769447和777861。
番禺市市桥镇北城香格里拉西餐厅成立于1998年12月14日，企业组成形式为个人经营，经营者姓名为黄某，经营范围及方式为零售、中餐、西餐。
1999年5月12日和14日，番禺市市桥镇北城香格里拉西餐厅分别向国家知识产权局专利局申请了使用于产品名称为“招牌（西餐厅）”的两个外观设计专利。两专利于2000年1月19日被授权公告，专利号分别为99330367.6和99330420.6。两专利授权公告的视图仅为主视图。
2001年1月15日，番禺市市桥镇北城香格里拉西餐厅变更企业名称为番禺市市桥镇北城新翡翠西餐厅。2002年7月1日，该西餐厅注销企业登记。
上述事实有下列证据证明：
1.第777861号和第769447号商标注册证；
2.第777861号和第769447号商标注册证明；
3.“香格里拉”和“SHANGRI-LA”商标在中国的注册一览表；
4.第99330367.6号和第99330420.6号外观设计专利公告复印件；
5.国家工商行政管理局商标局（1996）商标异字第671号、（97）商标异字第91号以及（97）商标异字第94号裁定书；
6.工商档案查询单。

（四）判案理由
番禺市市桥镇北城香格里拉西餐厅系被告黄某个人经营的企业，该西餐厅注销企业登记后的债权债务应当由黄某个人承担。
2000年8月25日修订并于2001年7月1日施行的《中华人民共和国专利法》第二十三条增加了“授予专利权的外观设计不得与他人在先取得的合法权利相冲突”的规定，该规定的目的在于保护在先权利人的合法权益，对于与他人在先取得的合法权利相冲突的外观设计不授予专利权，已经授权的，应当宣告该专利权无效。2001年6月15日公布并于2001年7月1日实施的《中华人民共和国专利法实施细则》第六十五条第三款规定，以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决的，专利复审委员会不予受理。从该规定可以看出，人民法院关于权利冲突的判决已经成为当事人以此为理由请求宣告外观设计专利权无效的前提条件。因此，人民法院应当遵循诚实信用、保护在先取得的合法权利的原则，为外观设计与在先取得的合法权利的冲突提供民事解决途径，以保障相关法律规定的贯彻实施，切实保护在先权利人的合法权益。根据《中华人民共和国专利法》第二十三条及《中华人民共和国专利法实施条例》第六十五条的规定，与在先合法权利相冲突的外观设计专利应予宣告无效，因此，无论专利权人是否将该外观设计专利实际使用，只要其与他人在先取得的合法权利相冲突，该专利就应被宣告无效。在人民法院关于权利冲突的判决是提起此类无效宣告程序的前提条件的情况下，人民法院应可以对专利权人未投入实际使用的外观设计专利是否与他人在先取得的合法权利相冲突作出判决。
本案中，原告主张被告享有专利权的两外观设计，与其在先取得的商标权存在冲突，侵犯了其享有的商标专用权，因此，被告的外观设计专利是否与原告对“SHANGRI-LA”和“香格里拉”享有的商标专用权存在冲突是本案处理的关键。根据审理查明的事实，原告香格里拉公司分别于1994年和1995年开始对第769447号“SHANGRI-LA”和第777861号“香格里拉”两文字商标享有商标专用权，被告则于1999年申请涉案的两外观设计专利，故原告对“SHANGRI-LA”和“香格里拉”商标享有的专用权相对于被告的外观设计专利权是合法的在先取得的权利。
商标是用以区别不同企业所提供的商品或服务的标识。注册人对其核准注册的商标在核定使用的商品或服务上享有的专用权不受他人的非法侵害。本案被告在其申请的外观设计中，以与原告的注册商标“香格里拉”和“SHANGRI-LA”完全相同的文字作为其主要的设计要素，该两商标的文字在整个外观设计中占有较大比例，是外观设计中引人注目的部分，且该两外观设计使用在西餐厅的招牌上。尽管两外观设计在“香格里拉”和“SHANGRI-LA”文字上使用的字体与原告的注册商标存在差别，但这种差别不会导致文字、读音和含义的整体变化。被告在外观设计中虽未表明“香格里拉”和“SHANGRI-LA”是其服务商标，但从被告在外观设计中突出醒目使用“香格里拉”和“SHANGRI-LA”字样的方式和使用该外观设计的招牌在实际经营活动中所起到的作用来看，它已经足以实现服务商标所具有的区分服务来源的功能。如果被告将两外观设计投入实际使用，将足以导致一般消费者对服务的来源产生混淆和误认，给原告对“香格里拉”和“SHANGRI-LA”享有的商标专用权造成损害。虽然原告没有举证证明被告实际使用了两外观设计，但被告申请两外观设计专利的目的就是为在市场经营中使用。如果不及时制止被告的行为，势必将给原告的商标专用权造成难以弥补的损害。因此，原告有权要求判令禁止被告使用两外观设计。
关于原告主张被告将其享有专用权的“香格里拉”商标作为企业字号使用构成不正当竞争的主张，本院认为，企业名称是不同的生产经营者为区分彼此而经工商部门核准登记注册的标识。企业名称中的字号是区别不同经营主体的主要标志。被告黄某未经许可，使用原告享有商标专用权的“香格里拉”商标作为其开办的西餐厅的字号，未举证证明其使用“香格里拉”具有合法的来源。如果黄某在经营中使用以原告注册商标作为字号的企业名称，将会使消费者对服务的来源产生混淆和误认，或认为该西餐厅与原告具有关联性，从而给原告对“香格里拉”商标享有的专用权造成损害，其行为违背了市场经营者应当遵循的诚实信用原则，属于不正当竞争。鉴于番禺市市桥镇北城香格里拉西餐厅于2001年1月15日已经变更企业名称为番禺市市桥镇北城新翡翠西餐厅，且于2002年7月1日注销了企业登记，证明被告已经主动变更了企业字号，停止了侵权行为，因此，原告要求被告停止在企业名称中使用“香格里拉”字号的诉讼请求没有事实依据，本院不予支持。
由于原告未举证证明被告在市场经营中实际使用了番禺市市桥镇北城香格里拉西餐厅的企业名称和被告获得专利权的两外观设计，也未举证证明被告注册该企业名称和申请两外观设计的行为给原告企业的声誉和商标信誉造成了实际损害，因此，其请求判令被告公开赔礼道歉的诉讼请求，没有事实依据，本院不予支持。
因原告要求本院向国家知识产权局专利复审委员会发出司法建议函的诉讼请求，不属于民事责任的承担方式，不属本民事争议的处理范围，本院不予支持。

（五）定案结论
北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国商标法》第五十二条第（五）项、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项之规定，作出如下判决：
1.被告黄某不得使用第99330367.6号名称为“招牌（西餐厅）”和第99330420.6号名称为“招牌（西餐厅）”的外观设计专利产品；
2.驳回原告香格里拉国际饭店管理有限公司的其他诉讼请求。
案件受理费1000元，由被告黄某负担。

（六）解说
自2001年7月1日施行的《中华人民共和国专利法》第二十三条增加了“授予专利权的外观设计不得与他人在先取得的合法权利相冲突”的规定，使得在先权利人取得了保护其合法权益，宣告与其在先取得的合法权利相冲突的外观设计专利无效的法律依据。但是，同时生效的《中华人民共和国专利法实施细则》第六十五条第三款则要求，以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效的，必须提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决，否则专利复审委员会不予受理。这样，在一定情况下，就会导致一些在先权利人无法依据《专利法》第二十三条的规定保护其权利。如果专利权人只是申请了外观设计专利，而没有实际实施该专利，则在先权利人没有法律依据起诉专利权人侵犯其合法的在先权利，也就无法取得生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决，不能提起无效宣告请求。这样，《专利法》第二十三条的新规定就形同虚设，无法发挥应有的积极作用。
本案判决在充分考虑了《专利法》第二十三条规定的立法本意的情况下，从充分考虑在先权利人的合法权益的角度出发，确认仅仅申请和占有与他人在先取得的注册商标专用权相冲突的外观设计专利亦构成商标侵权，为解决知识产权权利冲突的难题提供了新的思路。
（北京市第一中级人民法院　姜颖）