(一)首部
1.判决书字号
一审判决书:北京市第一中级人民法院(1993)中经初字第990号。
二审判决书:北京市高级人民法院(1998)高知终字第8号。
3.诉讼双方
原告(被上诉人):欧某,男,37岁,深圳市金盾服装有限公司总经理。
委托代理人(一审):李某,中诚知识产权保护服务有限公司律师。
委托代理人(一审):张某,中诚知识产权保护服务有限公司律师。
委托代理人(二审):李鹏,北京市大成律师事务所律师。
委托代理人(二审):薛峻松,北京市大成律师事务所律师。
原告(被上诉人):深圳市金盾服装有限公司。
法定代表人:欧某,总经理。
委托代理人(一审):李某,中诚知识产权保护服务有限公司律师。
委托代理人(一审):张某,中诚知识产权保护服务有限公司律师。
委托代理人(二审):李鹏,北京市大成律师事务所律师。
委托代理人(二审):薛峻松,北京市大成律师事务所律师。
被告(上诉人):无锡明星服装有限公司。
法定代表人:薛某,董事长。
委托代理人(一、二审):徐冲,北京市公诚律师事务所律师。
委托代理人(一、二审):徐明明,无锡东华律师事务所律师。
被告:张某,男,个体户。
5.审判机关和审判组织
一审法院:北京市第一中级人民法院。
合议庭组成人员:审判长:罗东川;审判员赵宪忠、刘海旗。
二审法院:北京市高级人民法院。
合议庭组成人员:审判长:魏湘玲;助理审判员刘继祥、刘薇。
6.审结时间
一审审结时间:1997年5月23日。
二审审结时间:1998年7月20日。
(二)一审诉辩主张
1.原告诉称:金盾(KINDON)商标于1991年6月10日由我在国家工商局登记注册(商标登记5xxxxxxx3号),用于我深圳市金盾服装有限公司(以下简称金盾公司)生产、经营的金盾牌高级西服。我经不懈努力,投入大量人力、物力、财力,金盾西服质量、信誉保持较高水平,金盾商标被评为深圳市特别保护名牌之一。1993年经资产评估,金盾商标价值人民币7013万元。1993年以来,市场出现假冒金盾西服,客户纷纷退掉订单,公司蒙受重大损失。经调查发现,在北京东四隆茂百货商店有被告明星公司生产的假冒我公司商标的金盾牌西服出售,每套售价2580元。我购买了一套并由国家公证处对购买事实进行了现场公证。据了解,无锡明星服装有限公司(以下简称明星公司)生产了两批仿冒品,数量达2000多套,价值人民币2799350元。上述被告为牟取非法暴利,大量仿制、销售原告合法注册商标,严重违反我国商标法、反不正当竞争法等有关法律、法规,严重地扰乱了市场经济秩序,严重地侵害了我的商标专用权,并造成我的巨大经济损失。我的诉讼请求为:(1)被告立即停止侵权行为;(2)公开向我公司道歉、消除影响;(3)赔偿公司因被告侵权行为受到的名誉损害、经济损失、商标信誉损害计17499350元人民币;(4)被告承担本案的所有诉讼费用及原告为本案的调查、处理所支出的全部费用。
2.被告明星公司辩称:我公司是1993年2月经国家工商局依法核准登记的中外合资企业,自成立至今仍处于试生产阶段,从未自行生产过“金盾”牌西服。1993年7月9日,我公司接受武汉市鸿发精品时装城(以下简称时装城)刘宗桥的来料加工要求,定作全毛男西装860套及男裤650条。双方口头约定,由时装城提供面料、商标(未明确使用何种商标)等,由我公司提供里料、有纺衬、无纺衬等辅料及包装。在加工过程中,时装城才向明星公司提供了商标标识(“金盾”商标),我公司按时装城要求将其提供的商标标识缝制于定作物之上,于1993年9月20日将全部定作物交于时装城,时装城支付加工费107000元(尚欠50100元)。1993年10月8日,时装城刘宗桥再次要求定作男西装900套。双方于1993年10月20日订立加工承揽合同,并补签了上一批的加工承揽合同(日期为原商定日)。在合同履行过程中,1993年11月5日,无锡市工商局查封了时装城委托加工的男西服955套。上述事实说明我公司不是原告诉称的“生产”,而是委托加工。原告将1993年中商标被他人假冒归咎于我公司,显然不合理。时装城的行为如果构成侵权,那么侵权后果只是860套西装和650条男裤,而且时间是在1993年9月20日之后。我公司承揽加工没有主观过错,也未获利,原告要求我公司承担巨额赔偿责任,即显失公平,又无法律根据。恳请法院依法追究直接侵权人的民事责任,以保护我公司的合法权益。
3.被告张某辩称:我商店专营服装,没有经营过假冒商品。此次进的金盾西服,是因为看了金盾广告及该西服的质量不错,想试销一下。1993年11月14日联系业务时,在武汉保昌精品店进了五套金盾西服,每套820元。回京后卖了四套,计10320元。我是初次经营金盾西服,不知道是假的,根据《商标法》第三十八条规定,我没有侵犯原告的商标专用权。
(三)一审事实和证据
北京市第一中级人民法院经审理查明:原告欧某是“KINDON及船形标志图形”商标的注册人。商标注册证号为5xxxxxxx3,该商标的核定使用商品为服装(第25类),注册有效期限自1991年6月10日至2001年6月10日,深圳金盾服装有限公司经深圳工商局登记于1991年7月10日成立,属私营企业,欧某为法定代表人。1991年8月1日欧某决定“KINDON”商标由深圳金盾服装有限公司拥有使用权。
1993年11月5日无锡工商局根据原告举报,现场查获无锡明星服装有限公司使用KINDON商标制作西服。1993年11月29日,原告派人在北京市东四隆茂百货店张某处以2580元购买了KINDON牌西服一套,国家公证处对购买行为进行了公证。1994年2月26日原告又派人在隆茂百货店购买“KINDON”西服一套,价格为2580元。隆茂百货店张某销售的KINDON西服是张某于1993年11月19日从武汉保昌精品店进的货,发票印章为武汉市保成路商场。
明星公司是1993年2月8日注册成立的中外合资企业,注册资金为60万美元,经营范围是生产销售各类服装。明星公司在诉讼中向法院提交了两份工矿产品购销合同复印件。合同签订地点为明星公司,签订的时间一份为1993年7月27日,一份为1993年10月12日。合同载明的供方为明星公司、需方为武汉鸿发精品时装城。一份合同均无公章,一份合同仅有明星公司的公章。1993年7月27日合同规定:来料加工全毛贡呢男西装860套、男裤650条、客供面料、商标、羊毛标记等,厂供里料、垫肩、包装材料等;合同总金额为157100元人民币;按面料数生产,合同数量有增减,1993年9月交货。1993年10月12日合同规定的数量为900套西装,合同金额为144000元,交货时间为1993年11月15日,其他内容与前一份合同基本相同。明星公司在履行了1993年7月27日的加工合同后,收到了无锡市纺织迅达纺织品公司转付的款项17000元、10000元,1993年10月9日收到80000元。明星公司在履行第二份合同时,1993年11月5日被无锡市工商局查获并处理。
1993年8月15日深圳国际房地产咨询股份有限公司根据深圳金盾服装有限公司1991年至1993年的经营状况(其中用于KINDON商标的广告宣传费用,1991年以来达1800万元),对KINDON商标的价值作出评估,结果是:1993年8月1日该商标的价值为人民币7013万元。
金盾公司提出由于KINDON商标受到侵害,其直接损失利润16182000元(1993年7月至11月业务量减少53940套,每套利润300元),退货损失1572000元(退货7860套,每套利润200元),还给公司造成巨大的无形损失,公司产品积压。
在案件受理后,根据原告的申请,本院经过审查确认原告提供的担保有效,于1995年12月10日对明星公司作出了财产保全裁定,并予以执行。后明星公司提供反担保、本院经审查认为其反担保有效,故裁定解除冻结、查封。
在审理过程中,明星公司提出对金盾公司在庭审中出示的假冒KINDON西服进行鉴定,以确定是否系明星公司生产。1994年8月22日本院委托国家服装质量监督检验测试中心(上海)进行鉴定,鉴定内容为金盾公司在庭审中出示的KINDON西服与明星公司加工的K1NDON西服半成品的异同点。国家技术监督检验中心1994年8月29日作出技术鉴定报告,结论为半成品与成品系非同一技术工艺生产,双方当事人针对鉴定报告提出了各自的书面意见。原告认为鉴定及其结论不能达到鉴别送检的两套服装是否明星公司生产的目的,更不能证明是否同一厂家生产。被告认为鉴定结论证明原告指控侵权的服装非明星公司加工,因此被告不是本案的合格被告。
本案受理前,金盾公司曾请求无锡工商局行政查处,1993年12月21日又书面要求撤回对经济赔偿的行政处理。原告明确表示,请求人民法院对被告侵犯商标权的民事责任包括赔偿问题予以处理。在本案审理过程中,无锡工商局于1993年12月27日作出锡工商案(1993)第453号“关于侵犯‘KINDON’注册商标专用权的处罚决定”,内容包括:(1)责令上述侵权人立即停止侵权行为。(2)收缴并销毁“KINDON”侵权商标标识。(3)消除现查封服装上的“KINDON”侵权商标。(4)责令刘宗桥赔偿欧某经济损失86000元,并处以罚款43万元。(5)责令明星公司赔偿欧某经济损失29700元,并处罚款59400元。
上述事实有下列证据证明:
1.企业法人营业执照。
2.欧某的KINDON商标注册证书。
3.商标使用协议书。
4.商标使用证明。
5.国家公证处(1993)国证内经安第0139号公证书。
6.销售发票。
7.明星公司制作金盾西服的照片。
8.两份工矿产品销售合同。
9.转账支票、收入凭证、记账联,领料出库单。
10.张某购买假金盾西服的收据。
11.关于金盾(KINDON)商标价值的评估结果报告。
12.国家服装质量监督检验中心(上海)的技术鉴定报告。
13.无锡市工商局工商案(1993)第453号处理决定书。
14.当事人陈述。
15.开庭笔录。
(四)一审判案理由
北京市第一中级人民法院认为:原告欧某是KINDON商标的注册人,金盾公司是该商标的合法使用人,依照我国商标法,其合法权益受法律保护,未经其许可,他人不得使用该商标或加以侵害。
明星公司明知原告是KINDON商标的权利人,却以营利为目的为他人生产侵犯原告商标专用权的产品,具有主观过错,行为已构成对原告商标权的侵害,应承担法律责任,包括停止侵权,消除影响,赔偿损失。明星公司提出其仅仅是加工承揽方,只应承担加工承揽行为的法律责任。由于明星公司所述负责联系这次委托加工的武汉鸿发时装精品城刘宗桥一直未能找到,为保护商标权人的合法权益,即使认定该加工承揽合同成立,明星公司也应先行承担其法律责任。因为明星公司未尽到商业经营中的谨慎审查义务,对该侵权行为应负连带责任,明星公司在承担责任后可以向委托加工方追偿。张某作为服装销售商,在经营中也应尽谨慎审查义务、其销售侵犯他人商标权的商品,侵害了原告的合法权益,又不能证明自己尽了注意义务,因此也构成侵权,应承担相应的法律责任。
关于鉴定问题,有关部门的鉴定结论为送检的成品和半成品非同一技术工艺生产,本院认为这一结论不能肯定张某销售的假冒金盾西服并非明星公司生产,故明星公司认为原告在北京起诉没有依据的理由不能成立,对其要求驳回原告起诉的请求,本院不予支持。依现有证据,不能证明原告的损失均由明星公司的行为导致,故原告的赔偿请求过高,本院不能全部支持。明星公司应承担与其侵权行为相应的赔偿责任,本院根据其加工并交货的860套西服和650条西裤给原告造成的损害确定赔偿额。对于侵权行为给原告商誉和商标造成的影响,被告也应承担适当的经济赔偿责任,被告张某也应承担与其侵权行为相应的赔偿责任。
(五)一审定案结论
北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条、《中华人民共和国商标法》第三十八条第(一)项、《中华人民共和国商标法实施细则》第四十一条第(一)项的规定,判决如下:
1.明星公司、张某立即停止对欧某、金盾公司商标权的侵害。
2.明星公司、张某自该判决生效后30日内在《法制日报》上公开向欧某、金盾公司赔礼道歉,道歉内容须经本案合议庭审核。逾期不执行,该院将公布判决内容,费用由被告承担。
3.明星公司自该判决生效后30日内向欧某、金盾公司支付赔偿金431960元。张某自该判决生效后30日内向欧某、金盾公司支付赔偿金8800元。
4.驳回原告的其他诉讼请求。
(六)二审情况
1.二审诉辩主张
明星公司不服一审判决,向本院提起上诉。理由是:(1)原审法院严重违反诉讼程序,致使上诉人在一审中无法行使法定的诉讼权利。(2)原审法院在本案主侵权人武汉鸿发时装精品城刘宗桥一直未能找到的情况下,未将这一必要的共同诉讼当事人列为本案当事人,进而判定上诉人先行代替主侵权人承担民事责任,同时还赋予上诉人有追偿的权利,没有法律依据。(3)原审判决认定的事实缺乏依据。司法鉴定结论明确确认非同一技术工艺生产,说明非同一加工厂加工制作。因此,上诉人曾因加工承揽所发生的侵权行为的结果在张某处没有发生。(4)上诉人依法不应承担重复处罚。请求二审法院查明事实,依法改判。
欧某、金盾公司在收到明星公司的上诉状后未提交书面答辩意见,只是在二审庭审中辩称:我方因上诉人的侵权行为已损失达千万,一审仅判赔了43万元,考虑到此案拖的时间太长,我方未再上诉。上诉人的侵权行为是明显的,其上诉理由根本不能成立。一审法院依法让当事人行使自己的权利,不存在违反程序的问题。是否追加刘宗桥为本案的共同被告,是原告的权利,被告无权干涉。关于鉴定,我们认为其结论缺乏法律效力,一审的认定是正确的。另外,根据我国《商标法》的规定,被侵权者可以要求司法救济。请求二审法院维持原判。
2.二审事实和证据
二审法院经审理查明的事实与一审查明的事实有以下不同:
原审判决认定“1993年11月29日,原告派人在北京市东四隆茂百货店张某处以2580元购买了KINDON牌西服一套,国家公证处对该购买行为进行了公证。1994年2月26日,原告又派人在隆茂百货店购买‘KINDON’西服一套,价格为2580元”。同时认定,该院委托国家服装质量监督检验测试中心(上海)进行鉴定的内容为金盾公司在庭审中出示的KINDON西服与明星公司加工的KINDON西服半成品的异同点。对一审判决认定的上述事实,二审认为:1994年2月26日的购买行为不能认定。因为在一审开庭过程中,明星公司对金盾公司当庭出示的假冒KINDON西服提出质疑,认为张某从武汉保昌精品店共进了5套假冒的KIM)ON西服,张某已卖出4套,剩下的一套封存在国家公证处,那么金盾公司当庭出示的这套西服来源于何处?并当庭要求对金盾公司在张某处购买的并经国家公证处现场公证的假冒KINDON西服进行鉴定。为此原审法院休庭,并当庭宣布待事实查清后继续开庭。原审法院于1994年8月22日委托国家服装质量监督检验中心(上海)进行鉴定,内容为金盾公司在张某处购买的并经国家公证处现场公证的假冒KINDON西服与明星公司加工的KINDON西服半成品的异同点。而非金盾公司当庭出示的假冒KINDON西服。
3.二审判案理由
北京市高级人民法院经审理认为:欧某与金盾公司作为KINDON商标的专用权人与合法使用人,其合法权益应当受到法律保护。明星公司明知被上诉人是KINDON商标的权利人,却未经权利人许可,以营利为目的为他人生产侵犯被上诉人商标专用权的产品,已构成对被上诉人商标权的侵害,应承担法律责任。原审判决在明星公司所述负责联系委托加工的武汉鸿发时装精品城刘宗桥一直未能找到的情况下,为保护商标权人的合法权益,让明星公司先承担法律责任,并无不当。原审判决审理程序虽有不规范之处,但并不影响本案的实体处理结果。关于明星公司上诉称:司法鉴定结论明确确认非同一技术工艺生产,说明上诉人因加工承揽过程中所发生的侵权行为没有在北京发生。对此问题,由于明星公司在一审答辩期内未提出管辖异议,现在二审期间提此问题,根据最高人民法院司法解释的有关规定,本院不予考虑。原审判决认定事实基本正确,适用法律正确,应予维持,但无锡市工商行政管理局处理决定中已责令明星公司赔偿欧某的29700元应予扣除。
4.二审定案结论
北京市高级人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(三)项之规定,判决如下:
(1)维持北京市第一中级人民法院(1993)中经知初字第990号民事判决的第一、二、四项。
(2)撤销北京市第一中级人民法院(1993)中经知初字第990号民事判决的第三项。
(3)自判决生效之日起30日内,明星公司向欧某、金盾公司支付赔偿金402260元。张某向欧某、金盾公司支付赔偿金8800元。
(七)解说
1.关于原审法院是否遗漏了必要的共同诉讼当事人的问题
必要的共同诉讼,是指当事人一方或双方为二人以上,其诉讼标的是共同的,人民法院必须合并审理的诉讼。必要的共同诉讼有两种情况:一种是当事人之间原来就有共同的权利义务关系,他们基于这种关系作为一方当事人起诉、应诉,而成为必要的共同诉讼。另一种是一方当事人之间原来没有共同的权利义务,但是由于同一事实和法律上的原因,才在他们之间产生了共同的权利义务关系。本案属于后一种情况。武汉鸿发精品时装城的刘宗桥与明星公司之间原本没有共同的权利义务关系,只是基于1993年7月27日和1993年10月12日双方签订的两份服装加工承揽合同这一事实,才在他们之间产生了共同的权利义务关系。一审法院既然认定双方签订的两份服装加工承揽合同成立,那么作为共同侵权人的武汉鸿发精品时装城的刘宗桥就应作为本案的共同被告参加诉讼。一审法院未将其列为本案的共同被告,也没有采取一定的方式通知其参加诉讼显然是不妥当的。
2.关于本案是否存在重复处罚的问题
我国《商标法》规定,对侵犯注册商标专用权的,被侵权人可以向县级以上工商行政管理部门要求处理,也可以直接向人民法院起诉。金盾公司于1993年11月6日向无锡市工商局提出“关于申请严肃查处无锡明星服装有限公司制造假冒名牌商品的报告”后,又于同年12月21日向无锡市工商局书面申请撤销对明星公司的索赔要求,并明确表示将诉诸法律,交付有关法院审理。这本是当事人自主选择的权利,但无锡市工商局没有理会金盾公司的申请,而是于同年12月27日作出处罚决定,责令明星公司赔偿欧某经济损失仅29700元,这样做显然违背了金盾公司的意志,原审法院根据明星公司加工并交货的860套西服和650条西裤给原告造成的损害确定赔偿额,并考虑此侵权行为给原告商誉和商标造成的影响,判决明星公司向欧某、金盾公司支付赔偿金431960元是可以的,但鉴于无锡市工商局的处罚决定与本案系基于同一法律事实作出的,故无锡市工商局已责令明星公司赔偿欧某的29700元应予扣除。
(魏湘玲)
案例来源:国家法官学院,中国人民大学法学院 《中国审判案例要览.1999年经济审判暨行政审判案例卷》 中国人民大学出版社 第287 - 293 页