(一)首部
1.判决书字号:海南省海口市中级人民法院(1994)海中法行初字第4号。
3.诉讼双方”
原告:琼山市大致坡镇牛角雕工艺厂。
法定代表人:英某,副厂长。
委托代理人:符绍昌,海南省第二律师事务所律师。
被告:海南省专利管理局。
法定代表人:李某,局长。
委托代理人:邝某,该局专利管理处副处长;陈某,该局专利管理处科员。
第三人:海口市金平旅游工艺厂。
法定代表人:陈某2,厂长。
委托代理人:陈某3,该厂副厂长;李凌,海口市对外经济律师事务所律师。
5.审判机关和审判组织
审判机关:海南省海口市中级人民法院。
合议庭组成人员:审判长:吴奇新;代理审判员:刘立卓、郭朝阳。
(二)诉辩主张
1.被诉具体行政行为:1993年4月24日,海口市金平旅游工艺厂向海南省专利管理局提出请求,要求确认琼山市大致坡镇牛角雕工艺厂侵犯其所生产的蕉旗鱼、凤凰鸟、金鱼、双雁腾飞、鹊鸟、钓鱼鸟、老鹰、大嘴鸟、虎鲨鱼等12项牛角雕外观设计专利权。海南省专利管理局于1994年1月25日以(94)琼专纠处字01号处理决定书作出处理决定:“琼山市大致坡镇牛角雕工艺厂生产、销售翠鱼鸟、老鹰、鲨鱼、大长尾鹰、虎鲨鱼工艺产品侵犯了海口市金平工艺厂的外观设计专利权,立即停止生产、销售侵权产品,并赔偿经济损失7500元。”琼山市大致坡镇牛角雕工艺厂不服海南省专利管理局的处理决定,认为该处理决定否认了本厂在1992年6月前已生产翠鱼鸟、老鹰、鲨鱼、大长尾鹰、虎鲨鱼雕刻品,于1994年4月11日向海南省海口市中级人民法院提起行政诉讼,要求撤销海南省专利管理局(94)琼专纠处字01号专利纠纷处理决定。
2.原告诉称:海南省专利管理局的处理决定否认了原告在1992年6月前已生产翠鱼鸟、老鹰、鲨鱼、大长尾鹰、虎鲨鱼雕刻品。1992年4月首届海南国际椰子节展销期间,原告通过海南福利工贸总公司办理手续,在海口市望海楼大厅展销时,海南福利工贸总公司制作放大镜头广告牌,上面有大凤凰、志鸟、长尾鹰、老鹰雕品相片。展销期间省领导参观时,福利工贸总公司摄下的相片可以看到原告展销的部分产品。海南省福利工贸总公司于1992年3月5日开的收条、海口市国宾购物中心仓库1992年5月29日的仓库验收单上记载着老鹰、长尾鹰、鲨鱼、翠鱼鸟、虎鲨鱼产品的数量和价格。1992年4月,原告将长尾鹰、鲨鱼、翠鱼鸟、老鹰交给海口市椰雕工艺厂代销,有协议和交货清单。原告产销翠鱼鸟、老鹰、鲨鱼、大长尾鹰、虎鲨鱼等牛角雕产品于1991年底已开始,而第三人于1992年6月底才提出专利申请,1993年3月底才被授予专利权。因此,被告确认原告侵犯第三人的专利权是与《中华人民共和国专利法》第六十二条第三项规定相悖的,故要求撤销。
3.被告辩称:琼山市大致坡牛角雕工艺厂提交的证据中,1992年4月参加广交会展销的相片,可辨产品形状的有孔雀、凤凰鸟、金鱼、双飞雁、志鸟五件产品。在海南省福利工贸总公司的收条、海口市椰雕工艺厂的产品清单、海口市国宾购物中心仓库验收单上仅有产品的名称。经被告派人到海口市国宾购物中心进行调查、取证,因进货时间已久,仅在该中心的秀英仓库找到几件残余产品,其中有双飞雁、大头鸟两件产品。根据《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款,外观设计专利权的保护范围以表示在图片或照片中的该外观设计专利产品为准。被告将海口市金平旅游工艺厂和琼山市大致坡镇牛角雕工艺厂的12件产品进行了对比,除了箭鱼与蕉旗鱼在外观造型上有明显差异外,其他产品的外观造型是相同或相似的。根据《中华人民共和国专利法》第六十二条第三项,在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的不视为侵权。被告要求大致坡牛角雕工艺厂提交在海口市金平旅游工艺厂专利申请日前后的生产规模和产品数量情况,该厂未予提供。在被告前往取证时,也未予以配合,态度强硬。据此,被告根据《中华人民共和国专利法》第六十条第一款规定作出处理决定书。该决定书是依照外观设计专利权保护原则而作出的,有法律根据,也是适量的,请求法院维持。
4.第三人诉称:第三人于1993年4月24日向海南省专利管理局请求保护外观设计专利权,经海南省专利管理局半年多的调查、取证和同年9月6日、13日两次召开调处会,进行调解,最后因原告琼山市大致坡镇牛角雕工艺厂拿不出有力证据说明第三人外观设计专利产品翠鱼鸟、老鹰、虎鲨鱼、鲨鱼、大长尾鹰是原告生产和投放市场在先而第三人申请在后,被海南省专利管理局确认为侵权产品,这是以事实为根据,以法律为准绳的。因此请求法院维持海南省专利管理局的处理决定。
(三)事实和证据
海口市中级人民法院经公开审理查明:第三人海口市金平旅游工艺厂1992年6月27日向国家专利局提出12种牛角雕工艺品外观设计专利申请,于1993年2月7日至3月26日期间分别获得外观设计专利权。1993年4月24日第三人以原告侵犯其牛角雕工艺品外观设计专利为由,向被告提出保护专利权请求书。被告受理后,于同年9月6日和13日召开了双方当事人参加的调处会,对原告生产销售的12种牛角雕工艺品是否侵犯第三人外观设计专利权,进行了调查和调解。被告依据原告提供的1992年4月参加首届海南国际椰子节和广州71届春季广交会的照片四幅中的一幅(广交会照片)和双方当事人各自提供的工艺品样品,确认原告生产的箭鱼不列入第三人蕉旗鱼外观设计专利保护范围;孔雀、凤凰鸟、金鱼、双飞雁、志鸟、大头鸟六种工艺品的产销是在第三人专利申请日前进行的,不视为侵权产品,可在原规模范围内继续生产销售。同时,被告对原告提供的参加首届海南国际椰子节展销的照片二幅,认为拍照日期是9月不清,未予采纳。并以原告没有充分证据证明其生产销售的翠鱼鸟、老鹰、鲨鱼、大长尾鹰、虎鲨鱼五种工艺品是在第三人专利申请日前进行的,侵犯了第三人外观设计专利权,作出立即停止上述五种工艺品的生产销售,并赔偿第三人经济损失7500元的处理决定。
上述事实有下列证据证明:
1.中国专利局外观设计受理通知书、授予专利决定书、外观设计专利证书、专利公报。
2.海南省专利管理局专利纠纷处理决定书。
3.1992年4月首届海南国际椰子节及71届广州春季广交会原告展销的部分产品的照片七幅。
4.1992年5月29日海口市国宾购物中心仓库验收单。
5.调查笔录及当事人陈述笔录。
(四)判案理由
法院认为:原告为证明自己生产销售的牛角雕工艺产品是在第三人外观设计专利申请日前进行的,曾向被告提供特定背景照片四幅,均为带日期功能的自动相机所拍摄。其中三幅照片背景摄入了部分双方当事人争议的外观设计专利工艺品图像。被告对其中参加第71届春季广交会的一幅照片背景中工艺品外观形状、参照原告和第三人提供的实物予以确认。而对另两幅参加首届海南国际椰子节的照片,则以照片的日期月份数字是“9”字为由,既未对照片场景、人物情况进行调查核实,查明具体时间,也未对照片背景中两件争议的工艺品形状进行辨别、确认。根据《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款、第六十二条第三项规定,被告认定原告五件工艺品为侵权产品,主要证据不足。被告对已确认原告在第三人外观设计专利申请日前产销的六种工艺品的原生产规模、范围也未查清和作出相应的限定。故对其要求维持的理由,不予支持。
(五)定案结论
海南省海口市中级人民法院根据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第(二)项之规定,作出如下判决:
1.撤销海南省专利管理局所作的(94)琼专纠处字01号专利纠纷处理决定书。
2.海南省专利管理局应重新作出行政处理决定。
一审案件受理费100元,由被告海南省专利管理局负担。
(六)解说
本案是一起外观设计专利侵权纠纷案。海南省专利局认定原告侵犯第三人享有的外观设计专利权必须具备两个条件:第一,原告生产、销售的牛角雕工艺品与第三人已获得外观设计专利权的牛角雕工艺品在外观设计上相同。第二,原告生产、销售上述工艺品是在第三人提出外观设计专利申请日后进行的。《专利法》规定,“在专利申请日前已制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的”“不视为侵犯专利权”。
本案中,被告认定原告生产、销售的五种牛角雕工艺侵犯第三人专利权,主要是由于原告不能证明自己生产该五种工艺品是在第三人专利申请日前进行的。我国《专利法》规定,“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准”,也就是说法律保护的是一种“形状”。那么本案原告在举证时,只有自己生产产品的名称、数量、销售合同等还远远不够,重要的是将其名下的产品形状也同时表现出来,才能够以事实证明自己在第三人专利申请日前已经生产了相同产品。案中,原告提供了摄于1992年4月首届海南国际椰子节展销会的照片,其中一张有争议中的两件牛角雕工艺品的图像,外观设计“形状”很明显,但被告认为照片上的月份日期(带时间功能自动相机所拍)是9,而不是4,没有调查、核实照片场景和时间就将其断定为第三人专利申请日(1992年6月)后拍摄的,故将这两件工艺品列到侵权产品之中。本案经审理,正是从这张照片上的两件牛角雕工艺品是否与第三人专利产品相同入手,认定被告未经鉴别就作出侵权决定属于事实不清,因而判决撤销被告的处理决定,无疑是正确的。究竟这两件牛角雕工艺品是不是侵权产品,法院不能以外观易辨而代替专利管理机关鉴别认定,因而判决被告重新作出处理决定,也是恰到好处的。此案判决不足之处是对被告重新作出处理决定应有一个时间期限,以利于监督行政机关依法行政,保护原告与第三人的合法权益。
(刘立卓 王法坚)
案例来源:中国高级法官培训中心,中国人民大学法学院 《中国审判案例要览:1995年综合本》 中国人民大学出版社 第1461 - 1464 页