（一）首部

1.判决书字号
一审判决书：北京市第一中级人民法院（2000）京一中知初字第14号。
二审判决书：北京市高级人民法院（2000）京高知终字第70号。

2.案由：确认转让注册商标行为无效案。

3.诉讼双方
原告（被上诉人）：北京世都百货有限责任公司。
法定代表人：刘某，执行董事。
委托代理人：薛军福、周缅，北京市金德律师事务所律师。
被告（上诉人）：北京世都同盟商业管理有限公司。
法定代表人：胡某，执行董事。
委托代理人：郭家汉，北京市鼎业律师事务所律师。
委托代理人：刘建民，北京市华地律师事务所律师。
第三人：胡某，北京世都同盟商业管理有限公司执行董事。
委托代理人：王林平，北京市新世达律师事务所律师。

4.审级：二审。

5.审判机关和审判组织
一审法院：北京市第一中级人民法院。
合议庭组成人员：审判长：赵宪忠；代理审判员：苏杭、娄宇红。
二审法院：北京市高级人民法院。
合议庭组成人员：审判长：刘辉；代理审判员：刘继祥、胡平。

6.审结时间
一审审结时间：2000年7月26日。
二审审结时间：2000年12月19日。

（二）一审诉辩主张

1.原告诉称：1997年1月原告向国家商标局申请注册“世都”商标，同年9月21日经国家商标局公告，核准予以注册，该注册商标经原告经营已成为原告重要的无形资产。被告的法定代表人胡某在原告公司担任执行董事期间，违反公司法规定的竞业禁止义务，与他人共同出资注册了与原告经营范围同类的世都同盟公司，其中胡某出资400万元，占该公司注册资本的40%，是该公司的最大股东。不仅如此，胡某还利用在原告公司中担任执行董事和总经理职务的便利条件，在公司其他股东不知情的情况下，于1999年1月擅自将原告的1XXXXX5号注册商标“世都”无偿转让给了由他任执行董事、法定代表人、并占有40%股份的被告公司，严重侵害了原告的合法权益，违反了《中华人民共和国民法通则》第五十八条、第六十一条和《中华人民共和国公司法》第五十九条、第六十一条的规定。故要求人民法院判决：（1）确认原被告之间转让1XXXXX5号“世都”注册商标的行为无效。（2）要求被告将依无效转让行为取得的1XXXXX5号“世都”注册商标返还给原告。

2.被告辩称：（1）本案中的商标转让包括两种行为，一是当事人之间的转让商标行为，二是商标局予以核准的行为，且该行为是决定性条件，原告起诉要求将商标返还，实质上也是要求法院判决确认商标局的核准行为无效，因此，只有商标评审委员会有权对核准转让的行为是否有效做出最终裁决。故将该转让行为作为一个整体来看，法院不应行使管辖权。（2）原告是违法设立的企业法人，原告的最大股东黄某持有香港身份证，是外商身份，但在原告公司注册成立时，他却假冒中国公民的身份作为原告的股东出资，以欺诈手段注册了公司，违反了有关法律的规定。因此，原告不具有合法的主体资格、诉权和商标专用权。（3）由于转让注册商标的行为已经商标局核准、公告，产生了法律效力，故原告的请求实际上是针对商标局的行政行为提出的，因此我公司不应是本案的被告。（4）转让商标行为已经法定程序予以公告，在3个月的公告期内，原告并未提出异议，故原告的诉讼请求无法律依据。（5）胡某的个人行为与本案无直接的法律关系，即使胡某的行为构成竞业禁止，也不必然得出转让商标行为无效的结论。综上所述，原告的主张没有事实和法律依据，请求人民法院驳回原告的诉讼请求。

3.第三人胡某述称：（1）原被告不属于同类企业，二者在经营性质、经营范围、字号等方面均不相同，故其没有违反公司法竞业禁止的规定。（2）根据公司章程赋予我的权利和多年来的运作模式，并作为公司的执行董事、法定代表人，我有权代表原告公司进行转让。（3）“世都”注册商标的转让是我依职权代表原告所为的善意行为，“世都”注册商标的设计、创立、注册登记均是我与原管理层人员经营努力完成的。为了使“世都”商标不再贬值，我才代表原告将该商标转让，目的在于保护它、推广它，而转让时的无对价，也正是一种最恰当的对价。（4）“世都”商标的注册登记有瑕疵，在原告的经营范围中没有“商业企业管理、策划、咨询”等项目，但在1XXXXX5号注册商标的服务项目中却注册登记了“商业管理咨询、贸易业务的专业咨询、市场分析、市场研究”等，而恰恰这些是被告的主要经营范围，因此，将该注册商标予以转让，正是使该商标的服务项目与被告企业的经营范围相一致。（5）原告已经将该商标在22个类别上予以注册，我代表原告转让的只是其中注册在第35类上的“世都”商标，原告还拥有其他“世都”商标可以使用。综上所述，要求法院驳回原告的诉讼请求。

（三）一审事实和证据
北京市第一中级人民法院经审理查明：世都百货公司于1995年9月20日成立，由黄某、薛某、胡某、刘某、刘某1共同出资设立，注册资本为2 000万元。原法定代表人为该公司执行董事胡某。公司经营范围（销售）为：百货、五金、交电、针纺织品、家具、建筑材料、医疗器械、工艺美术品、字画、副食品、烟（零售）、美容美发、餐饮、摄影、咨询服务（中介服务除外）、人才培训。2000年1月18日经北京市工商行政管理局核准变更法定代表人为刘某。在该公司章程第十八条、第二十三条中规定：执行董事行使下列职权：（1）负责召集、主持股东会，并向股东会报告工作；（2）执行股东会决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少注册资本的方案；（7）拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）聘任或解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项；（10）制定公司的基本管理制度；（11）检查股东会议的落实情况，并向各位股东报告；（12）代表公司签署有关文件；（13）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并事后向股东会报告。
被告世都同盟公司于1998年11月9日成立，法定代表人胡某，注册资本为1 000万元，经营范围为：商业企业管理、策划、咨询；摄影服务；销售；百货，针纺织品，家具，建筑材料，医疗器械，五金交电，工艺美术品，包装食品；美容美发。经北京市工商行政管理局门头沟分局确认，世都同盟公司股东为胡某，出资额400万元，占注册资本的40%，任公司执行董事；王某，出资额为300万元，占注册资本的30%，任公司监事；王某1，出资额为300万元，占注册资本的30%，被聘为公司经理。
王某1于1996年9月至1999年1月期间，曾在世都百货公司任计划财务部经理。王某于1996年10月至1999年1月期间，曾在世都百货公司任F1层经理。
1997年9月21日出版的1997年第35期（总第608期）《商标公告》的初步审定商标公告中登载：第1XXXXX5号，申请日期1997年1月15日；商标为：经美术变形的“世都”文字商标（指定颜色）；服务项目：商业咨询；商业管理咨询；贸易业务的专业咨询；市场分析；市场研究；推销（替他人）；人事管理咨询；人员招收等；申请人：世都百货公司；1997年第47期（总第620期）《商标公告》中登载，1997年9月21日总第608期商标公告刊登的初步审定商标，审定期满，下列商标核准注册。商标专用期限自1997年12月21日至2007年12月20日。其中含有注册号为1XXXXX5的初步审定商标。第1XXXXX5号注册商标的商标注册证载明第1XXXXX5号注册商标为经美术变形的“世都”文字商标（指定颜色）；注册人为世都百货公司；注册有效期限自公元1997年12月21日至2007年12月20日。1999年1月28日，经国家商标局核准，在1999年第16期（总第685期）《商标公告》上刊登了转让注册商标公告，其中包括1XXXXX5号注册商标，即“世都”商标。经原告进行商标查询，并由商标局确认，1XXXXX5号注册商标，即“世都”商标于1999年1月21日被申请转让，注册人及申请人为世都同盟公司。
关于转让注册商标行为的经办人员和具体过程，原告的股东黄某、刘某、薛某、刘某1以书面形式声明：（1）胡某与他人成立世都同盟公司一事，其他股东事前并不知情；（2）胡某在任公司执行董事、总经理期间将公司注册商标转让给世都同盟公司，事先未通知过其他股东；（3）胡某将公司注册商标转让给与其有重要利害关系的被告公司，是胡某损害公司利益，自己牟取私利的行为，要求将“世都”商标专用权索回。被告主张：“世都”商标的转让是原被告双方通过口头方式达成一致，由原告将“世都”商标无偿转让给被告。第三人主张：在转让该商标之前，第三人已经通知其他股东，公司以往进行决策时都是采用这种方式；转让该商标时，第三人同时任原告和被告的执行董事、法定代表人，并分别指派原告公司的徐迪、被告公司的王某1办理转让商标事宜。
1999年3月27日，胡某向北京市工商行政管理局东城区分局提出撤销世都百货公司企业登记及吊销其营业执照的申请，主张1993年至1996年，黄某、薛某以香港人身份先后出任多家公司的董事长、董事，与申请成立世都百货公司时所使用的大陆身份不一致，违反了有关法律的规定。但北京市工商行政管理局东城区分局未对被告的申请做出裁决。为此，胡某向北京市东城区人民法院提起行政诉讼，要求北京市工商行政管理局东城区分局履行法定职责。
上述事实有下列证据证明：
1.世都百货公司章程、营业执照。
2.被告营业执照复印件。
3.经北京市工商行政管理局门头沟分局确认的世都同盟公司股东及其出资情况的复印材料。
4.世都百货公司世都人字（96）第19号任职决定。
5.世都百货公司合同付款申请单。
6.第1XXXXX5号注册商标的商标注册证。
7.1997年第35期、第47期、1999年第16期《商标公告》。
8.“世都”商标查询单、转让注册商标申请书、核准转让注册商标通知单、核准转让注册商标证明。
9.原告公司4位股东致法院的函。
10.四家中外合资企业的外商投资申请登记表及被告要求撤销世都百货公司企业登记及吊销其营业执照的申请书。

（四）一审判案理由
北京市第一中级人民法院鉴于上述事实和证据认为：商标专用权是我国民法通则明确规定的一项民事权利，根据我国民法通则关于民事权利的规定，依法取得的商标专用权受法律保护。虽然商标专用权的取得需经过行政管理机关的核准注册，但申请、登记、注册只是获得权利所需要履行的程序，并不能改变商标专用权作为民事权利的性质。商标专用权作为一项民事权利，与其相关的财产所有关系及流转关系属于民事法律关系范畴，因此，平等民事主体间就商标专用权转让行为的效力所发生的争议，是因民事法律关系而产生的纠纷，属于人民法院受理民事诉讼的范围。根据以上理由，原告的起诉系基于民事法律关系而发生的民事诉讼，符合民事诉讼法的有关规定，被告认为我院没有管辖权的理由不能成立，本院不予采纳。注册商标的转让虽需经商标局核准及公告才能生效，但商标局的核准及公告是基于当事人之间的转让行为产生的，转让行为是否有效，应由实施该行为的当事人承担责任，对转让行为权利的审查属于民事诉讼的范围。因此，被告作为转让行为的一方当事人及争议商标现在的注册人，原告有权对其提起民事诉讼。被告有关自己不应是本案被告、应以商标局为本案被告的主张不能成立。被告主张原告是违法设立的企业法人，没有主体资格。经本院查明，原告是经国家工商行政管理机关核准登记注册的企业，工商行政管理机关至今并未撤销原告的企业法人资格，故被告的这一主张，没有法律依据，本院不予采信。
根据《公司法》第四条的规定，公司股东作为出资者按投入公司的资本额享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。该法第五十九条规定，董事、监事、经理应当遵守公司的章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己牟取私利。该法第六十一条规定，董事、经理除公司章程或股东会同意外，不得同本公司订立合同或者进行交易。
原告世都百货公司成立后，通过其商业活动已经使其注册的“世都”商标在北京市商业领域具有了较高的知名度。“世都”商标已经成为原告向社会公众提供商业服务并区别于其他商业经营者的标志，是公司的重要无形资产，对公司的经营与发展有着至关重要的作用。该商标的转让将直接关系到公司的经营与发展，并影响其他股东的利益，其转让属于公司决策上的重大事项。在这种情况下，该商标的转让应征得股东会的同意。
第三人胡某作为原告公司执行董事及法定代表人，根据法律规定，有义务维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己牟取私利。但第三人在未经原告股东会同意的情况下，擅自将公司的重要无形资产——注册于35类上的“世都”商标以口头协商的方式无偿转让给自己占有最大股份的被告公司。第三人的转让行为既没有公司章程的授权，也没有经过公司股东会的同意，违背了作为公司执行董事、法定代表人对公司应尽的忠实义务，违反了有关公司董事不得擅自同本公司订立合同或者进行交易的规定，该行为给公司的利益带来了严重损害，第三人作为行为人，主观上具有过错。第三人代表原告转让注册商标的行为并不是原告的真实意思表示。尽管在转让行为的外在表现形式上是由原被告双方共同完成，但实际上该转让行为是第三人个人利用其在原告公司的职务冒用原告名义实施的。第三人主张其作为公司的执行董事有权实施该行为，根据不足，本院不予采纳。
第三人为被告世都同盟公司的法定代表人及主要股东，故对第三人在商标转让过程中实施的行为，被告应承担责任。在商标转让行为实施过程中，第三人作为被告法定代表人所持主观状态，应认定为被告实施转让行为时的主观状态。因此，在实施转让行为时，被告应当知道商标转让是第三人在未经过原告股东会同意的情况下利用职权之便擅自进行的，并且第三人的转让行为违反了有关公司董事不得擅自同本公司订立合同或者进行交易的规定，被告亦应了解自己无偿受让该商标所给原告造成的巨大损失。在这种情况下，被告为自己的不当利益，仍实施转让行为，主观上具有过错，已构成与第三人恶意串通、损害原告利益的行为。
根据我国《民法通则》的规定，民事法律行为是公司或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为，行为人意思表示应当真实，恶意串通损害他人利益的行为属于无效的民事行为。根据以上理由，本案涉及的商标转让行为不是原告的真实意思表示，被告在实施该行为时与第三人恶意串通，损害了原告的合法权益，故原被告之间转让原告注册商标的行为应认定为无效，被告应承担将依据该无效民事行为所获得的“世都”注册商标返还给原告的民事责任。

（五）一审定案结论
北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民法通则》第二条、第五十五条、第五十八条第一款第（四）项、第（五）项、第二款、第九十六条，《中华人民共和国公司法》第四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第三条、第一百零八条第（四）项之规定判决如下：
1.原告北京世都百货有限责任公司与被告北京世都同盟商业管理有限公司转让1XXXXX5号“世都”注册商标的行为无效。
2.被告北京世都同盟商业管理有限公司于本判决生效之日起30日内将1XXXXX5号“世都”注册商标返还给原告北京世都百货有限责任公司。
本案案件受理费人民币1000元，由被告北京世都同盟商业管理有限公司负担。

（六）二审情况

1.二审诉辩主张
上诉人诉称：世都百货公司是非法设立的企业，一审法院应依法中止审理；世都百货公司提交给一审法院的重要材料，未经当庭质证，不应作为本案判决依据；胡某转让商标的行为，属于自己职权范围内的行为，又通知过其他股东，世都同盟公司在主观上没有过错，不存在恶意串通；一审法院对本案不应行使主管、管辖权，本案不属于人民法院受理民事诉讼的范围。本案应由国家工商行政管理局商标评审委员会主管，人民法院不应行使管辖权；世都同盟公司在一审答辩期内对本案提出管辖异议，一审法院未依法裁定，剥夺了世都同盟公司对法院驳回管辖异议的上诉权。
世都百货公司辩称：服从一审判决。

2.二审事实和证据
北京市高级人民法院确认了一审法院认定的事实与证据。

3.二审判案理由
北京市高级人民法院经审查认为：一审法院认定事实清楚，适用法律正确。

4.二审定案结论
北京市高级人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
一审案件受理费1 000元，由北京世都同盟商业管理有限公司负担，二审案件受理费1 000元，由北京世都同盟商业管理有限公司负担。

（七）解说
本案是一起典型的公司高级职员侵害股东及公司权益的案件，在日常经济活动中，类似案件也常有发生，因此本案的审理对规范公司内部治理结构，促进公司民主管理具有一定的积极意义。
就本案审理而言，法院在判决中主要抓住两个焦点、分两个层次进行了分析、论证：
1.胡某是否有权代表原告公司进行商标转让行为。
从判决的判理部分可以看出，这一问题主要涉及公司法方面的法律规定。首先，由于本案原告的诉讼请求是确认原被告之间的转让注册商标行为无效，而非要求确认胡某的行为构成竞业禁止，因此胡某与王某1、王某成立世都同盟公司行为的性质在判决中并没有予以认定。但作为本案审理的一个背景，原被告公司在经营范围上大部分是相同的，由于在经营范围中经营内容的前后排列顺序并不能表明实际经营中的主次之分，且原被告的经营范围均没有主营与兼营的划分，故可以认定胡某与王某1、王某成立的世都同盟公司与原告公司属于同业，因此胡某的行为已经构成公司法中规定的竞业禁止行为。其次，作为公司的执行董事和法定代表人，胡某确实享有广泛的权利，但是行使这些权利的前提是他应对公司尽到诚实、信用、维护公司利益的义务。在本案中胡某为给自己谋取私利，在明知自己无权对转让公司注册商标这一重大事项单独做出决定的情况下，超越公司章程规定的职权范围，避开股东会的决议程序而擅自将公司的注册商标无偿转让给自己拥有重大利益的被告公司。因此，其行为并不是原告的真实意思表示，而仅仅是其个人意志的体现。这是判决论证的第一个层次。
2.原被告之间的商标转让行为是否符合法律规定的有效要件。
原告所诉是确认原被告之间的转让行为无效，因此最终的论证还是要回到民事法律规定上来。一个民事行为的合法有效主要需审查该行为是否符合《民法通则》第五十五条规定的民事法律行为的有效要件以及是否存在第五十八条规定的几项导致民事行为无效的情形。在本案中，尽管胡某的行为具有明显的主观恶意，但如果商标的受让方是善意接受该转让，则该转让行为对于受让方来讲就会出现另一种情况。而在本案中，根据查明的事实，被告公司的三位股东在转让商标行为发生时均是原告公司中高级管理人员并担任重要职务，且胡某是原告公司的执行董事，同时也是被告公司的法定代表人，因此，对于该转让行为未经原告股东会通过，胡某无权代表原告公司转让该商标，该商标是无偿受让，以及该转让行为将会给原告公司带来的损害，被告显然是明知的。因此也就可以得出被告在受让该商标时同样具有主观恶意的结论。
经过上述分析可以看出，胡某与被告的行为共同损害了原告的利益，具有同样的主观恶意，具备了《民法通则》第五十八条中规定的双方恶意串通，损害第三人合法权益的要件，同时胡某擅自转让商标的行为也违反了公司法的有关规定。故原被告之间转让注册商标的行为是无效民事行为。
（仪军）