（一）首部

1.判决书字号：北京市第一中级人民法院（2000）一中行初字第190号。

2.案由：要求享有本国优先权案。

3.诉讼双方
原告：方某，男，1954年4月3日出生，汉族，宁波南方电器制造有限公司董事长。
委托代理人：刘某，女，北京京强专利事务所专利代理人。
委托代理人：邱某，男，宁波南方电器制造有限公司总经理。
被告：中华人民共和国国家知识产权局。
法定代表人：姜某，局长。
委托代理人：阚某，该局干部。
委托代理人：刘某1，该局干部。

4.审级：一审。

5.审判机关和审判组织
审判机关：北京市第一中级人民法院。
合议庭组成人员：审判长：喻珊；代理审判员：张靛卿、梁菲。

6.审结时间：2000年12月19日。

（二）诉辩主张

1.被诉具体行政行为：方某因不服国家知识产权局对其做出的不予恢复优先权要求的审批决定，向国家知识产权局提出复议申请。国家知识产权局于2000年9月27日做出复议决定，认为方某在其在先专利申请已经取得授予专利权通知后，方提出在后专利申请，此时，其在先专利申请已被批准授予专利权。根据《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称《专利法实施细则》）第三十三条第二款第（二）项的规定，以及《审查指南》第一部分第一章第3.2.2.1节规定，应视为方某未要求本国优先权。国家知识产权局依照《行政复议法》第二十八条第（一）项规定，决定：维持本局在2000年2月18日做出视为未要求本国优先权决定，以及在2000年7月14日做出不予恢复权利的审批决定，驳回复议申请人方某的复议请求。

2.原告诉称：国家知识产权局虽然已向其发出授予专利权的通知，但与批准授予专利权是两个完全不同的法律行为。前者应是批准授予专利权之前的一个法定程序，是否最终被批准授予专利权，还要根据申请人是否按期办理登记手续来确定。方某未按规定交纳各项费用，其在先申请并未被批准授予专利权。国家知识产权局的决定违反了《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）及其《专利法实施细则》的规定，请求法院撤销国家知识产权局做出的复议决定，并恢复9XXXXXXX.3专利申请的本国优先权。

3.被告辩称：被告向原告方某做出授予专利权并办理登记手续的通知，就是《专利法实施细则》“已经被批准授予专利权的”情形，《审查指南》第3.2.2.1节的规定与《专利法实施细则》的规定是一致的。虽然方某的在先专利申请未被授予专利权，但方某在其在先专利申请被批准后方提出在后专利申请，本局做出的视为未要求本国优先权的复议决定，符合《专利法实施细则》及《审查指南》的规定，不存在适用法律错误的问题，故请求法院驳回方某的诉讼请求，维持国家知识产权局作出的视为未要求本国优先权决定和复议决定。

（三）事实和证据
北京市第一中级人民法院经公开审理查明：1998年12月9日，原告方某作为专利申请人，向国家知识产权局提出名称为“双桶洗衣机”实用新型专利申请，专利申请号为9XXXXXXX.7。经过国家知识产权局初步审查，于1999年9月17日做出授予专利权及办理登记手续通知。该通知的主要内容为：方某的实用新型专利申请经初步审查，没有发现驳回理由，现做出授予专利权并办理登记手续的通知，方某应于1999年12月2日缴纳的费用共计215元，如按期缴纳上述费用，专利局将在1999年12月17日做出授予专利权的决定，颁发实用新型专利证书，在专利登记簿上登记专利权的授予，专利权自颁发专利证书之日起生效。1999年10月19日，方某双向国家知识产权局提出了名称为“双桶洗衣机”的发明专利申请，专利申请号为9XXXXXXX.3，同时，方某要求享有本国优先权。2000年2月4日因方某未按上述通知缴纳费用，国家知识权局做出视为其放弃取得实用新型专利权通知书。2000年2月18日，国家知识产权局以方某的在先申请已发出授予专利权通知为由，做出了视为未要求本国优先权通知书。同月20日，方某向国家知识产权局提交了意见陈述书，声明放弃取得在先申请专利权的权利，要求批准本国优先权。同年7月14日，国家知识产权局以同样理由，做出不予恢复权利的审批决定，维持原视为未要求本国优先权决定。方某不服，在法定期间内，向国家知识产权局提起行政复议，要求撤销视为未要求本国优先权决定。国家知识产权局于2000年9月27日做出复议决定。方某仍不服，于同年10月31日向本院提起诉讼。
上述事实有下列证据证明：
1.国家知识产权局做出的行政复议决定书。
2.授予实用新型专利权及办理登记手续通知书。
3.视为放弃取得专利权通知书。
4.视为未要求本国优先权通知书。
5.恢复权利请求审批决定。
6.方某提出的专利申请号为9XXXXXXX.7的实用新型专利请求书。
7.专利申请号为9XXXXXXX.3的发明专利请求书。
8.该局针对2份专利请求书做出的2份专利申请受理通知书。
9.人民法院认定的双方当事人的陈述。

（四）判案理由
北京市第一中级人民法院根据上述事实和证据认为：国家知识产权局作为专利管理机关，有权受理和审查专利申请，并对因专利申请而产生的争议依法进行处理。国家知识产权局对方某要求本国优先权的申请而作出的复议决定，属于其法定职责。依据《专利法实施细则》第三十三条第二款第（二）项规定，在先专利申请在被批准授予专利权后，就同一主题提出的在后专利申请将不再享有本国优先权。虽然国家知识产权局就方某的在先专利申请已发出授予实用新型专利权及办理登记手续通知，但双方均认可，方某的在后专利申请提出时，其在先专利申请并未被授予专利权。仅就此种情形，方某要求享有本国优先权，不属于法律及《专利法实施细则》禁止的行为。所以，国家知识产权局对方某做出的复议决定，违反了《专利法》以及《专利法实施细则》的有关规定，属于适用法律、法规错误。方某要求撤销复议决定，理由正当，证据充分，本院应予以支持。同时，国家知识产权局应对方某的复议申请，依法重新进行审查，并在规定的期限内做出复议决定。因方某尚未取得本国优先权，其要求本院保护其该项权利的前提并不存在，方某要求恢复其在后专利申请的本国优先权之请求，本院不予支持。国家知识产权局认为其发出的授予实用新型专利权及办理登记手续通知书的行为，系方某的在先申请已被批准授予专利权的主张，因没有事实及法律依据，本院不予采信。

（五）定案结论
北京市第一中级人民法院依据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项第二目之规定做出判决：
1.撤销被告中华人民共和国国家知识产权局于2000年9月27日做出的第561号行政复议决定。
2.责令被告中华人民共和国国家知识产权局于本判决生效后60日内，对原告方某的复议申请，依照法定程序重新做出复议决定。
3.驳回原告方某其他诉讼请求。
案件受理费1 000元，由被告中华人民共和国国家知识产权局负担（本判决生效后7日内交纳）。

（六）解说
本案系实用新型专利纠纷的行政诉讼案件，争议焦点是在《审查指南》与《专利法》及《专利法实施细则》的规定不尽一致的情况下，如何看待《审查指南》的效力。
《专利法》第二十九条第二款规定，要求本国优先权是指“申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就同一主题提出专利申请的，可以享有优先权”。方某于1998年12月，就“双桶洗衣机”提出实用新型专利申请，又在10个月内就同一主题，提出发明专利申请，前后两次专利申请间隔时间不足12个月，符合《专利法》规定的要求本国优先权的基本条件。
《专利法实施细则》第三十三条规定，“在先申请是实用新型专利申请，可以就相同主题提出实用新型或者发明专利申请。但是，提出后一申请时，在先申请已经被批准授予专利权的，不得作为要求在本国优先权的基础”。
何为“批准授予专利权”?《专利法》及《专利法实施细则》均未做出明确界定。从法律及法规的立法目的和条文字面理解，“批准授予专利权”是指国家知识产权局向专利申请人授予专利权并颁发专利证这一行政行为。
国家知识产权局制定并颁布的《审查指南》规定，“专利局对在先申请已发出授予专利权的通知，审查员应当做出视为未要求优先权通知”。从表面上看，国家知识产权局按照《审查指南》做出授予专利权的通知书，应该与《专利法实施细则》规定的“批准授予专利权”是一致的，但实际上，国家知识产权局在向方某发出授予专利权的通知书后，仍存在一个向方某颁发专利证书的行政行为；或者如方某未缴纳费用，国家知识产权局还做出视其放弃专利权的行政决定。发出授予专利权通知书的行为与颁发专利证书两个行为不是同时做出，专利申请人在两个行为之间仍有权利就同一主题提出第二个专利申请，并有权要求享有本国优先权。所以，两个行为之间存在本质上的区别，不能简单地将国家知识产权局向方某发出授予专利权通知书的行为，视为“批准授予专利权”行为，否则，将对专利申请人显失公平。在本案中，国家知识产权局做出驳回方某的申请，视其未要求本国优先权的决定，属于适用法律错误，人民法院应予纠正。
随着科学技术的不断发展与进步，专利申请数量与日俱增，《审查指南》的内容与《专利法》及《专利法实施细则》的规定不尽一致，致使国家知识产权局在处理具体问题时，既缺乏法律依据，又损害了专利申请人的合法权益，挫伤人们发明的积极性。在修改后的《专利法》实施之际，国家知识产权局应修改《审查指南》及相关文书的格式及内容，以便使专利审查工作符合法律、法规的规定，做到依法行政。本案所涉及的问题，已得到国家知识产权局的重视，该局已着手对有关本国优先权的审查程序进行修改。
（喻珊）