(一)首部
1.判决书字号
一审判决书:天津市第一中级人民法院(1995)中知初字第18号。
二审判决书:天津市高级人民法院(1996)高知终字第9号。
3.诉讼双方
原告(被上诉人):国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所(以下简称海水所)。
法定代表人:于某,所长。
委托代理人(一、二审):袁某,该所综合利用研究室主任。
委托代理人(一、二审):王里歌,天津市第一律师事务所律师。
被告(上诉人):牛某,中国石油天然气总公司工程技术研究院工程师。
委托代理人(一审):刘冀湘,天津市第一律师事务所律师。
委托代理人(二审):李滨,天津市恒信律师事务所律师。
第三人(上诉人):中国石油天然气总公司工程技术研究院(以下简称石油院)。
法定代表人:冯某,院长。
委托代理人(一、二审):赵某,该院总工程师。
委托代理人(一审):刘冀湘,天津市第一律师事务所律师。
委托代理人(二审):李滨,天津市恒信律师事务所律师。
第三人(上诉人):王某,中国石油天然气总公司工程技术研究院高级工程师。
委托代理人(一审):刘冀湘,天津市第一律师事务所律师。
委托代理人(二审):李滨,天津市恒信律师事务所律师。
5.审判机关和审判组织
一审法院:天津市第一中级人民法院。
合议庭组成人员:审判长:谷淑娟;代理审判员:李国忠、郭捷。
二审法院:天津市高级人民法院。
合议庭组成人员:审判长:李砚芬;审判员:张妍;代理审判员:秦立军。
6.审结时间
一审审结时间:1996年4月30日。
二审审结时间:1996年11月29日。
(二)一审情况
1.一审诉辩主张
(1)原告海水所诉称:海水所系专门从事海水化学资源提取技术研究与开发的专业研究机构,自1976年至1983年即开始从事海水中提取氯化钾方面的研究工作,且已取得阶段性成果。1987年被告牛某调入海水所,在该所硫酸钾课题组从事研究工作,先后参加了“用混合盐和氯化钾制取硫酸钾的方法”、“高温盐分离成工业盐和硫酸镁的方法”、“苦卤与氯化钾制取硫酸钾的方法”等几项发明创造的研制工作。1992年12月被告从海水所调出时向海水所出具了保证书,其中特别注明对“苦卤与氯化钾制取硫酸钾的方法之工艺技术”有关权益不侵犯。同时被告调入第三人石油院,并在其调离海水所仅5个月之后就公然违反保证书,于1993年5月以其为主要发明人,以第三人石油院为申请人申报了名称为“一种用苦卤与氯化钾制取硫酸钾的方法”之发明专利。被告的一系列行为已构成对原告海水所权益的侵犯,第三人石油院由于对有关法律规定不了解导致其从被告的侵权行为中获取不应得到的荣誉和经济利益。据此,请求法院判令:将发明专利“一种用苦卤与氯化钾制取硫酸钾的方法”专利权归原告所有;被告向原告公开赔礼道歉,消除影响;被告及第三人石油院赔偿因侵权或过错给原告造成的经济损失合计人民币18万元。
(2)被告牛某及第三人石油院答辩称:被告调离海水所前出具的保证书不能理解为对被告今后的科研工作中不得从事其本专业工作的限制,该保证书显然是违反法律规定的。另外,被告牛某调入石油院后是协助开展用卤水与氯化钾制取硫酸钾的研究工作,石油院为此项目的研究、开发投入了大量的人力、物力、财力。石油院对该发明专利的申请与专利权的取得都是合法的,且石油院在以上发明创造的研究过程中,采用了与海水所的科研成果和已经申请专利的发明内容不同的工艺路线和工艺条件。综上,原告海水所的诉讼请求及理由不能成立,应予驳回。
(3)第三人王某答辩称:其作为石油院材料室主任,主持和指导了本案讼争专利的课题计划、课题报告的编写等工作,并作为该课题组一员参加了实验研究工作。特别是在本课题的实验过程中,王某提出采用材料筛分中常用的振荡筛来分离硫酸镁、无水钾镁钒和氯化钠三种物质的新工艺,且经实验室小试取得了充分的试验数据。据此,王某在本案讼争专利发明的核心技术的实质性特点中作出了创造性贡献,作为该专利的发明人是无可非议的。原告海水所提出的诉讼目的及理由是没有事实依据的,应予驳回。因此给王某在社会上造成的不良影响,原告海水所应当公开赔礼道歉。
2.一审事实和证据
天津市第一中级人民法院经公开审理查明:
海水所主要从事海水卤水中钾、溴、镁盐提取技术的研究和开发,从1980年即开始对制取硫酸钾的工艺方法进行研究。先后完成了“硫酸镁与氯化钾制取硫酸钾”工艺技术的研制和“混合盐与氯化钾制取硫酸钾”工艺技术的研制(已获国家发明专利),在上述技术基础上,又进一步研究“苦卤与氯化钾制取硫酸钾”的工艺方法。在用“苦卤与氯化钾制取硫酸钾”的工艺方法的研制过程中,首先完成了小试并形成第一个关于“苦卤与氯化钾制取硫酸钾”的工艺方案,随后对该工艺方案中的分离工艺环节采用了浮选法、沉降法和旋流法三种分离工艺进行了实验研究。1992年8月,海水所将其中的“浮选法”运用在“苦卤与氯化钾制取硫酸钾的方法”中,并对此申请了专利,尚未授权。
牛某于1987年9月至1992年12月在海水所从事制取硫酸钾的研究工作,在此期间曾作为主要研究人员之一参与过“混合盐制取硫酸钾”、“苦卤与氯化钾制取硫酸钾”等五个方面的研究工作。1992年12月25日牛某从海水所调入石油院,调离前曾给海水所出具保证书一份,主要内容是牛某在海水所期间从事的上述五个方面的研究涉及的有关技术、思路、数据和信息保证不使用,不对外扩散。
牛某调入石油院后,石油院针对牛某所学专业和曾从事的工作,在该院资料室为其专门成立了一个“钻遇资源综合利用”的课题组。于1993年5月牛某研究完成了“苦卤与氯化钾制取硫酸钾”的工艺技术,同时石油院将该技术作为职务发明创造申报专利。1995年2月被国家专利局授予发明专利。名称为“一种用苦卤与氯化钾制取硫酸钾的方法”。该专利发明人为牛某、王某。
另查,王某作为该发明专利的发明人之一,是因其担任石油院材料室主任,对该发明的研制给予配合,参加了小试、中试。且王某诉前曾承认该发明的工艺方法的思路是牛某提出的。
上述事实有下列证据证明:
(1)石油院申请“苦卤与氯化钾制取硫酸钾”专利,1995年2月中国专利局授予石油院专利权,专利号为93105556·3。
(2)海水所在1980年至1987年期间完成的制取硫酸钾专题研究报告。采用浮选法、沉降法和旋流法分离混合盐工艺的实验记录。
(3)牛某在海水所期间(1990年5月至8月)撰写的用苦卤和氯化钾制取硫酸钾工艺研究论文。
(4)牛某在海水所工作期间参与完成的氯化钾与混合盐制取硫酸钾技术获得部级二等奖证书;牛某获奖证书。
(5)1992年12月21日牛某向海水所出具的保证书。
(6)海水所委托代理人诉前询问王某的调查笔录。
3.一审判案理由
天津市第一中级人民法院审理后认为:
(1)牛某在海水所工作期间,对制取硫酸钾的多种工艺方法参与了研究,掌握了大量的技术数据、思路和信息。牛某在调至石油院后五个多月时间,运用自己的思路完成了“一种用苦卤与氯化钾制取硫酸钾的方法”研究成果,石油院以职务发明将该项研究成果申报专利。依据法律规定,牛某在调离海水所不满一年内作出的与其在海水所承担的本职工作有关的发明创造应属职务发明,专利权应归海水所持有。
牛某向海水所出具的保证书合法有效。牛某将“苦卤与氯化钾制取硫酸钾的工艺技术”的有关思路等运用在该项发明专利中,违反了保证书中的约定,牛某应承担相应的法律责任。
海水所要求牛某赔偿经济损失,因证据不足,不予支持。
(2)王某主张该专利技术中分离环节的筛选法是其独立的构思。经查证和王某本人在诉前的陈述,均说明王某在该项专利的工艺技术中只负责组织和参与一些辅助性工作,对该专利技术的实质性特点作出创造性贡献的证据不足,不是该专利的发明人。
(3)牛某在海水所从事其本职工作时已将沉降、旋流等物理分离方法使用在大量的实验工作中,并已取得相应的数据记录。故此,石油院称该项专利与海水所的研究成果和已经申请专利的发明内容存在不同的工艺路线和工艺条件的主张不能成立。
石油院因该专利的申请和专利权的维持而产生的费用,海水所应如数给付。石油院对该专利的完成所提供的物质条件,海水所应依法予以适当补偿,由于石油院对此项要求未提供相应的证据,无法予以确认。
海水所要求石油院赔偿经济损失的请求,因证据不足,不予支持。
4.一审定案结论
天津市第一中级人民法院,依据《中华人民共和国专利法》第六条第一款,《中华人民共和国专利法实施细则》第十条第一款、第三款、第十一条,《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条之规定,判决如下:
(1)“一种用苦卤与氯化钾制取硫酸钾的方法”专利权归海水所持有。
(2)海水所于本判决生效之日起十日内给付石油院因专利的申请、专利权的维持发生的费用共计人民币5175元,逾期不付按日万分之三计付赔偿金。
(3)牛某于本判决生效之日起二十日内在《中国海洋报》上刊登向海水所公开赔礼道歉的声明,声明内容须经本院审查,逾期不执行由本院公告,公告费用由牛某负担。
(4)驳回海水所的赔偿请求。
案件受理费及其他费用共计人民币5110元,牛某负担300元,海水所负担4810元。
(三)二审诉辩主张
(四)二审事实和证据
天津市高级人民法院如期对本案进行公开审理,按照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,对本案的事实进行核实时,三上诉人委托代理人李滨律师提出,因案外人郭某提出该讼争专利无创造性和实用性,三上诉人同意郭某意见,该专利权已被中华人民共和国专利复审委员会宣告无效;因讼争专利权已不复存在,建议法庭停止审理,终结本案,并向法庭提交了中华人民共和国专利局专利复审委员会“无效宣告请求审查决定书”一份。海水所委托代理人王里歌律师表示,不同意终结本案,建议法庭继续审理。法庭当庭裁定,专利局专利复审委员会的“无效宣告请求审查决定书”不是终局裁决,故不影响本案的审理。
天津市高级人民法院经审理认为:天津市第一中级人民法院对此案的主要事实认定属实。同时查明:牛某代表海水所参加第二届全国镁盐技术交流会时,从长芦大清河盐场的一篇论文,及海水所收集的“高温盐制取硫酸镁和氯化钠的方法”的专利文件中,均了解到运用筛分法分离混合盐的方法。二审法院依职权向长芦盐务局有关专家调查证明,用振荡筛分离混合盐的方法在盐化工行业中属于普通技术人员已掌握的公知技术。
上述事实有下列证据证明:
1.一审法院认定的全部证据。
2.中华人民共和国专利局专利复审委员会“无效宣告请求审查决定书”。
3.二审法院在长芦盐务局的调查笔录。
(五)二审判案理由
二审法院认为:对“用苦卤与氯化钾制取硫酸钾的方法”的研究,是牛某在海水所工作期间所从事的本职工作。在此期间,牛某参与了采用沉降、旋流等物理分离方法的实验研究,对筛分法亦有了解。牛某调至石油院五个多月时间,即完成了“一种用苦卤与氯化钾制取硫酸钾的方法”之发明创造,且由石油院以职务发明申请并获得了专利权。该发明为牛某调离海水所不满一年内作出的,是与其在海水所承担的本职工作有关的发明创造,依据有关法律规定属于海水所的职务发明,所获专利权应由海水所持有。牛某违反了保证书中的承诺,将“苦卤与氯化钾制取硫酸钾的工艺技术”的有关技术信息用于讼争专利中,应承担相应的法律责任。王某在讼争专利的研究中只负责组织及参与一些辅助性工作,故其要求确认对该专利的实质性特点作出创造性贡献的主张,不予支持。石油院持有的讼争专利的专利权,是海水所的职务发明,且王某对该专利未作出创造性贡献,故石油院依法不应成为讼争专利的专利权人。故此,三上诉人上诉请求所依据的事实证据不足,上诉理由不能成立。
(六)二审定案结论
天津市高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项规定,判决如下:
驳回上诉,维持原判。
上诉案件受理费5110元,由上诉人石油院、牛某各负担2550元。
(七)解说
本案的处理主要有两个问题:
1.牛某和石油院的行为是否构成违约和侵权。牛某在海水所工作期间,作为主要研究人员之一参与了“苦卤与氯化钾制取硫酸钾”的研究工作。牛某从海水所调至石油院五个多月时间,即研究完成了“苦卤与氧化钾制取硫酸钾”的工艺技术。石油院经向专利局申请获得了该项专利发明权。根据《中华人民共和国专利法》第六条第一款的规定及《中华人民共和国专利法实施细则》第十条第三款的规定,调动工作一年内作出的专利发明,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造属于原单位的职务发明创造。所以石油院以其名义向专利局申请该项专利并持有该项专利权与法律规定相悖,是一种侵权行为。
当牛某从海水所调至石油院之前,曾向海水所出具了一份保证书,其内容之一是在海水所工作期间从事的“苦卤与氯化钾制取硫酸钾”研究所涉及的有关技术、思路、数据和信息保证不使用。保证书是牛某向海水所允诺承担的义务,海水所通过持有保证书用以保护自己的科研秘密,维护其利益。由于保证书是牛某真实意思表示,且保证书的内容和形式不违反法律规定,应认定保证书合法有效。故此,牛某应履行保证书中允诺承担的义务。当牛某调至石油院之后,未能以保证书的内容约束其行为,利用海水所的研究成果继续从事“苦卤与氯化钾制取硫酸钾”的研究,其做法属于违约行为,应依法承担民事责任。
因此,以石油院名义申请并持有的,以牛某、王某为发明人的“用苦卤与氯化钾制取硫酸钾的方法”的专利权,归海水所持有是完全正确的。
2.如何看待中国专利局专利复审委员会“无效宣告请求审查决定书”宣告“苦卤与氯化钾制取硫酸钾”专利权无效的问题。虽然该项专利是以石油院名义申请并持有该项专利权,由于在诉讼期间,人民法院尚未对本案作出终审裁决之前,该项专利权的权属处于不确定状态,任何一方当事人均无权对该项专利权进行处分。石油院、牛某及王某擅自同意案外人提出的该项专利权无效申请,并向中国专利局专利复审委员会表示服从裁决,均属不当行为。
二审法院对三上诉人在开庭时提交的中国专利局专利复审委员会“无效宣告请求审查决定书”的处理是恰当的。根据《中华人民共和国专利法》第四十九条第二款的规定:“对专利复审委员会宣告发明专利权无效或者维持发明专利权的决定不服的,可以在收到通知之日起三个月内向人民法院起诉”。此规定说明,专利复审委员会宣告某项专利权无效不是终局裁决,专利权人可以通过行政诉讼对某项专利权是否有效最终加以确认。
(李砚芬 秦立军)
案例来源:中国高级法官培训中心,中国人民大学法学院 《中国审判案例要览:1997年经济审判案暨行政审判案例卷》 中国人民大学出版社 第159 - 165 页