(一)首部
1.判决书字号:上海市第一中级人民法院(2003)沪一中民五(知)初字第94号。
3.诉讼双方
原告:上海第一生化药业有限公司。
法定代表人:张某,上海第一生化药业有限公司董事长。
委托代理人:张骁铭,上海市申茂律师事务所律师。
委托代理人:汪涛,上海市沪中律师事务所律师。
被告:上海惠海生化制品厂。
法定代表人:黄某,上海惠海生化制品厂董事长。
委托代理人:金某,上海惠海生化制品厂职工。
委托代理人:乔增南,上海市天目律师事务所律师。
第三人:沙某,男,1947年9月22日出生,回族,上海惠海生化制品厂总工程师。
委托代理人:沙某1,上海惠海生化制品厂职工。
委托代理人:乔增南,上海市天目律师事务所律师。
5.审判机关和审判组织
审判机关:上海市第一中级人民法院。
合议庭组成人员:审判长:汪彤;代理审判员:章立萍、刘洪。
(二)诉辩主张
原告诉称:原告是一家专业生产生物化学药品的企业。在1991年至1993年的上海市第三次重点产品攻关项目中,原告取得了“胰激肽释放酶”的科研成果,并于1994年起投入生产。在“胰激肽释放酶”的攻关和生产过程中,原告与相关单位和工作人员约定了保密责任。但在2002年初,原告发现上述“胰激肽释放酶”的科研成果已被被告以自己的名义于2000年8月1日申请了名称为“胰激肽原酶的制备及其亲和层析纯化方法”的发明专利(申请号为00119540.9),并于2002年2月20日由国家知识产权局予以公开,公开的专利申请内容与原告的专有技术内容几乎相同。原告同时发现该专利申请的发明人之一,即第三人,是2000年6月1日刚办理提前待退休手续的原告职工。第三人在原告处工作期间从事的是与生物化学药品有关的技术研发工作,是“胰激肽释放酶”科研攻关项目的负责人。在与被告交涉无果的情况下,原告于2003年1月3日向上海市知识产权局提出专利申请权纠纷调解请求,但未与被告达成任何调解协议。原告认为,被告通过第三人非法获得原告保密的专有技术,以自己的名义申请专利并已公开,侵犯了原告的合法权益。故请求本院确认被告作为申请人提出的名称为“胰激肽原酶的制备及其亲和层析纯化方法”的发明专利的申请权(申请号为00119540.9)归属原告。
被告与第三人共同辩称:原告诉称的专有技术早已公开、公知,被告的申请专利技术与原告的专有技术完全不同。第三人于1996年就离开了原告的技术岗位,1997年到苏州工厂后也未从事技术工作。
(三)事实和证据
上海市第一中级人民法院经公开审理查明:1991年,上海生物化学制药厂(以下简称“生化厂”)制定了项目名称为“血管舒缓素(胰激肽释放酶)”的科研成果产品化和技术开发项目《计划任务书》,项目负责人为第三人,研制目标为:“1.改变血管舒缓素生产起始原料,从猪颌下腺提取改为从猪胰酶粉提取;2.单位效价从每毫克10生物单位提高到每毫克50生物活性单位”等。主要研究、开发内容和技术关键为:“1.研究血管舒缓素提高纯度和效价的技术,并解决原料从猪颌下腺提取,改为猪胰脏提取工艺技术;2.研究提高收率的工艺”等。经费概算为人民币22万元。1992年2月20日,生化厂就上述项目订立了《重点产品攻关专项合同》。同年12月21日,生化厂与(苏州市吴县)光福镇金涧村经济合作社联营成立上海生物化学制药厂吴县金隆分厂(以下简称“金隆分厂”),生产、销售生物化学产品,联营期暂定为10年。1994年1月18日,生化厂的“血管舒缓素”项目通过了上海市经济委员会、上海市科学技术委员会和上海市医药管理局科技处联合组织的专家评审鉴定,科学技术成果鉴定证书的编号为沪科鉴(94)SY1191号,第三人列主要研究人员之首。专家在鉴定意见中写到:“他们(生化厂)对原用颌下腺制造血管舒缓素的工艺进行了全面改革,采用了由胰酶为原料的新工艺。同旧工艺相比,新工艺具有收率高、效价高,工艺简单,并具有自己独特性,在国内属于领先……该研究已取得以下几点成果:1.完成了8批0.5公斤胰酶投料的中试和3批5公斤投料的试生产。血管舒缓素收率达到了50万iu/kg胰酶粉,生物效价达到了30iu/mg以上;2.工艺独特,达国内先进水平,特别是利用活性炭去热源方法,原药经活性炭处理后,效价从原来30iu/mg上升到60iu/mg(相当于80ku/mg以上),进一步提高了注射用血管舒缓素的纯度……建议:加强市场预测,积极组织生产。”后“胰激肽原酶”产品获得药品批准文号。生化厂制定的《技术保密制度暂行规定》中规定的保密范围有:“1.我厂目前在产及以前研究生产过的品种的工艺、技术、资料、档案、内控质量标准及化验方法(药典已收载的除外),有关技经指标、特殊设备及图纸等。2.正在研究开发的新品种、新工艺、新技术、新材料、新设备的设计方案,工艺、技术、图纸、资料、检定方法及技经指标”等。在1993年7月13日第三人与生化厂签订的《劳动合同》中,亦约定了乙方(第三人)必须遵守保密规定,不得泄露本企业的技术秘密和经济秘密。1994年7月,生化厂和上海第一制药厂联合组建了上海第一生化药业公司。公司组建后,原生化厂和上海第一制药厂改为隶属于该公司的内部核算单位。第三人遂被安排在公司研究所工作。1996年6月11日,第三人与二酶项目组的王某共同向公司研究所作了《二酶(弹性酶、胰激肽释放酶)联产工作汇报》,其中提到:胰激肽释放酶、弹性酶是公司研究所近年来研制开发的二只新的生化药品;1994年,胰激肽释放酶作为技术投资,转让给金隆分厂,4月份正式投产生产胰激肽释放酶原料,生产已较为正常;二酶项目组已初步完成了二酶生产的工艺规程及岗位安全操作法;1996年5月至6月,胰激肽释放酶的销售情况良好。同年12月1日,第三人从公司研究所被调往生化厂,1997年10月31日又因工作需要被调往金隆分厂,负责生产技术、管理工作。1999年3月2日,金隆分厂厂长曾永定向公司作了《金隆分厂目前情况请示汇报》,其中提到:金隆分厂的主导产品是胰激肽释放酶,为了能有效益,又组织了HCG生产,但因资金短缺无法维持正常生产;胰激肽释放酶从1999年起执行新标准,增加了生产难度,金隆分厂自1998年12月接到通知就立即组织攻关小组进行攻关,至今攻关有进展,但还有一个质量标准即“比活”没有突破,须以最短时间攻下,否则,不但会严重影响金隆分厂经济效益,而且丢掉这只产品影响公司和金隆分厂形象。汇报中还列举了胰激肽释放酶、HCG等产品每月所需的生产资金,请求公司支持、帮助。2000年5月8日,第三人向公司申请提前退休。同月29日,公司同意第三人提前待退休。2001年12月,上海第一生化药业公司变更名称为上海第一生化药业有限公司,即原告。
被告成立于1999年9月14日,经营范围为医药中间体、化妆品中间体的制造。咨询及科技“四技”服务等,注册资本为人民币300万元。其中,第三人出资人民币22万元,出资比例为7.33%。2000年8月1日,被告聘请第三人担任该厂总工程师。同日,被告以第三人和金某为发明人,向中华人民共和国国家知识产权局申请名为“胰激肽原酶的制备及其亲和层析纯化方法”的发明专利,申请号为00119540.9。该申请于2002年2月20日公开,其内容摘要为:“胰激肽原酶(即血管舒缓素)多数是从猪胰自溶物或猪胰丙酮粉中提取,也可以从胰酶中提取,其特征在于提取纯化的方法采用亲和层析纯化技术,利用胰激肽胰酶与胰蛋白酶,胰凝乳蛋白酶对酶抑制剂的亲和性的差别,使抑制剂与水不溶性载体结合,以此将胰激肽原酶与其他酶分离,本发明的亲和层析分离技术,能够工业化生产,纯化胰激肽原酶的质量纯度高,达到国际先进水平,也为国内广泛应用此药打下基础。”说明书中又写到:“本发明公开了从动物胰脏中提取的激肽释放酶单位效价可在250~380u/mg,比活可达800~1000iu/mg.p。产品收率为85%……”2003年1月3日,原告就上述发明专利申请权纠纷,向上海市知识产权局请求调解,但未能与被告达成调解协议。
另查明:上述发明专利的发明人之一金某于1990年从复旦大学管理科学系管理科学专业毕业,先后在上海自动化仪表三厂、上海虹口区工业供销公司等单位工作。被告成立时,金某出资人民币23万元,出资比例为7.67%。2001年7月,经被告申报,金某获得生物医药专业高级工程师任职资格。
上述事实有下列证据证明:
1.1991年生化厂《“血管舒缓素”(胰激肽释放酶)计划任务书》;
2.1992年2月20日《“血管舒缓素”(胰激肽释放酶)重点产品攻关专项合同》;
3.1994年1月18日《“血管舒缓素”项目科学技术成果鉴定证书》。
上述证据1~3证明原告“胰激肽释放酶”的工艺内容。
4.“胰激肽释放酶”药品批准文号,证明原告合法拥有“胰激肽释放酶”产品和技术;
5.被告的专利申请文件,证明被告的专利申请内容与原告“胰激肽释放酶”产品的工艺几乎相同;
6.第三人的职工简历表、劳动合同、申请提前退休报告及批准意见、户籍资料和原告的保密制度1份,证明第三人在原告处的工作期限、工作岗位和保密义务;
7.1996年6月11日第三人与二酶项目组的王某共同所作的《二酶(弹性酶、胰激肽释放酶)联产工作汇报》,证明第三人在原告处工作期间参与“胰激肽释放酶”的科研活动;
8.1992年12月21日生化厂与(苏州市吴县)光福镇金洞村经济合作社联营成立金隆分厂所签订的《联营合同》及1999年3月2日金隆分厂厂长向原告所作的《金隆分厂目前情况请示汇报》,证明金隆分厂从事胰激肽释放酶的工艺开发、生产以及第三人在金隆分厂的工作岗位;
9.被告的工商登记资料,证明第三人待退休前以虚假资料成为被告股东;
10.金某的学历、工作经历资料,证明被告另一发明人的学历、经历;
11.原告请求专利纠纷调解的资料,证明原、被告双方未达成调解协议;
12.聘书,证明被告自2000年8月1日聘任第三人;
13.上海市任职资格评价中心沪人任(2001)65号通知以及金某的生物医药专业高级工程师任职资格证书,证明金某于2001年7月具有生物医药专业高级工程师任职资格;
14.原告的人事通知单2张,证明原告自1996年12月1日起将第三人调离研究所,安排到生化厂,1997年10月31日又将第三人安排到金隆分厂。
(四)判案理由
上海市第一中级人民法院根据上述事实和证据认为:《中华人民共和国专利法》第六条第一款规定:“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。”该法实施细则第十一条第一款第(三)项又规定,专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造包括退职、退休或者调动工作后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。本案中,第三人在生化厂、原告下属的研究所和金隆分厂工作期间长期从事胰激肽释放酶的研究、开发与生产。在2000年5月29日第三人在原告处办理了提前退休手续后,同年8月1日,即第三人受聘担任被告总工程师的同日,被告以第三人和金某为发明人,向中华人民共和国国家知识产权局申请名称为“胰激肽原酶的制备及其亲和层析纯化方法”的发明专利,该发明专利与第三人在原告处负责开发、研制的“胰激肽释放酶”的科研成果均是从猪胰脏或猪胰酶粉中提取血管舒缓素的生产原料,研究提高胰激肽释放酶的纯度、效价、收率和比活等工艺,以用于高血压及动脉硬化等症的预防和治疗的技术,故该专利是与第三人在原告处承担的本职工作和原告分配的任务有关的发明创造。依据上述法律法规的规定,该发明系第三人在原告处退休后1年内作出的,故应认定为职务发明创造,申请专利的权利属于原告。被告和第三人关于第三人于1996年就离开了原告的技术岗位,1997年到金隆分厂后也未从事技术工作,以及金隆分厂从1999年3月停产至今的辩解缺乏证据支持,本院不予采信。被告亦没有提供其曾经组织对系争申请专利技术进行研究、开发的充分、有效的证据,且作为发明人之一的金某在投资成立被告之前并无生物医药专业的学历背景或工作经历,其经被告申报获得生物医药专业高级工程师任职资格的时间也远在系争专利的申请日之后,故无法证明本案系争的已申请发明专利的技术是利用被告的物质技术条件完成开发的。
(五)定案结论
系争专利是第三人在原告处退休后1年内作出的,与第三人在原告处承担的本职工作和原告分配的任务有关的发明创造,故应认定为职务发明创造,申请专利的权利属于原告。
上海市第一中级人民法院根据《中华人民共和国专利法》第六条第一款、《中华人民共和国专利法实施细则》第十一条第一款第(三)项的规定,作出如下判决:
名称为“胰激肽原酶的制备及其亲和层析纯化方法”的发明专利的申请权(申请号为00119540.9)归原告上海第一生化药业有限公司所有。
本案案件受理费人民币1000元,由被告上海惠海生化制品厂负担。
(六)解说
本案涉及科技人员离开原单位1年内所作的发明创造的权利归属问题。如果将科技人员离职的时间作为其发明创造权利归属的分界点,那么可能会对原单位造成不公平的结果。因为当科技人员离职时,其在原单位从事的某项科研工作可能已近尾声,但尚未申请专利;可能正在研究过程中;也可能是掌握科研成果的科技人员故意隐瞒成果,留待离职后到新的单位申请专利。不论上述何种情况,原单位都已经为该项科研工作投入了大量的人力、物力和财力(物质技术条件),如果将科技人员离职后申请的专利划归其新的单位所有,那么在很多情况下,会对原单位造成不公平的结果,而且还可能发生科技人员频繁“跳槽”的负面效应,从而不利于科研工作的稳定开展。这对全社会的科技进步也是极其不利的。因此,我国《专利法》及其实施细则将科技人员退职、退休或者调动工作后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造,界定为其在原单位的职务发明创造,申请专利的权利属于原单位。这就在立法层面上保护了原单位的合法权益。
但在审判实践中,法官要注意分析比较科技人员在新的单位所申请的专利与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务是否有关,从而平衡好新、老单位之间的利益。对于科技人员作出的与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务没有关联性的发明创造,则应界定为其在新的单位所作的发明创造,申请专利的权利不属于原单位。
(上海市第一中级人民法院 刘洪)
案例来源:国家法官学院,中国人民大学法学院 《中国审判案例要览.2004年商事审判案例卷》 人民法院出版社,中国人民大学出版社 第209 - 213 页