1.判决书字号
一审判决书：上海市第二中级人民法院（2002）沪二中民五（知）初字第270号。
二审判决书：上海市高级人民法院（2004）沪高民三（知）终字第44号。

2.案由：专利侵权案。

3.诉讼双方
原告（上诉人）：杨某。
委托代理人：陈志坚，上海市白玉兰律师事务所律师。
委托代理人：蒙振华，上海市白玉兰律师事务所律师。
被告（上诉人）：上海宜兰汽车配件制造有限公司。
法定代表人：张某，该公司经理。
委托代理人：李东辉，上海市一平律师事务所律师。
委托代理人：冯瑞中，上海市一平律师事务所律师。
被告：上海培元工贸有限公司。
法定代表人：蔡某，该公司经理。

4.审级：二审。

5.审判机关和审判组织
一审法院：上海市第二中级人民法院。
合议庭组成人员：审判长：芮文彪；代理审判员：何渊、王辰阳。
二审法院：上海市高级人民法院。
合议庭组成人员：审判长：朱丹；审判员：张晓都；代理审判员：马剑峰。

6.审结时间
一审审结时间：2003年12月24日。
二审审结时间：2005年8月4日。

原告杨某诉称：原告系专利号为ZL98225145.9“用于汽车之浮突型发光体构造”实用新型专利权人，该实用新型专利于1999年7月30日获得授权。2002年7月，原告发现案外人广州风神汽车有限公司制造的风神3号汽车上所使用的系争风神“3号”不锈钢冷光门槛踏板（下称“系争冷光踏板”），落入了原告涉案专利权利要求的保护范围。经原告调查得知，2001年12月两被告签订了《委托加工生产合同书》，约定由被告上海宜兰汽车配件制造有限公司（以下简称“宜兰公司”）委托被告上海培元工贸有限公司（以下简称“培元公司”）制造系争冷光踏板。被告宜兰公司并将系争冷光踏板销售给广州风神汽车有限公司。在原告向两被告指出其上述行为侵犯了原告专利权后，被告培元公司自2002年11月后未再制造系争冷光踏板。但被告宜兰公司仍继续制造、销售系争冷光踏板。原告认为，两被告未经原告许可，制造、销售系争冷光踏板的行为，侵犯了原告的专利权，故请求法院判令：（1）两被告停止侵权，停止制造、销售系争冷光踏板，被告宜兰公司销毁系争冷光踏板；（2）被告宜兰公司赔偿原告经济损失人民币249万元，被告培元公司赔偿原告经济损失人民币1万元，被告宜兰公司对被告培元公司承担连带赔偿责任。

被告宜兰公司辩称：虽然，两被告于2001年12月签订了《委托加工生产合同书》，但该合同中所涉及的风神“3号”不锈钢门槛踏板并非本案的系争冷光踏板。系争冷光踏板是2002年6月被告宜兰公司委托被告培元公司生产加工，并由被告宜兰公司销售给广州风神汽车有限公司的。在委托培元公司生产加工前，被告宜兰公司曾咨询过北京市中咨律师事务所的意见，该所认为系争冷光踏板的技术特征与原告涉案专利并不相同，系争冷光踏板并未侵犯原告杨某涉案专利权。故被告宜兰公司不存在侵犯原告涉案专利权的行为。且2002年11月之后，被告培元公司未再向被告宜兰公司提供系争冷光踏板，被告宜兰公司亦未制造、销售系争冷光踏板。被告宜兰公司请求法院驳回原告的诉讼请求。
庭审中，被告宜兰公司又改称：其并未委托被告培元公司生产加工系争冷光踏板，其是在不知道系争冷光踏板是侵权产品的情况下，向被告培元公司购买了该产品，再销售给广州风神汽车有限公司的，因此其不存在侵权行为。

被告培元公司辩称：2001年12月，两被告签订了《委托加工生产合同书》，约定由被告宜兰公司委托被告培元公司生产加工风神“3号”不锈钢门槛踏板，由此两被告建立了业务往来。系争冷光踏板是2002年6月起被告培元公司根据被告宜兰公司提供的图纸制造的。在原告杨某告知被告培元公司系争冷光踏板侵犯了原告涉案专利权后，被告培元公司即于2002年11月底停止制造系争冷光踏板。被告培元公司认为，因系争冷光踏板侵犯了原告涉案专利权，故被告培元公司同意原告要求其停止侵害、赔偿损失的诉讼请求。

1.二审诉辩主张
宜兰公司上诉请求撤销原审判决，并依法改判。上诉人宜兰公司上诉的主要理由是：第一，《鉴定报告》存在明显瑕疵，原审判决认定的事实有误。冷光板通常由四层组成，中间两层是导电层和由发光粉构成的发光层，中间层的两侧外层为绝缘保护层。《鉴定报告》将系争冷光踏板中的绝缘保护层认定是冷光板之外的“贴片”，进而认为该“贴片”具有“覆盖冷光板”的功能有误。系争冷光踏板没有盖板及盖板与透光体浅槽相嵌入以固定冷光板的结构，故没有覆盖涉案实用新型专利的全部必要技术特征。第二，杨某在涉案实用新型专利权无效宣告审查程序中的陈述，禁止反悔。在涉案实用新型专利权无效宣告审查程序中，杨某向审查员再三强调：透光体底面边缘框围成的浅槽其表面由一盖板所嵌入而覆盖，夹压冷光板于其间这一结构特征能带来积极效果。一是当其受到外力时，如人上车时的踩踏力，可将受到的压力传递到四周边缘框上，使冷光板不受损；二是对冷光板起到密封、定位作用，可有效保护冷光板不受外界不利因素（如雨水的浸湿等）影响，延长其使用寿命。系争冷光踏板的透光体底部边框并不是用于承受外力以及配合盖板的嵌入而形成保护冷光板的空腔，而只是用于增加冷光板的胶粘面积。可见，系争冷光踏板的透光体底部边框的功能及效果与涉案实用新型专利技术方案中的透光体底面边缘框的功能及效果并不相同，杨某在专利侵权诉讼中不得反悔其在专利权无效宣告审查程序中的陈述。第三，系争冷光踏板系使用公知技术，不构成专利侵权。专利号为5641221的美国专利于1997年6月24日公开，早于涉案实用新型专利申请日，属于公知技术。系争冷光踏板的结构与该公知技术基本相同，区别仅在于系争冷光踏板的透光体底部设有边框以加大胶粘面积，提高胶粘效果。增加胶粘面积以提高胶粘效果属于所属领域的技术人员的常识。第四，原审判决认定宜兰公司于2002年11月底，培元公司不再制造系争冷光踏板后，继续制造、销售系争冷光踏板有误。法院于2003年1月6日证据保全时保全的系争冷光踏板，只是宜兰公司过去销售系争冷光踏板的剩余样品。第五，原审判决宜兰公司赔偿经济损失人民币40万元，有失公平合理。涉案实用新型专利结构简单，系争冷光踏板价值仅人民币几十元，为避免侵权，宜兰公司还咨询了有关单位，原审判决赔偿经济损失人民币40万元，明显未体现公平合理的原则。
针对宜兰公司的上诉主张，杨某庭审中口头答辩称：涉案实用新型专利经专利权无效宣告程序后被维持有效，系争冷光踏板与公知技术不同，原审判决认定宜兰公司制造、销售系争冷光踏板的时间期限无误，故不同意宜兰公司的上诉主张。
针对宜兰公司的上诉主张，原审被告培元公司无答辩意见。
杨某上诉请求撤销原审判决主文第二项，改判宜兰公司赔偿经济损失人民币249万元。上诉人杨某上诉的主要理由是：杨某要求宜兰公司赔偿经济损失人民币249万元，是依据宜兰公司侵权行为所获取的利润确定的。宜兰公司侵权所获取利润可以计算确定，原审判决适用法定赔偿，违反法律规定。广州风神汽车有限公司根据法院的调查令向原审法院提供了2002年6月至2003年6月24日期间系争冷光踏板的销售额为人民币1100万元的证词，原审判决仅因宜兰公司不予认可，就否定该证词是不合法的。
针对杨某的上诉主张，宜兰公司庭审中口头答辩称：宜兰公司销售系争冷光踏板的时间只有6个月，其向广州风神汽车有限公司销售的产品并非全部都是系争冷光踏板，原审判决赔偿经济损失人民币40万元偏高。
针对杨某的上诉主张，原审被告培元公司无答辩意见。

2.二审事实和证据
上海市高级人民法院经审理查明：原审判决认定的事实基本属实。另查明：涉案实用新型专利说明书第2页上记载：“本实用新型的目的在于，提供一种用于汽车之浮突型发光体构造，利用一种薄片型冷光板为其发光光源，通过嵌置在门槛踏板上的透光体，能令门槛踏板上具有一由突出体构成文字或图案发光体。”根据涉案实用新型专利说明书附图4（系争实用新型装置状态外观图）的描绘，图案或者字型浮突体（201）相对于表板，明显向上突起。
再查明：专利号为5641221的美国专利文件公开了一种用在车门入口踏板上的灯光显示区——入口横杆5，该入口横杆5由板壁件6、间隔件16、发光金属箔薄片15组成，板壁件6上设置有孔口10、11、12和13，在板壁件6和发光金属箔薄片15之间设置有间隔件16，间隔件16采用透明的玻璃型塑料制成，其上形成有立面17、18、19和20，这些立面嵌入到孔口10、11、12和13中，在板壁件6上形成具有文字8和符号9的显示区7，这些立面所形成的表面与板壁件6的可见一面平齐。
杨某在涉案实用新型专利权无效宣告审查程序中向专利复审委员会提供的意见陈述书（以下简称《意见陈述书》）记载：“对比文件1（即5641221号美国专利说明书及其中文译文）和对比文件2（即4421942A1号德国专利说明书及其中文译文）为同样的技术方案……本专利与对比文件2不同点在于……对比文件2的板壁件6带有的浮突件（17—20）嵌入到壁件6的孔内后，浮突件与壁件的可见一面平齐。而本专利的透光体（2）上的浮突体（20）穿入表板（1）上的孔槽后呈凸起状态。本专利这种结构的优点在于防滑。”
2004年12月15日的国家知识产权局专利复审委员会第6694号无效宣告请求审查决定书（以下简称《复审委决定书》）记载：“该对比文件（即对比文件1，也就是5641221号美国专利说明书及其中文译文）公开了本专利权利要求1中的‘有一不透光的表板（1），表板上依预定的图案或字型（201）设若干贯穿的槽孔（10）；有一由透光材质一体成型的透光体（2），其表面依预定的图案或字型设成浮突体（20），该浮突体与槽孔相对应且能穿入槽孔’以及在透光体下设置有‘一薄片型冷光板（4）’这些技术特征，而没有公开权利要求1中的技术特征——透光体‘底面四周则以突出的边缘框（22）围出一浅槽（21），以供放置一薄片型冷光板（4）；浅槽的表面由一盖板（3）所嵌入而覆盖，夹压冷光板于其间’，且对比文件1中的间隔件16的立面的表面是与板壁件6的表面平齐的，这也不同于本专利权利要求1浮突体，即对比文件1公开的不是浮突型的发光体构造。上述区别技术特征的存在使本专利权利要求1所限定的技术方案产生了优于对比文件1所给出的现有技术的有益效果。……浮突型的发光体结构能够起到防滑的效果……因此合议组认为，与对比文件1相比，本专利权利要求1具有实质性特点和进步，具有《专利法》第二十二条第三款所规定的创造性。”
系争冷光踏板上，字型浮突体与表板表面基本平齐。

3.二审判案理由
上海市高级人民法院根据上述事实和证据认为：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，但不仅专利的说明书及附图可以用于解释权利要求，而且专利申请人在专利授权程序中的陈述、专利权人在专利权无效宣告程序中的陈述也可以用于解释权利要求。
涉案实用新型专利的技术特征E为：该浮突体与槽孔相对应且能穿入槽孔。根据《意见陈述书》的陈述，涉案实用新型专利与现有技术（即4421942A1号德国专利或者5641221号美国专利）的不同点在于，现有技术的板壁件6带有的浮突件（17—20）嵌入到壁件6的孔内后，浮突件与壁件的可见一面平齐。而涉案实用新型专利的透光体（2）上的浮突体（20）穿入表板（1）上的孔槽后呈凸起状态。《复审委决定书》也采信该陈述，并将该陈述所述区别作为涉案实用新型专利具有创造性的理由之一。据此，涉案实用新型专利的技术特征E应解释为：该浮突体与槽孔相对应且能穿入槽孔，浮突体穿入孔槽后相对于表板呈凸起状态。对涉案实用新型专利技术特征E的这种解释，也得到了涉案实用新型专利说明书关于“本实用新型的目的在于，提供一种用于汽车之浮突型发光体构造，利用一种薄片型冷光板为其发光光源，通过嵌置在门槛踏板上的透光体，能令门槛踏板上具有一由突出体构成文字或图案发光体”以及涉案实用新型专利说明书附图4中相应描绘的印证。
根据《鉴定报告》的分解，与技术特征E相对应的系争冷光踏板技术特征E1为：该浮突体与槽孔相对应且能穿入槽孔。但根据本案查明的事实，技术特征E1应认定为：该浮突体与槽孔相对应且能穿入槽孔，浮突体穿入孔槽后与表板表面基本平齐。
由于技术特征E中浮突体穿入表板上的孔槽后呈凸起状态，而技术特征E1中浮突体穿入表板上的孔槽后与表板表面基本平齐，故技术特征E与技术特征E1不相同。
由于《意见陈述书》陈述浮突体穿入表板上的孔槽后呈凸起状态结构的优点在于防滑。《复审委决定书》也采信了该陈述，认为所述结构的防滑效果正是涉案实用新型专利技术方案相对于现有技术所给出的有益效果之一。而技术特征E1中浮突体穿入表板上的孔槽后与表板表面基本平齐，相应地，也就不具有由浮突体穿入表板上的孔槽后呈凸起状态结构所能产生的防滑效果。故即使技术方案中技术特征E与技术特征E1在其他方面的技术效果相同，但由于存在是否具有由凸起结构所产生的防滑效果的区别，技术特征E的技术效果就不可能与技术特征E1的技术效果基本相同，故技术特征E也不可能与技术特征E1等同。
由于在专利权无效宣告程序中，针对现有技术5641221号美国专利公开的技术方案，杨某明确地将“板壁件6带有的浮突件（17—20）嵌入到壁件6的孔内后，浮突件与壁件的可见一面平齐的”技术特征排除在其涉案实用新型专利权的保护范围之外，故即使技术特征E与技术特征E1等同能够成立，在侵权诉讼中，杨某亦不能以等同为由，将其在专利权无效宣告程序中放弃的保护范围再解释进其权利要求中，禁止反悔原则禁止依据技术特征E与技术特征E1相等同来认定侵权指控成立。
宜兰公司认为，《鉴定报告》将系争冷光踏板中的绝缘保护层认定是冷光板之外的“贴片”，进而认为该“贴片”具有“覆盖冷光板”的功能有误。但宜兰公司并未提供相应的证据予以证明，宜兰公司该上诉理由不能成立。
宜兰公司认为，系争冷光踏板的透光体底部边框并不是用于承受外力以及配合盖板的嵌入而形成保护冷光板的空腔，而只是用于增加冷光板的胶粘面积。尽管系争冷光踏板的透光体底部边框具有增加冷光板的胶粘面积的功能，但由此否认系争冷光踏板的透光体底部边框具有承受外力以及配合盖板的嵌入而形成保护冷光板空腔的功能，理由并不充分。况且，禁止反悔原则的作用在于，即使技术特征等同能够成立，但禁止以技术特征等同为由来认定侵权指控成立。宜兰公司认为，系争冷光踏板的透光体底部边框的功能及效果与涉案实用新型专利技术方案中的透光体底面边缘框的功能及效果不相同的目的在于，希望据此认定系争冷光踏板技术特征F1与涉案实用新型专利技术特征F不等同。适用禁止反悔原则的前提是技术特征等同，故宜兰公司的相应上诉理由涉及的是技术特征是否等同，而与禁止反悔原则无关。
至少系争冷光踏板的技术特征F1、H1在5641221号美国专利公开的技术方案中没有被公开，系争冷光踏板技术方案与5641221号美国专利公开的技术方案并不相同，故宜兰公司认为系争冷光踏板使用的是公知技术的上诉理由也不能成立。
尽管宜兰公司的前述上诉理由均不能成立，但由于系争冷光踏板的技术特征E1与涉案实用新型专利的技术特征E既不相同，也不等同，故系争冷光踏板并没有覆盖涉案实用新型专利权利要求1的全部必要技术特征，杨某的侵权指控不能成立。
由于杨某的侵权指控不能成立，故无论其关于原审判决对侵权损害赔偿额认定错误的上诉理由是否能够成立，杨某要求宜兰公司赔偿经济损失人民币249万元的上诉请求，均不能支持。

4.二审定案结论
上海市高级人民法院依照《中华人民共和国专利法》第五十六条第一款、最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十八条之规定，判决如下：
（1）撤销上海市第二中级人民法院（2002）沪二中民五（知）初字第270号民事判决；
（2）驳回杨某的诉讼请求。
一审案件受理费人民币22510元及财产保全申请费人民币12970元，共计人民币35480元，由上诉人杨某负担。技术鉴定费人民币25000元，由上诉人杨某负担。二审案件受理费人民币22510元，由上诉人杨某负担。