（一）首部

1.判决书字号：北京市朝阳区人民法院（2005）朝民初字第4183号。

2.案由：商标侵权案。

3.诉讼双方
原告：上海神机电脑软件有限公司。
法定代表人：陈某，该公司董事长。
委托代理人：顾某，北京集佳知识产权代理有限公司专利代理人。
委托代理人：朱军，北京市集佳律师事务所律师。
被告：国际商业机器（IBM）中国有限公司。
法定代表人：周某，该公司董事长。
委托代理人：陈学民，北京市中咨律师事务所律师。
委托代理人：杨晓光，北京市中咨律师事务所律师。

4.审级：一审。

5.审判机关和审判组织
审判机关：北京市朝阳区人民法院。
合议庭组成人员：审判长：李有光；代理审判员：谢甄珂、普翔。

6.审结时间：2005年3月18日。

（二）诉辩主张

原告诉称：“神机”和“神机妙算”是原告长期使用、合法拥有商标权的注册商标，注册范围包括计算机硬件和软件。通过长期使用和大量的广告宣传，该二商标已经和原告的商品、服务建立了紧密的联系，在业内具有很高的知名度。国际商业机器（IBM）中国有限公司（以下简称“IBM中国有限公司”）未经许可在《计算机世界》、《中国电脑教育报》上为销售计算机的目的而突出使用“神机妙算”4个字，造成混淆、剥夺原告长期积累的声誉，侵害了原告作为商标被许可人享有的商标使用权。故原告起诉，要求IBM中国有限公司停止侵权，向原告赔礼道歉，消除影响，并赔偿经济损失50万元。

被告辩称：上海神机电脑软件有限公司（以下简称“上海神机公司”）并非涉案商标的合法注册人，其所提供的商标许可授权委托书不符合法律规定，且从未生效，故其不具备诉讼主体资格。被告正当、合理地使用神机妙算成语描述笔记本电脑的性能和价格，并没有使用涉案的图文组合的注册商标，不构成对他人权利的侵犯。因此被告不同意上海神机公司的诉讼请求。

（三）事实和证据
北京市朝阳区人民法院经公开审理查明：2001年4月14日，上海神机公司从海口神机电脑科技有限公司（以下简称“海口神机公司”）受让了由“神机妙算”4个字和方、圆图形组合而成的注册商标（以下简称“神机妙算”商标），该商标核定使用商品为第9类，包括计算机软件（录制好的）和计算机周边设备。2002年3月7日，国家工商行政管理总局商标局（以下简称“商标局”）核准了上海神机公司申请注册的由“神机”二字和矩形框组合而成的商标（以下简称“神机”商标），核定使用商品为第9类，包括计算机、已录制的计算机程序（程序）、已录制的计算机操作程序、计算机外围设备、计算机周边设备、计算机软件（已录制）、电脑软件（录制好的）、笔记本电脑、读出器（数据处理设备）、连接器（数据处理设备）。
2004年1月21日，上海神机公司将上述二商标转让给其法定代表人陈某。后陈某作为许可人与被许可人上海神机公司签订《商标许可授权委托书》，约定：许可商标为“神机”商标和“神机妙算”商标；许可时间自2004年7月1日至2006年7月1日；许可地域为中国；许可范围是商标注册证书所列商品的生产、销售；特别授权事项为，如果在中国地区发生商标被侵权情况，许可人全权委托被许可人处理相关事宜，包括但不限于采取行政、诉讼等手段；合同自双方签字盖章日起开始生效。该合同上有双方签字盖章，但没有签署日期。陈某到庭明确：双方于2004年6月28日签订上述合同；其授权上海神机公司“独占”使用涉案的两个商标，即上海神机公司和其本人有权行使商标权；上海神机公司有权就本案提起诉讼。
目前，上海神机公司尚无计算机整机及笔记本电脑产品。
2004年7月5日出版的《计算机世界》与同年7月12日出版的《中国电脑教育报》分别发布了IBM中国有限公司的笔记本电脑广告。该广告占用一整版，包括产品图片、宣传语、功能介绍、软硬件配置说明、价格与服务电话等内容。其中3行宣传用语位于广告的左上方，首行为“神机·妙算”4个字，字体相对较大，后两行分别为“神机：特有一键复原功能，无线自由再度升级”，“妙算：9388元轻松拥有，怎么都合算”，字体相对较小。图片上的产品及广告右上方均标有IBM字样。
上述事实有以下证据证明：
1.商标注册证、注册商标转让证明、商标许可授权委托书、《计算机世界》、《中国电脑教育报》；
2.陈某本人及双方陈述等在案佐证。

（四）判案理由
北京市朝阳区人民法院根据上述事实和证据认为：陈某作为涉案二商标的合法受让人有权许可其任法定代表人的上海神机公司使用该二商标。诉讼中陈某本人到庭就合同未载明的许可使用类型及合同签署日期进行了说明。从其陈述内容可知，其本人和上海神机公司均可使用涉案二商标，因此上海神机公司实际获得的是排他使用许可，并非陈某所述的“独占”使用许可。根据最高人民法院有关司法解释的规定，在发生注册商标专用权被侵害时，排他使用许可的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼。上海神机公司在陈某未起诉的情况下提起本案诉讼，陈某知晓后不持异议且仍未提起诉讼，故上海神机公司自行提起诉讼符合法律规定。IBM中国有限公司对上海神机公司诉讼主体资格所持异议，本院不予支持。
商标的作用在于区别不同的商品或服务。涉案的IBM中国有限公司广告及广告的产品上均标有其自己的标识“IBM”。且，涉案广告中出现“神机妙算”4个字时，另附有对这4个字的解释性文字。由此可见，广告中的“神机妙算”不是商品名称，也不具有识别商品的作用。IBM中国有限公司没有将这4个字作为商标使用，而是使用“神机妙算”成语说明或描述其产品的特点。此外，涉案商标中的文字“神机妙算”、“神机”本身是具有描述性的成语或固定词语，单就文字而言，显著性并不强。因此，IBM公司在涉案报纸广告上使用与涉案商标相同的文字“神机妙算”，不会造成相关公众对商品来源的误认，也不存在利用涉案商标为自己谋取不正当利益，未侵犯上海神机公司对涉案注册商标的使用权。

（五）定案结论
北京市朝阳区人民法院依照《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项之规定，判决如下：
驳回上海神机电脑软件有限公司的诉讼请求。
案件受理费10010元，由上海神机电脑软件有限公司负担（已交纳）。

（六）解说
1.商标权的利害关系人的诉讼地位问题
根据我国《商标法》第五十三条的规定，对侵犯注册商标专用权的行为，商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉。但对利害关系人的范围《商标法》没有明确，是司法实践中需要解决的问题。最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条规定，利害关系人包括注册商标使用许可合同的被许可人、注册商标财产权利的合法继承人等。在发生注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼；排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼；普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼。这一规定对统一执法尺度具有重要意义。
2.非商标性使用不构成侵犯商标权
本案被告IBM中国有限公司使用神机妙算这一词汇属于一种叙述性的使用，不属于《商标法》上的商标性使用。所谓叙述性的使用方式体现了保护商品或服务提供者对自身产品或服务进行描述的自由。一般来讲，商品或服务提供者除标示自己的商标以使消费者便于识别外，还会尽力叙述其商品或服务，对商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量、产地、形状或者生产者的名称或姓名及其他特点予以说明，从而使消费者明了商品的特性、使用方法等，达到促销其商品或服务的目的，这种做法本身无可厚非。但是常用词汇中具有醒目性和好识易记的词汇毕竟有限，这些词汇又往往会被注册为商标，如果不对商标权作适当的限制，那么这些标识所用的词汇或者组合等若与他人已经注册的商标相同或近似，就会侵犯他人的商标权，如本案的“神机”、“神机妙算”。因此应该给予生产者或者服务提供者对自身产品描述的权利。
当然，是否构成叙述性使用而非商标性使用商标词汇，从而不构成商标侵权需要考虑以下几方面因素：（1）使用商标词汇仅为说明商品或服务，并非用于标示使用者的商品或服务的来源，本案被告的广告中使用神机妙算是作为宣传语，非是作为标示笔记本电脑的来源。（2）所使用的词汇不是作为商品或者服务商标来使用的，使用者在主观上并无作为商标来用的意图。在本案中，被告除使用与原告商标相同或近似的文字神机妙算外，还加注了其他说明性文字以表明它的“说明性质”，这种使用方式成为推测使用人主观意图的重要因素。（3）在客观上并不足以造成消费者的误认。本案中，被告IBM中国有限公司在广告中同时标有自己的商标，IBM商标是消费者所熟知的，消费者不会因为被告使用了“神机”、“神机妙算”而混淆原告和被告之间的关系。并且事实上也不存在被告搭原告商标商誉的“便车”，为被告自身谋取不正当利益的问题。
综上，被告IBM中国有限公司使用“神机”、“神机妙算”未侵犯原告对涉案注册商标的权利。
（北京市朝阳区人民法院　刘德恒）