(一)首部
1.判决书字号
一审判决书:上海市第二中级人民法院(2003)沪二中民五(知)初字第82号判决书。
二审判决书:上海市高级人民法院(2005)沪高民三(知)终字第63号判决书。
3.诉讼双方
原告(上诉人):豪登集团有限公司(Howden Group Limited)。
授权代表:R,该公司董事。
委托代理人(一、二审):王诵科,星韵律师事务所上海分所律师。
被告(被上诉人):上海科盛电力科技有限公司。
法定代表人:盛某,该公司董事长。
委托代理人(一审):于荣,上海市华诚律师事务所律师。
委托代理人(一审):朱以林,上海市华诚律师事务所律师。
委托代理人(二审):陈某,该公司职员。
委托代理人(二审):黄剑国,上海市华诚律师事务所律事。
5.审判机关和审判组织
一审法院:上海市第二中级人民法院。
合议庭组成人员:审判长:李国泉;审判员:吴登楼;代理审判员:周庆余。
二审法院:上海市高级人民法院。
合议庭组成人员:审判长:张晓都;审判员:于金龙;代理审判员:李澜。
6.审结时间
一审审结时间:2005年2月25日。
二审审结时间:2006年3月21日。
(二)一审诉辩主张
1.原告诉称
原告是ZL93120322.8热交换器发明专利的专利权人,该发明专利主要应用于火力发电站等领域,作为气体热交换器或气体/气体交换器。传统热交换器的技术是将密封板设计成可调节的,以适应转子在运行中的热变形。原告热交换器发明专利的权利要求书第一项明确:“……至少第二扇形板是由一块大致平整的板材所制成,在其上焊有至少两条纵向延伸的扇形板肋条,该肋条从扇形板沿着背离转子的方向延伸,还有支承结构肋条被直接焊在框架上,所述支承结构肋条再与所述扇形板肋条相互焊接在一起。”权利要求书第二项明确:“根据权利要求1的热交换器,其特征在于其中靠近转子的扇形板的表面被制成凸形的,从而使它与由任何热变形造成的转子凹形相互补偿。”
原告专利的核心是通过事先的大量计算,在冷态时对固定扇形密封板和轴向密封板予以预变形,并通过焊接予以固定,使其能在运行热态下补偿转子在运行中的热变形,使密封间隙在运行中达到最小,与传统技术相比大大降低漏风率。计算热态变形的方法为原告的商业秘密,原告并将之制成软件。如果不能正确地计算出热态变形,那么即使实施了原告的专利,也无法使预变形的密封板最好地补偿转子的热变形,不能达到该专利技术的最佳效果。
除原告自身外,原告仅许可原告在中国的合资企业豪顿华工程有限公司在中国非独占地实施该专利。但原告根据所取得的资料发现,被告于2002年4月为山西阳光发电有限责任公司实施空气预热器改造中的产品的技术特征均落入原告专利权的保护范围,被告的行为侵犯了原告的专利权。被告方先后9次实施了侵权行为,给原告造成的经济损失至少是人民币270万元。请求判令被告停止对原告ZL93120322.8热交换器发明专利的侵权;被告就其侵权行为在《中国电力》杂志上公开向原告赔礼道歉;被告赔偿原告损失人民币270万元。
2.被告辩称
被告一直依法使用自己的技术和专利,对用户长期投用的回转式空气预热器产品进行密封部分局部改造,目的是降低漏风率。密封改造的主要内容是:(1)通过加宽扇形密封板、加宽轴向密封板或改转子隔仓。由原径向、轴向的单道密封改造为双道密封。(2)将原单侧滑板式静密封改为固定式静密封。其主要技术是:将原热端和冷端的扇形板与上、下框架梁之间易漏风的滑板式静密封板改为固定静密封板,其固定静密封板一端焊在框架梁上,另一端用螺栓与扇形板的筋板紧固连接。(3)扇形板(热端、冷端)密封表面全部做成平直的,在安装后亦保持平直(不存在冷端扇形板制成或安装时调制成凸形板)。(4)使用自行编制的计算软件将转子热态变形量预先计算出来,在安装时用密封片调整预留转子的变形间隙,扇形板的预留间隙不管是热端还是冷端只计算内侧(靠近中心桶侧)和外侧(转子外沿侧)与转子之间的间隙。(5)将原平直的密封片改为折角式密封片。比较原、被告的专利设计理念,得出:(1)在扇形板的结构形状方面基本一致,这是几十年来空气预热器设计人员公知的技术;(2)在扇形板的固定方式上,双方的设计理念有根本的区别;(3)冷端扇形板是做成凸形还是平直不相同。因此,被告认为,被告使用的技术与原告的专利技术没有任何关联,且被告使用的相关技术属公知技术,故被告没有实施侵犯原告专利权的任何行为。
(三)一审事实和证据
上海市第二中级人民法院经公开审理查明:豪登集团有限公司(以下简称豪登公司)于1993年11月25日向国家专利局申请“热交换器”发明专利,并于2000年9月13日被授予专利权,专利号为93120322.8。该发明专利的权利要求共有6项。其中,权利要求1为:一种热交换器包括一个框架,一个由所述框架支承的外壳,一个在所述外壳内绕着一根轴线转动的转子,多个安装在转子内的热交换单元,安装在所述转子的第一和第二轴向端上的第一和第二扇形板,第一轴向端为转子的热端而第二轴向端为其冷端,所述扇形板各沿着所述转子的一条直径延伸,分别位于所述第一和第二轴向端并安置在所述扇形板的同一径向侧的气体进口和出口管道,以及分别位于所述第一和第二轴向端并安置在所述扇形板的与所述气体进口和出口管道相对的径向侧的空气出口和进口管道,其中,至少第二扇形极是由一块大致平整的板材所制成,在其上焊有至少两条纵向延伸的扇形板肋条,该肋条从扇形板沿着背离转子的方向延伸,还有支承结构肋条被直接焊在框架上,所述支承结构肋条再与所述扇形板肋条相互焊接在一起。权利要求2为:根据权利要求1的热交换器,其特征在于其中靠近转子的扇形板的表面被制成凸形的,从而使它与由任何热变形造成的转子凹形相互补偿。
上海科盛电力科技有限公司(以下简称科盛公司)成立于2000年9月18日,其经营范围包括电力技术,锅炉辅机的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。2002年9月17日,科盛公司向国家知识产权局申请“回转式空气预热器的密封装置”实用新型专利,并于2003年8月6日获得授权。科盛公司成立后,先后承接了青岛发电厂、潍坊发电厂、张店热电厂、石横发电厂、山东黄岛发电厂和阳泉发电厂等单位的火电站空气预热器改造项目。
2003年10月8日,科盛公司就豪登公司的“热交换器”发明专利向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求,并于次日得到受理,现仍未作出处理结果。
根据双方当事人的请求,法院于2004年9月6日委托科学技术部知识产权事务中心进行技术鉴定,委托鉴定的事项包括:(1)科盛公司在其承接的火电站空气预热器改造项目中有关产品的技术特征与豪登公司所享有的“热交换器”发明专利(专利号为:ZL93120322.8)的权利要求书中记载的必要技术特征是否相同;(2)科盛公司所生产的相关产品的技术特征是否具有与豪登公司所享有的“热交换器”发明专利所记载的必要技术特征相等同的特征;(3)科盛公司在其承接的火电站空气预热器改造项目中有关产品上使用的涉嫌专利侵权的技术是否属于公知技术。
该中心接受法院委托后,法院于同年11月5日组织该中心确定的鉴定专家就上述委托鉴定事项在青岛电厂#2炉进行了现场勘验,双方当事人均委托人员参加。同年12月27日,该中心出具了国科知鉴字(2004)75号技术鉴定报告书。技术鉴定结论为:(1)科盛公司在其承接的火电站空气预热器改造项目中有关产品的相关技术特征中除“扇形板使用一块平整的板材,且在转子上焊接密封片”与豪登公司所享有的“热交换器”发明专利的权利要求1中记载的“至少第二扇形板是由一块大致平整的板材所制成”的必要技术特征不相同且不等同,其余的技术特征相同;(2)根据法院移交的科盛公司提供的公知技术材料,科盛公司承接的火电站空气预热器改造项目中有关产品的“扇形板使用一块平整的板材,且在转子上焊接密封片”的技术特征未见记载,不属于公知技术。
对该鉴定结论,豪登公司提出异议,认为该结论存在最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二十七条第(三)、(四)项规定的情形,请求法院重新鉴定或补充鉴定。科盛公司未对该鉴定结论提出异议。
(四)一审判决理由
上海市第二中级人民法院经审理认为:根据豪登公司发明专利文件,该发明专利名称(发明主题)为:热交换器;其独立权利要求所述的技术特征可分解如下:A.一个框架;B.一个框架支承的外壳;C.一个在外壳内绕着一根轴线转动的转子;D.多个安装在转子内的热交换单元;E.安装在转子的第一和第二轴向端上的第一和第二扇形板,第一轴向端为转子的热端而第二轴向端为其冷端;F.扇形板各沿着所述转子的一条直径延伸,分别位于所述第一和第二轴向端并安置在扇形板的同一径向侧的空气出门和进口管道,以及分别位于所述第一和第二轴向端并安置在扇形板的与上述气体进口和出口管道相对的径向侧的空气出门和进口管道:G.至少第二扇形板是由一块大致平整的板材所制成;H.在板材上焊有至少两条纵向延伸的扇形板肋条,该肋条从扇形板沿着背离转子的方向延伸;Ⅰ.支承结构肋条被直接焊在框架上,支承结构肋条再与所述扇形板肋条相互焊接在一起。
通过对青岛电厂#2炉回转式空气预热器的现场勘验,结合现场拍摄的该设备照片以及现场勘验笔录,对应豪登公司专利的上述技术特征,科盛公司被控侵权产品技术特征可分解为:a.框架;b.框架支承的外壳:c.转予;d.转子内的热交换单元;e.在转子的冷端和热端分别安装有扇形板;f.扇形板沿着转子的径向延伸,在热端的烟体入口和空气出口的管道之间有两块扇形板,在冷端烟气出口和空气入口之间与上述扇形板相对应的位置也有两块扇形板:g.扇形板由一块平整的板材制成,且转子上焊有密封片;h.在板材上焊扇形板肋条,该肋条沿转子的径向方向延伸;i.支承结构肋条与框架焊接,支承结构肋条与扇形板肋条焊接。
经将被控侵权产品技术特征与豪登公司专利必要技术特征进行对比,得出:(1)被控侵权产品和豪登公司专利均涉及一种用于发电站的空气预热器,两者属于相同的技术主题;(2)被控侵权产品和豪登公司专利的相同性分析结果是,除技术特征g与G不相同,其余技术特征按对应顺序均为相同;(3)被控侵权产品的技术特征g与豪登公司专利技术特征G等同性分析结果是,二者不等同。这是因为,被控侵权产品的技术特征g中“扇形板由一块平整的板材制成,且转子上焊接有密封片”,而豪登公司专利技术特征G中“至少第二扇形板是由一块大致平整的板材所制成”。通过分析豪登公司专利说明书及附图,可以了解到技术特征G中所述的“大致平整的板材”是指第二扇形板的表面制成凸形,以与由任何热变形造成的转子冷端的凹形相互补偿,从而缩小转子径向封接的缝隙,有效减少了漏泄问题。而被控侵权产品是由一块平整的扇形板,通过在转子上安装密封片达到密封作用,降低漏风率。两者相比,被控侵权产品的技术特征g采取的降低漏风率的密封手段与豪登公司专利的技术特征G所采取的技术手段不同,且该技术手段的不同并非是显而易见的,需要本领域普通技术人员经过一定的创造性劳动。
对于技术鉴定报告书的鉴定结论,豪登公司虽提出异议,但鉴定人对豪登公司方的询问已作了必要、合理的说明,而豪登公司对鉴定结论未能提供足以反驳的相反证据和理由,故其相应主张不能成立,豪登公司关于重新鉴定或补充鉴定的申请,予以驳回。技术鉴定报告书中的鉴定结论,予以确认。
综上所述,鉴于科盛公司在其承接的火电站空气预热器改造项目中有关产品的相关技术特征中除“扇形板使用一块平整的板材,且在转子上焊接密封片”的技术特征与豪登公司所享有的“热交换器”发明专利的权利要求1中记载的“至少第二扇形板是由一块大致平整的板材所制成”的必要技术特征不相同亦不等同,其余技术特征相同,依法应当认定科盛公司的被控侵权产品没有落入豪登公司专利权的保护范围,科盛公司被控在火电站空气预热器改造项目中有关产品上使用技术的行为不构成对豪登公司专利权的侵害。
(五)一审定案结论
上海市第二中级人民法院依照《中华人民共和国专利法》第五十六条第一款,《中华人民共和国专利法实施细则》第二十条第一款,第二十一条第一款、第二款,最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第七十一条之规定,作出如下判决:
对豪登公司的诉讼请求不予支持。
一审案件受理费人民币23510元,鉴定费人民币35000元均由豪登公司负担。
(六)二审情况
1.二审诉辩主张
上诉人(原审原告)诉称:一审判决依据的技术鉴定报告存在明显错误,鉴定人在庭审中也修改了其鉴定结论,而一审法院仍然按该技术鉴定报告的结论作出判决,明显认定事实错误。涉案专利权利要求中技术特征G要求至少第二扇形板是由一块大致平整的板材制成。技术鉴定报告认定该大致平整的板材是指该扇形板的表面制成凸形,以与由任何热变形造成的转子冷端的凹形相互补偿,从而缩小与转子径向密封条的缝隙,有效减少了漏泄问题。而对被控侵权产品的技术特征g,技术鉴定报告认定被控侵权产品的扇形板是一块平整的扇形板,通过在转子上安装密封片达到密封作用,降低漏风率。这一认定,既不符合事实,也违反了本专业领域内的公知常识。
一审庭审中,鉴定人明确是根据科盛公司提供的图纸和现场肉眼观察及照片,判断科盛公司的扇形板是平的,未考虑法院通过证据保全取得的证据。豪登公司专利权利要求中的扇形板,对于一台300MW机组而言,是在一块5米左右长度的板材,以适应转子相应的凹形变形,其一端最大变形量不超过30毫米(0.6%)的凸形变形,两端形成的弧线的最高点与两端间直线间的距离不超过4毫米(0.8%)。科盛公司是在收到本案起诉状副本后才提供图纸的,其真实性无法保证。并且,从科盛公司所提供的图纸中也无法判断该扇形板在安装后是平整的。而且,勘验现场的条件是非常恶劣的,对于这样的一个变形,在当时现场条件下任何人用肉眼和照片均无法准确判定是平整的还是大致平整的。
从法院保全的证据来看,科盛公司的扇形板均须作调整以适应转子的热变形,因此显然不可能是平整的。一审庭审中鉴定人也确认,由于热胀冷缩,转子会变成凹形,扇形板要适应之,必须调整成凸形。
技术鉴定报告认为科盛公司通过在转子上安装密封片达到密封作用,属于非公知技术,说明鉴定人根本不了解回转式空气预热器的构造。
上诉人请求判令科盛公司停止对涉案发明专利权的侵害;判令科盛公司就其侵权行为在《中国电力》杂志上公开道歉;判令科盛公司赔偿豪登公司经济损失人民币270万元。
被上诉人(原审被告)辩称:技术鉴定报告关于权利要求技术特征G与被控侵权产品技术特征g的对比分析是正确的。“扇形板由一块平整的板材制成”是鉴定专家通过对科盛公司在青岛电厂改造产品的现场勘验,并结合拍摄的现场实物照片及勘验笔录等材料作出的判断。豪登公司以扇形板均须作调整以适应转子的热变形,就推断科盛公司改造产品中的扇形板必定为凸形不能成立。因为调整扇形板适应转子的热变形方式有多种,如涉案专利附图4所反映的调整方式中扇形板就没有制成凸形。在涉案专利无效宣告请求审查程序中,豪登公司已将涉案专利原从属权利要求2的内容加入了独立权利要求1中,修改后的权利要求1已明确将第二扇形板表面被制成凸型作为其必要技术特征,这与技术鉴定报告对“大致平整的板材”解释一致。这更进一步证明了被控侵权产品没有落入涉案专利权的保护范围。由于侵权指控不能成立,技术鉴定报告鉴定结论2对侵权认定已经不具有任何实质意义,且原审判决也并非依据鉴定结论2作出的判决。科盛公司请求二审法院驳回上诉,维持原判。
2.二审事实和证据
上海市高级人民法院经审理,认定一审法院认定的事实和证据。
另查明:技术鉴定报告记载:“鉴定专家组认为,被控侵权产品的技术特征g与原告专利的技术特征G相比较,被控侵权产品的技术特征g中‘扇形板由一块平整的板材制成,且转子上焊接有密封片’,原告专利技术特征G中‘至少第二扇形板是由一块大致平整的板材所制成’。根据《专利法》第五十六条第一款‘发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求’,鉴定专家组通过分析研究原告专利说明书及附图,认为该技术特征中所述的‘大致平整的板材’是指第二扇形板的表面制成凸形,以与由任何热变形造成的转子冷端的凹形相互补偿,从而缩小转子径向封接的缝隙,有效减少了漏泄问题。而被控侵权产品是由一块平整的扇形板,通过在转子上安装密封片达到密封作用,降低漏风率。两者相比,被控侵权产品的技术特征g采取的降低漏风率的密封手段与原告专利的技术特征G所采取的技术手段不同,且该技术手段的不同并非是显而易见的,需要本领域普通技术人员经过一定的创造性劳动。因此,根据《专利法实施细则》及最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条的规定,鉴定专家组认为,技术特征G与技术特征g不等同。”
涉案专利说明书记载:“……对于这种结构,所遇到的特殊问题是在热变形后转子和下扇形板之间的相互干扰。为了克服这一缺点,本发明提出至少第二扇形板由一种一般为平整的板材制成,在其上焊接有至少两根纵向延伸的扇形板肋条,该肋条从扇形板以背离转子的方向延伸,在其中,支承结构肋条直接焊在框架上,所述支承结构肋条和所述扇形板肋条相互焊接在一起。对于这样一种热交换器,其制造成本可以大大地降低,因为在这里就没有必要对扇形板本身进行机械加工了。此外,扇形板本身的确切位置可以精确地定出以保证与转子尽量小的相互干扰,而当这位置一经确定后,两组肋条就可以相互焊接在一起。这一焊接在扇形板本身上几乎没有产生应力,因而其上表面就可以不进行机械加工,大大地减少了制造成本。对于这样一般类型的热交换器,一个严重的问题是在使用时转子的热偏转。常规的扇形板具有固定的刚度,这意味着下扇形板会经常配以一个铰接结构以使扇形板预先设置在一个特定位置以便在热移动后使扇形板适应转子的形状。这样在转子和扇形板的径向封接处可能产生一个缝隙,造成令人不满意的漏泄。根据本发明的另一方式提出,第二扇形板的表面一开始就制成为凸形的,以与由任何热变形造成的转子冷端的凹形相互补偿。这样,转子径向封接之间的缝隙就可尽量缩小,而漏泄问题也因而减少,一个铰接的下扇形板的设置也就无此需要了。”
在涉案专利无效宣告请求审查程序中,豪登公司对涉案专利权利要求进行了修改。其中,原从属权利要求2中记载的技术特征写入独立权利要求1中,修改后的权利要求1为:一种热交换器包括一个框架,一个由所述框架支承的外壳,一个在所述外壳内绕着一根轴线转动的转子,多个安装在转子内的热交换单元,安装在所述转子的第一和第二轴向端上的第一和第二扇形板,第一轴向端为转子的热端而第二轴向端为其冷端,所述扇形板各沿着所述转子的一条直径延伸,分别位于所述第一和第二轴向端并安置在所述扇形板的同一径向侧的气体进口和出口管道,以及分别位于所述第一和第二轴向端并安置在所述扇形板的与所述气体进口和出口管道相对的径向侧的空气出口和进口管道,其中,至少第二扇形板是由一块大致平整的板材所制成,在其上焊有至少两条纵向延伸的扇形板肋条,该肋条从扇形板沿着背离转子的方向延伸,还有支承结构肋条被直接焊在框架上,所述支承结构肋条再与所述扇形板肋条相互焊接在一起,其中,靠近转子的第二扇形板的表面被制成在冷却时是凸形的,从而使它与由任何热变形造成的转子的冷端的凹形相互补偿。专利复审委员会在权利要求修改的基础上,维持专利权有效。另外,《无效审查决定》还记载:“对于上述区别技术特征9(区别技术特征9是指‘其中靠近转子的第二扇形板的表面被制成在冷却时是凸形的,从而使它与由任何热变形造成的转子的冷端的凹形相互补偿’)来讲,如请求人所述,由对比文件4可知,其扇形板176具有凸形推动件120,借以推动扇形板成凸形,进而补偿由热变形造成的转子凹形,由此可见,对比文件4中的扇形板只有在发生热变形时才会被强制推动形成为凸形以与转子凹形进行补偿,而在开始时即在冷却时其并不是凸形的,这与上述区别技术特征9所明确限定的‘靠近第二转子的第二扇形板的表面被制成在冷却时是凸形的’完全不同,因此,对于请求人所提出的关于上述区别技术特征9已被对比文件4公开的主张,合议组也不予支持。”
一审庭审笔录记载:“鉴定专家一:平整板材根据现场勘验的结果,及法院提交的证据,以及我们聘请的专家所具备的本领域的知识,进行综合判断。原代(王):有无经过工具进行测量?鉴定专家一:没有。原代(王):鉴定人在鉴定时,是否考虑到热变形的问题?鉴定专家一:热变形是物理知识,因此考虑间隙是每个设计院必须考虑的问题。原代(王):当一端由于热而产生凹形的时候,另一段(端)是否应当做凸形调整?鉴定专家二:是的。”
3.二审判案理由
上海市高级人民法院经审理认为:发明或者实用新型的权利要求书应当有独立权利要求,也可以有从属权利要求。从属权利要求可以是一项,也可以是多项。从属权利要求是对其引用的在前权利要求的进一步的限定,从属权利要求记载的技术特征加上其引用在前权利要求的所有技术特征共同限定从属权利要求所要保护的技术方案。当专利权利要求书既有独立权利要求,又有从属权利要求时,应当认定独立权利要求与各从属权利要求所限定的保护范围各不相同,独立权利要求的保护范围要大于从属权利要求的保护范围,在前从属权利要求的保护范围要大于在后的引用该在前从属权利要求的在后从属权利要求的保护范围,否则从属权利要求或者在后的从属权利要求就成为多余。除非根据专利说明书及附图,或者根据专利申请人与专利权人在专利授权审查程序与专利无效宣告请求审查程序中的陈述,专利权利要求书中记载的不同权利要求应当被解释为在实质上限定的是同一技术方案;或者根据禁止反悔原则应当认定专利权利要求书记载的不同权利要求所限定的技术方案为同一技术方案。
在经专利无效宣告请求审查程序修改权利要求前,涉案专利权利要求2为“根据权利要求1的热交换器,其特征在于其中靠近转子的扇形板的表面被制成凸形的,从而使它与由任何热变形造成的转子凹形相互补偿”,该从属权利要求2中记载的技术特征“其中靠近转子的扇形板的表面被制成凸形的,从而使它与由任何热变形造成的转子凹形相互补偿”,加上独立权利要求记载的所有技术特征共同限定从属权利要求2所要保护的技术方案。权利要求2中的“其中靠近转子的扇形板的表面被制成凸形的,从而使它与由任何热变形造成的转子凹形相互补偿”技术特征,是对独立权利要求中技术特征“至少第二扇形板是由一块大致平整的板材所制成”中“扇形板”结构的进一步限定。没有权利要求2记载的技术特征,独立权利要求仍然是一个完整的技术方案,只是“至少第二扇形板是由一块大致平整的板材所制成”。根据涉案专利说明书的陈述,为了解决在热变形后转子和下扇形板之间的相互干扰的问题,涉案专利发明提出的解决方案之一是“至少第二扇形板由一种一般为平整的板材制成,在其上焊接有至少两根纵向延伸的扇形板肋条,该肋条从扇形板以背离转子的方向延伸,在其中,支承结构肋条直接焊在框架上,所述支承结构肋条和所述扇形板肋条相互焊接在一起”;涉案专利发明提出的另一个解决方案是“第二扇形板的表面一开始就制成为凸形的,以与由任何热变形造成的转子冷端的凹形相互补偿”;涉案专利说明书还记载有现有技术对该问题的一种解决方案“下扇形板会经常配以一个铰接结构以使扇形板预先设置在一个特定位置以便在热移动后使扇形板适应转子的形状”。由于涉案专利说明书已经清楚地陈述了解决热变形后转子和下扇形板之间的相互干扰问题的不同方案,这些方案中既有一开始就将第二扇形板的表面制成凸形,也有第二扇形板本身就是一块“大致平整的板材”,故技术鉴定报告将涉案专利权利要求中专利技术特征G“至少第二扇形板是由一块大致平整的板材所制成”中的“大致平整的板材”解释为是指“第二扇形板的表面制成凸形”,并无事实依据。根据技术鉴定报告的该解释,涉案专利从属权利要求2将成为多余的,而根据涉案专利说明书的陈述,从属权利要求2并非是多余的。
涉案专利权利要求技术特征G是“至少第二扇形板是由一块大致平整的板材所制成”,被控侵权产品技术特征g是“扇形板由一块平整的板材制成,且转子上焊接有密封片”,该被控侵权产品技术特征g与专利权利要求技术特征G对应的特征应是技术特征g′“扇形板由一块平整的板材制成”技术特征,技术特征g″“且转子上焊接有密封片”相对涉案专利权利要求来说是增加的技术特征。这样,技术特征G与技术特征g就可能被认定为是相同的技术特征,或者即使该两项技术特征不会被认定为是相同的技术特征,也有可能被认定为是等同的技术特征,由于另外除增加了技术特征g外,被控侵权产品的其余技术特征与涉案专利权利要求记载的技术特征相同,故被控侵权产品就有可能落入涉案专利权利要求保护的范围。
但在经专利无效宣告请求审查程序修改涉案独立权利要求后,涉案专利独立权利要求中增加了技术特征“其中靠近转子的第二扇形板的表面被制成在冷却时是凸形的,从而使它与由任何热变形造成的转子的冷端的凹形相互补偿”。由于被控侵权产品中扇形板只是由一块平整的板材制成,并不存在涉案专利独立权利要求修改后新增加的相应技术特征,故相对涉案专利修改后的独立权利要求,被控侵权产品并未落入涉案专利权利要求保护的范围。
上诉人豪登公司认为被控侵权产品勘验现场的条件恶劣,现场条件下任何人用肉眼和照片均无法准确判定被控侵权产品的扇形板是平整的还是大致平整的。首先,对于鉴定专家根据本案的相关证据、现场勘验情况并结合鉴定专家的专业知识与经验,认定被控侵权产品的扇形板是“由一块平整的板材制成”,豪登公司并未提供足以推翻该事实认定的事实与理由;其次,即使如豪登公司主张被控侵权产品的扇形板不是平整的,而应是大致平整的,基于前面的论述,该“大致平整的”不能被解释为是“凸形的”,被控侵权产品仍然不具有涉案专利独立权利要求修改后新增加的技术特征,被控侵权产品仍未落入涉案专利权利要求保护的范围。
即使如豪登公司所主张,科盛公司的扇形板均须作调整以适应转子的热变形,但如前面的论述,对扇形板的调整以适应转子的热变形有多种方式,并非只能是在冷却时将靠近转子的第二扇形板表面制成凸形的方式,涉案专利说明书就记载有多种方式。
仅凭鉴定专家在一审庭审中关于当扇形板一端由于热而产生凹形的时候,另一端应当做凸形调整的陈述,并不足以推翻技术鉴定报告关于被控侵权产品中的扇形板是“由一块平整的板材制成”的鉴定结论。更何况,即使如豪登公司所主张,被控侵权产品因扇形板一端热变形,而需对另一端(靠近转子的一端)做凸形调整,豪登公司也并未提供证据证明该种扇形板表面的凸形调整是在开始时即在冷却时被制成的,而在开始时即在冷却时将靠近第二转子的第二扇形板的表面制成凸形,正是在专利无效宣告请求审查程序中专利复审委员会认为涉案专利权相对于现有技术具有创造性的理由之一。
豪登公司以技术鉴定报告认定科盛公司通过在转子上安装密封片达到密封作用,属于非公知技术为由,认为鉴定专家不了解回转式空气预热器的构造,并无充分的事实与理由。况且,在转子上安装密封片达到密封作用是否属于非公知技术的鉴定结论,并不影响本案专利侵权行为是否成立的判定。
综上所述,技术鉴定报告将涉案专利权利要求中记载的“大致平整的板材”解释为是指“第二扇形板的表面制成凸形”并无事实依据,但由于经修改后涉案专利独立权利要求中增加了新的技术特征,而被控侵权产品并无相应的技术特征,故豪登公司的侵权指控不能成立。
4.二审定案结论
上海市高级人民法院依照《中华人民共和国专利法》第五十六条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十八条之规定,作出如下判决:
驳回上诉,维持原判。
二审案件受理费人民币23510元,由上诉人豪登集团有限公司负担。
(七)解说
在美国,通过法院判例建立起来的专利权利要求解释规则中,有一种权利要求解释规则叫“权利要求区别解释原则”(Doctrine of C1aim Differentiation)。
根据权利要求区别解释原则,如果可能,对于一项专利中的多项权利要求,法院应当解释为每一项权利要求均有其不同的保护范围,每一项权利要求均不是多余的。因此,对任一权利要求,法院不应以让该权利要求相对于其他权利要求成为多余的方式解释该权利要求。
权利要求区别解释原则确立的根本原因在于一种常识性观念,由于不同权利要求中存在不同词汇和短语,所以推定这些权利要求具有不同含义和不同的保护范围。通常情况下,意味着从属权利要求中记载的技术特征不能被读入到其所从属的独立权利要求之中。RobertA.Matthews,Jr.,Annotated Patent Digest(Database updated January 2006),§5:64.网址:http://www.westlaw.com.
例如,在A m gen Inc.v.H oechst Marion Roussel,Inc.案AmgenInc.v.Hoechst Marion Roussel,Inc.,314 F.3d 1313,1326,65 U.S.P.Q.2d(BNA)1385,1393(Fed.Cir.2003).中,被告认为涉案专利权利要求涉及基因DNA物质应当被限定于外源DNA物质,而不应当包括内源DNA物质。美国联邦巡回上诉法院不接受被告的该种解释,并认为,在涉案权利要求中并没有限定DNA物质的类型,权利要求中没有记载DNA物质是外源的或者内源的。而另一从属权利要求明确记载的是“外源DNA”,根据权利要求区别解释原则,不允许将从属权利要求中记载的“外源DNA”技术特征读入独立权利要求之中。
但正如美国联邦巡回上诉法院所说,权利要求区别解释原则仅是设立了一种推定,推定一项专利中的每一项权利要求均具有不同的保护范围,权利要求区别解释原则并不是一项硬性与不变的权利要求解释规则。RobertA.Matthews,Jr.,Annotated Patent Digest(Database updated January 2006),§567.网址:http://www.westlaw.com.
权利要求区别解释原则是权利要求解释的一种指引,而非是一条刚性的规则。权利要求区别解释原则创设了一种可以反驳的推定,推定一项专利中的每一项权利要求均有其不同的保护范围。
权利要求区别解释原则不能改变从权利要求的陈述、说明书的描述以及专利审批过程中能够清晰地得出的含义。权利要求区别解释原则的适用不能将权利要求解释到超越根据专利说明书、专利审批过程及相关外部证据确定的恰当保护范围。如果适用权利要求区别解释原则得到的对某一权利要求的宽范围的解释得不到说明书的支持,就不能适用权利要求区别解释原则。权利要求区别解释原则不能作为逃避适用禁止反悔原则的工具。Robert A.Matthews,Jr.,Annotated Patent Digest(Database updated January 2006),§569.,§570.,§571.网址:http://www.westlaw.com.
例如,在Seachange Intern.,Inc.v.C-COR,Inc.案Seachange Intern.,Inc.v.C-COR,Inc.,413F.3d1361,1373,75U.S.P.Q.2d(BNA)1385,1392(Fed.Cir.2005).中,独立权利要求中记载的一技术特征为“点对点”计算机网络,第二从属权利要求记载了“一用于数据传输的网络”技术特征。联邦地方法院适用权利要求区别解释原则,认为第二从属权利要求所主张的保护范围包括任何类型的网络,而不限于“点对点”网络。在专利审批过程中,为了克服在先技术对专利性的影响,专利申请人将该两项权利要求放在一起针对在先技术进行陈述,争辩说该两项权利要求区别在先技术之处在于独立权利要求中记载的特定的“点对点”类型的网络。美国联邦巡回上诉法院认为,专利审批过程中对保护范围放弃的明确陈述已经推翻了该两项权利要求保护范围不同的推定,联邦巡回上诉法院裁定联邦地方法院在本案中适用权利要求区别解释原则对第二从属权利要求保护范围的解释是错误的。
权利要求区别解释原则在我国专利司法审判实践中没有明确提及,但权利要求区别解释原则同样也应当是我国法院对专利权利要求解释的规则之一。根据《专利法实施细则》第二十一条的规定:权利要求书应当有独立权利要求,也可以有从属权利要求。从属权利要求应当用附加的技术特征,对引用的权利要求作进一步限定。国家知识产权局发布的《审查指南》更明确地指出:在一件申请的权利要求书中,独立权利要求所限定的一项发明或者实用新型的保护范围最宽。如果一项权利要求包含了另一项同类型权利要求中的所有技术特征,且对该另一项权利要求的技术方案作了进一步的限定,则该权利要求为从属权利要求。由于从属权利要求用附加的技术特征对所引用的权利要求作了进一步的限定,所以其保护范围落在其所引用的权利要求的保护范围之内。国家知识产权局:《审查指南》(2006),第二章,3.1.2。网址:http://www.sipo.gov.cn/sipo/zwgs/ling/sc-zn.pdf.国家知识产权局2001年版《审查指南》的相应规定与2006年版《审查指南》的规定完全一样,详见《审查指南》(2001),知识产权出版社2001年版,第二章,3.1.2。
根据《专利法》第三十一条第一款的规定,属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,可以作为一件申请提出。《审查指南》规定,属于一个总的发明构思的两项以上发明的权利要求可以按以下六种方式之一撰写;但是,不属于一个总的发明构思的两项以上独立权利要求,即使按照所列举的六种方式中的某一种方式撰写,也不能允许在一件申请中请求保护:(1)不能包括在一项权利要求内的两项以上产品或者方法的同类独立权利要求;(2)产品和专用于制造该产品的方法的独立权利要求;(3)产品和该产品的用途的独立权利要求;(4)产品、专用于制造该产品的方法和该产品的用途的独立权利要求;(5)产品、专用于制造该产品的方法和为实施该方法而专门设计的设备的独立权利要求;(6)方法和为实施该方法而专门设计的设备的独立权利要求。
其中,第(1)种方式中所述的“同类”是指独立权利要求的类型相同,即一件专利申请中所要求保护的两项以上发明仅涉及产品发明,或者仅涉及方法发明。只要有一个或者多个相同或者相应的特定技术特征使多项产品类独立权利要求之间或者多项方法类独立权利要求之间在技术上相关联,则允许在一件专利申请中包含多项同类独立权利要求。
第(2)至第(6)种方式涉及的是两项以上不同类独立权利要求的组合。《审查指南》同时还规定,以上列举了六种可允许包括在一件申请中的两项以上同类或不同类独立权利要求的组合方式及适当的排列次序,但是,所列六种方式并非穷举,也就是说,在属于一个总的发明构思的前提下,除上述排列组合方式外,还允许有其他的方式。国家知识产权局:《审查指南》(2006),第二部分第六章,2.2.1。网址:http://www.sipo.gov.cn/sipo/zwgs/ling/sczn.pdf.国家知识产权局2001年版《审查指南》的相应规定与2006年版《审查指南》的规定内容含义完全一样,但表述方式略有不同,详见《审查指南》(2001),知识产权出版社2001年版,第二部分第六章,2.2.1。
专利申请人应当按照《专利法》、《专利法实施细则》及《审查指南》的规定撰写权利要求,审查员亦是按照《专利法》、《专利法实施细则》及《审查指南》的规定审查权利要求。因此,在专利侵权案件中,在对权利要求进行解释时,即使对于只经过初步审查,没有经过实质审查的实用新型专利,也应推定主张权利的权利要求是按照《专利法》、《专利法实施细则》及《审查指南》的规定撰写的,对于经过实质审查的发明专利来说,更应该作如此推定。
推定权利要求是按照《专利法》、《专利法实施细则》及《审查指南》的规定撰写的,也即意味着承认权利要求区别解释原则,在对一项专利中的多项权利要求进行解释时,推定不同的权利要求有其不同的保护范围,每一权利要求均不是多余的。当专利权利要求书既有独立权利要求,又有从属权利要求时,应当推定独立权利要求与各从属权利要求所限定的保护范围各不相同,独立权利要求的保护范围要大于从属权利要求的保护范围,在前从属权利要求的保护范围要大于在后的引用该在前从属权利要求的在后从属权利要求的保护范围。当专利权利要求书包含多项独立要求时,应当推定各独立权利要求的保护范围各不相同。
权利要求区别解释原则只是一种推定,只是要求法院在解释专利权利要求时,首先要假设涉案专利权利要求是按照《专利法》、《专利法实施细则》及《审查指南》的规定撰写的,推定专利权利要求书中记载的每一项权利要求均有其不同的保护范围,但如果有证据能够推翻该种推定,权利要求区别解释原则就不能适用。根据专利说明书及附图,或者根据专利申请人与专利权人在专利授权审查程序与专利无效宣告请求审查程序中的陈述,专利权利要求书中记载的不同权利要求应当被解释为在实质上限定的是同一技术方案;或者根据禁止反悔原则应当认定专利权利要求书记载的不同权利要求所限定的技术方案为同一技术方案,权利要求区别解释的推定就被推翻,权利要求区别解释原则就不能再被适用。
本案中,专利权人在专利无效宣告请求审查程序中修改权利要求以前,一审法院采信技术鉴定报告意见对涉案权利要求所作的解释,实质上是将权利要求1与权利要求2解释为同一技术方案,将权利要求1与权利要求2的保护范围解释为相同,这不符合权利要求区别解释原则。尽管权利要求区别解释可以被推翻,但该案专利说明书的记载并不能推翻权利要求1与权利要求2保护范围不同的推定,该案中亦不存在其他可以推翻权利要求1与权利要求2应当区别解释的依据。当然,本案中,专利权人在专利无效宣告请求审查程序中修改其相应权利要求后,权利要求1与权利要求2合并为一项权利要求,竟真的成了“同一技术方案”。
(上海市高级人民法院 张晓都)
案例来源:国家法官学院,中国人民大学法学院 《中国审判案例要览.2007年商事审判案例卷》 人民法院出版社 第368 - 378 页