(一)首部
1.判决书字号
一审判决书:北京市第一中级人民法院(2009)一中行初字第869号判决书。
二审判决书:北京市高级人民法院(2009)高行终字第1179号判决书。
3.诉讼双方
原告(被上诉人):上海申和诚洁具有限公司(以下简称申和诚公司),住所地:上海市南汇区六灶镇民义村。
法定代表人:王某,董事长。
委托代理人:辛建,北京市国联律师事务所律师。
被告:国家工商行政管理总局商标评审委员会,住所地:北京市西城区三里河东路8号。
法定代表人:许某,主任。
委托代理人:马某,国家工商行政管理总局商标评审委员会干部。
第三人(上诉人):和成(中国)有限公司,住所地:江苏省苏州市吴中区甪直镇经济开发区。
法定代表人:邱某,董事长。
委托代理人:严某,男,1969年生,汉族,和成(中国)有限公司职员,住上海市卢湾区。
委托代理人:顾雨根,上海市国雄律师事务所律师。
5.审判机关和审判组织
一审法院:北京市第一中级人民法院。
合议庭组成人员:审判长:强刚华;代理审判员:石磊;人民陪审员:周英姿。
二审法院:北京市高级人民法院。
合议庭组成人员:审判长:郭宜;代理审判员:罗峥嵘、朱海宏。
6.审结时间
一审审结时间:2009年6月12日。
二审审结时间:2009年11月6日。
(二)一审情况
1.一审诉辩主张
(1)被诉具体行政行为
国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字[2008]第3XXX4号关于第1XXXXX2号“SHHCG”商标争议裁定。
(2)原告诉称
1)本案的争议商标“SHHCG”(以下简称争议商标)与引证商标“HCG”(以下简称引证商标)具有如下区别:首先,两商标整体外观、视觉效果差异明显;其次,两商标首字母不同,读音也有很大区别;最后,两商标在含义方面差异显著,争议商标是申和诚公司独创的臆造词。因此,两商标整体区别明显,不易使相关公众对商品的来源产生误认,不构成近似商标。2)和成(中国)有限公司(以下简称和成公司)没有证据证明引证商标在争议商标申请日前已具有知名度,即使争议商标完整地包含了引证商标,但引证商标不具有知名度,两商标区别明显,相关公众不会认为两商标属于系列商标而对商品的来源产生误认。另外,争议商标是一个不可分割的整体,从来没有分割成“SH”和“HCG”使用,国家工商行政管理总局商标评审委员会(以下简称商评委)认为易使消费者将争议商标理解为上海的“HCG”,属于认定事实错误,超越法定职权。3)争议商标经过近十年的使用和宣传已经具有一定的市场认知度,与申和诚公司形成直接紧密的对应关系,争议商标指定使用的商品形成了固定的客户群。根据《中华人民共和国商标法》的立法宗旨,应当维护消费者的利益,肯定争议商标对社会的经济贡献,在这种情况下,商评委撤销申和诚公司使用近十年的知名商标属于行政行为不当。综上,申和诚公司认为被诉裁定事实认定错误,请求法院判决撤销被诉裁定并判令商评委承担本案诉讼费用。
(3)被告辩称
争议商标“SHHCG”完全包含了引证商标的文字“HCG”,且申和诚公司作为地处上海的与和成公司生产销售同类商品的经营者,注册“SHHCG”商标,极易使消费者误认两者存在某种联系,造成商品来源的混淆和误认。两商标已构成使用于相同或类似商品上的近似商标。和成公司在商标异议程序中提交的针对申和诚公司的证据交换意见证明原、被告双方就字号及产品的不正当竞争诉讼由来已久,法院的最终判决结果也使商评委确信两商标在实际使用中易使消费者混淆误认。被诉裁定就上述和成公司证据未予提及,是因为两商标已可判定为近似商标。因此,被诉裁定认定事实清楚,适用法律正确,请求法院予以维持,并判令由申和诚公司承担本案的全部诉讼费用。
(4)第三人述称
争议商标与引证商标已构成近似商标。争议商标在实际使用过程中,易使消费者以为是引证商标的系列商标,从而造成混淆误认。从2000年开始,申和诚公司和和成公司之间发生一系列诉讼,法院最终的判决结果都是认为争议商标与引证商标构成近似商标。因此,和成公司请求法院维持被诉裁定。
2.一审事实和证据
北京市第一中级人民法院经公开审理查明:争议商标为外文字母组成的文字商标“SHHCG”,该商标由申和诚公司于1999年8月27日提出注册申请,2001年3月7日核准注册,注册号为1535762,指定使用在国际分类第11类“淋浴用设备;自动小便器(卫生设施);自动水龙头;坐便器;澡盆;盥洗盆(卫生设备部件);水冲洗设备;抽水马桶;卫生间用手干燥器”商品上。2001年7月20日,和成公司对争议商标提出撤销注册申请。商评委经审理认为,申和诚公司在商标异议程序中提交的经公证的仅有10人参与的抽样问卷调查并非权威的调查机构出具,且不能得出有利于申和诚公司的结论,对判定两商标是否近似不具有参考价值。争议商标“SHHCG”完全包含了引证商标的文字“HCG”,且申和诚公司地处上海,作为与和成公司生产销售同类商品的经营者,注册使用“SHHCG”商标,极易使消费者将争议商标理解为上海的“HCG”,或误认两商标存在某种联系,从而混淆了商品的来源。和成公司在商标异议程序中提供的证据虽然不足以证明引证商标在争议商标申请日之前就已通过使用产生知名度,但引证商标早于争议商标申请注册,两商标指定使用的商品属于相同和类似商品,因此,争议商标和引证商标构成使用在相同和类似商品上的近似商标。据此,商评委依据《中华人民共和国商标法》第四十一条第三款、第四十三条及《中华人民共和国商标法实施条例》第二十九条的规定,作出商评字[2008]第3XXX4号关于第1XXXXX2号“SHHCG”商标争议裁定,决定撤销争议商标。申和诚公司不服该裁定,向法院提起行政诉讼。
另查明,引证商标为外文字母组成的文字商标“HCG”,该商标由和成公司于1997年11月18日提出注册申请,1999年3月7日核准注册,注册号为1253566,指定使用在国际分类第11类“盥洗室用导水管设备;卫生用水管设备;配水龙头;进水器;盥洗室用手干燥器;洗脸盆;浴室隔板;洗澡盆;抽水马桶;马桶座圈”商品上。
上述事实有下列证据证明:
被告提供的证据有:
(1)第1XXXXX2号“SHHCG”商标档案,用以证明争议商标的申请及核准注册日期、商标图样、指定使用商品等情况;
(2)第1XXXXX6号“HCG”商标档案,用以证明引证商标的申请及核准注册日期、商标图样、指定使用商品等情况;
(3)和成公司提交的争议申请书及证据材料等,用以证明被诉裁定是针对其申请的事实、理由和请求进行评审的;
(4)申和诚公司在商标异议程序中提交的答辩状及证据材料等,用以证明被诉裁定是针对其答辩的事实、理由和请求进行评审的。
原告提供的证据有:
(1)争议商标与引证商标的详细信息,用以证明两商标各自具有显著性,争议商标与引证商标不属于类似商品上的近似商标;
(2)争议商标荣誉证书、合格证书,用以证明争议商标具有一定知名度,可以与引证商标相区别;
(3)争议商标宣传广告制作合同及发票,用以证明争议商标通过使用宣传具有一定知名度,可以与引证商标相区别。
北京市第一中级人民法院对被告提交的全部证据及原告提交的证据(1)予以认定,原告提交的证据(2)、(3)未在行政程序中提交,法院不予采纳。
3.一审判案理由
北京市第一中级人民法院经审理认为:本案中,争议商标与引证商标均为纯字母组合而成的文字商标,其中争议商标由“SHHCG”5个字母构成,引证商标由“HCG”3个字母构成,两商标在字母构成上存在较大差异。尤其是争议商标首字母为“S”,引证商标首字母为“H”,使得两商标整体区别明显,不易使相关公众对商品的来源产生误认。虽然争议商标完整地包含了引证商标,但被诉裁定在没有认定引证商标具有一定知名度或显著性较强的情况下,认为消费者极易因此将争议商标理解为上海的引证商标,或误认两商标存在某种联系,明显缺乏事实及法律依据。因此,被诉裁定认定两商标已构成使用在相同或类似商品上的近似商标缺乏事实及法律依据。申和诚公司要求撤销被诉裁定的诉讼请求成立,予以支持。
4.一审定案结论
北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第(二)项之规定,作出如下判决:
撤销商评委作出的商评字[2008]第3XXX4号关于第1XXXXX2号“SHHCG”商标争议裁定。
(三)二审诉辩主张
1.上诉人诉称
争议商标与引证商标已构成近似商标。争议商标在实际使用过程中,易使消费者以为是引证商标的系列商标,从而造成混淆误认。从2000年开始,申和诚公司与和成公司之间发生一系列诉讼,法院最终的判决结果都是认为争议商标与引证商标构成近似商标。请求二审法院撤销一审判决,维持被诉裁定。
2.被上诉人辩称
争议商标与引证商标不构成近似商标。二者在首字母、使用文字、读音方面存在很大区别,整体外观、视觉效果差异明显。争议商标为申和诚公司独创的臆造词,整体没有含义,而引证商标其中蕴涵了和成公司的经营理念,具有内在的含义。争议商标的使用不会造成消费者的混淆和误认。争议商标通过近十年的使用和宣传,已经成为申和诚公司区别其他商品来源的显著标志,拥有较为固定的客户群体。请求维持一审判决。
商评委述称,引证商标早于争议商标的申请注册,两商标指定使用商品属于相同和类似商品。争议商标“SHHCG”完全包含了引证商标“HCG”,且申和诚公司作为地处上海的与和成公司生产并销售同类商品的经营者,注册争议商标极易使消费者将争议商标理解为上海的“HCG”,或误认为二者存在某种联系,从而混淆商品的来源。上海法院的终审判决也认定“HCG”商标有一定的知名度,特别在上海地区具有较高的知名度,申和诚公司具有恶意。我委裁定中判定两商标近似,是综合考量两企业的渊源、商标近似程度、“HCG”商标的知名度等因素作出的。即使前述考量因素未在裁定中一一评述,但两商标近似的结论正确。请求撤销一审判决,维持被诉裁定。
(四)二审事实和证据
北京市高级人民法院经审理查明:1997年11月18日,和成欣业股份有限公司向国家工商行政管理总局商标局(以下简称商标局)申请注册“HCG”商标(指定颜色,蓝底白字)(即引证商标)。1999年3月7日商标局核准注册,注册号为1253566,指定使用在国际分类第11类“盥洗室用导水管设备;卫生用水管设备;配水龙头;进水器;盥洗室用手干燥器;洗脸盆;浴室隔板;洗澡盆;抽水马桶;马桶座圈”商品上。后来和成欣业股份有限公司许可和成公司在中国大陆独家使用“HCG”商标。
1999年8月27日,上海和成洁具有限公司(后更名为申和诚公司)向商标局提出“SHHCG”商标(即争议商标)的注册申请。2001年3月7日商标局核准注册,注册号为1535762,指定使用在国际分类第11类“淋浴用设备;自动小便器(卫生设施);自动水龙头;坐便器;澡盆;盥洗盆(卫生设备部件);水冲洗设备;抽水马桶;卫生间用手干燥器”商品上。
2001年7月20日,和成公司对争议商标提出撤销注册申请。商评委经审查认为,争议商标与引证商标都指定使用在第11类抽水马桶等商品上,已构成使用在相同和类似商品上的近似商标。申和诚公司在商标异议程序中提交的经公证的仅有10人参与的抽样问卷调查并非权威的调查机构出具,且不能得出有利于申和诚公司的结论,对判定两商标是否近似不具有参考价值。争议商标“SHHCG”完全包含了引证商标的文字“HCG”,且申和诚公司地处上海,作为与和成公司生产销售同类商品的经营者,注册使用“SHHCG”商标,极易使消费者将争议商标理解为上海的“HCG”,或误认两商标存在某种联系,从而混淆商品的来源。和成公司在商标异议程序中提供的证据虽然不足以证明引证商标在争议商标申请日之前就已通过使用产生知名度,但引证商标早于争议商标申请注册,两商标指定使用的商品属于相同和类似商品,因此,争议商标和引证商标构成使用在相同和类似商品上的近似商标。据此,商评委作出[2008]第31104号裁定,撤销争议商标的注册。
申和诚公司不服该裁定,在法定期限内向一审法院提起行政诉讼。
另查明:和成公司向商评委提交的(2000)浦知初字第10号上海市浦东新区人民法院民事判决、(2002)沪一中民五(知)终字第第X号上海市第一中级人民法院民事判决可以确认如下事实:2000年7月19日,上海市浦东新区人民法院受理了和成公司诉上海和成洁具有限公司不正当竞争案。2001年12月28日,上海市浦东新区人民法院判决上海和成洁具有限公司自判决生效之日起停止在企业名称中使用“和成”字号。上海和成洁具有限公司不服该判决上诉至上海市第一中级人民法院。2002年5月10日,上海市第一中级人民法院终审判决,驳回上诉,维持一审判决。在该判决中认定上海和成洁具有限公司是在和成公司的“HCG和成卫浴”产品已取得一定的市场知名度后才成立的企业。上海和成洁具有限公司在该判决生效后更名为上海和浴洁具有限公司,上海和浴洁具有限公司后更名为申和诚公司,即本案的被上诉人。
二审中各方当事人未向二审法院提交新的证据,经审查二审法院对一审法院的认证意见予以确认。
(五)二审判案理由
北京市高级人民法院经审理认为:和成公司向商评委提交的证据并不包括其在1999年前宣传、使用的证据,其提交的证据不足以证明引证商标在争议商标申请注册前具有知名度。上海两级法院的判决可以证明,引证商标经过使用和宣传已经具有一定的知名度,但是否是在争议商标申请注册前具有知名度,判决没有明确认定。因此,商评委关于引证商标不具有知名度的认定正确。
本案中,争议商标“SHHCG”不仅完整包含了引证商标“HCG”,而且“HCG”中的“H”的设计特点相同,即“H”左边的竖明显长于右边的竖。虽然争议商标与引证商标的首字母不同,读音不同,但对于均无含义的该两商标而言,整体的近似、设计特点的相同,容易造成商标的混淆和误认。上海两级法院关于申和诚公司是在和成公司的“HCG和成卫浴”产品已取得一定的市场知名度后才成立的企业这样的认定,以及和成公司与申和诚公司均位于上海地区、指定使用的商品属于类似商品、争议商标完整包含引证商标、设计特点相同的事实因素,能够证明争议商标与引证商标构成了类似商品上的近似商标。因此,商评委认定争议商标与引证商标构成了类似商品上的近似商标正确。
(六)二审定案结论
北京市高级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第(三)项的规定,作出如下判决:
1.撤销北京市第一中级人民法院(2009)一中行初字第869号行政判决;
2.维持商评委于2008年12月29日作出的商评字[2008]第3XXX4号《关于第1XXXXX2号“SHHCG”商标争议裁定》。
(七)解说
《中华人民共和国商标法》第二十八条规定,申请注册的商标,不得与他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似。判断商标的相同或近似需要从使用商标的商品是否相同或类似以及商标标识是否相同或近似两个方面进行,在判断的过程中还需要坚持个案审查与综合考量案件中的相关因素的原则,总之,判断商标是否近似的唯一标准就是,商标是否起到了标识产品或服务来源的作用,避免相关消费者对产品或服务产生混淆或误认。具体到本案中,笔者认为,在判断争议商标与引证商标是否构成类似商品上的近似商标时,应当从以下几个方面进行审查:
1.关于引证商标是否具有一定知名度的问题
和成公司向商评委提交的证据并不包括其在1999年前宣传、使用的证据,因此其提交的证据不足以证明引证商标在争议商标申请注册前具有知名度。上海两级法院的判决可以证明,引证商标经过使用和宣传已经具有一定的知名度,但是否是在争议商标申请注册前具有知名度,判决没有明确认定。判决书认定的事实是“申和诚公司是在和成公司的‘HCG和成卫浴’产品已取得一定的市场知名度后才成立的企业”。
2.关于争议商标的注册人是否存在恶意注册的问题
本案虽然并不涉及《中华人民共和国商标法》第四十一条第一款中规定的以“不正当手段取得注册”,但本案的和成公司与申和诚公司已就商号权的问题进行了相应的诉讼,该案已判决申和诚公司停止使用“和成”商号。因此,申和诚公司应当知道和成公司的已注册的引证商标,申和诚公司注册争议商标是否存在恶意的问题,应当是本案审查的范围。从上海两级法院的判决和申和诚公司不断更改的企业名称中可以看到申和诚公司在不断地搭和成公司的“便车”,先是试图搭企业名称的“便车”,使用类似的宣传材料,现在的名称还在围绕“和成”做文章。再是试图搭商标的“便车”。因此可以认为申和诚公司存在一定的主观恶意。
3.关于争议商标的标识与引证商标的标识本身是否近似的问题
判断两商标标识是否相同或近似时,应当从其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构入手,对两商标的整体进行综合判断。本案中,争议商标“SHHCG”不仅完整包含了引证商标“HCG”,而且“HCG”中的“H”的设计特点相同,即“H”左边的竖明显长于右边的竖。虽然争议商标与引证商标的首字母不同,读音不同,但对于均无含义的该两商标而言,整体的近似,更容易造成商标的混淆和误认。且申和诚公司地处上海,作为与和成公司生产销售同类商品的经营者,注册使用“SHHCG”商标,极易使消费者将争议商标理解为上海的“HCG”,或误认两商标存在某种联系,从而混淆商品的来源。综上,争议商标的标识与引证商标的标识近似,两商标构成了近似商标。
4.关于争议商标与引证商标指定使用的商品是否类似的问题
争议商标指定使用的商品与引证商标指定使用的商品均属于国际分类第11类的卫生设备装置,指定使用的商品属于类似商品。
综合考量上海两级法院关于申和诚公司是在和成公司的“HCG和成卫浴”产品已取得一定的市场知名度后才成立的企业这样的认定,以及和成公司与申和诚公司均位于上海地区、指定使用的商品属于类似商品、争议商标完整包含引证商标、设计特点相同的事实因素,争议商标的注册使用易使相关消费者对产品产生混淆或误认。二审法院判定争议商标与引证商标属于类似商品上的近似商标正确。一审法院仅依据两商标首字母的不同即判定争议商标与引证商标不属于类似商品上的近似商标,明显缺乏对整个案件全部因素的综合审查。
(北京市高级人民法院 朱海宏)
案例来源:国家法官学院,中国人民大学法学院 《中国审判案例要览.2010年行政审判案例卷》 中国人民大学出版社 第56 - 62 页