(一)首部
1.判决书字号:北京市第一中级人民法院(2011)一中行初字第1257号行政判决书。
3.诉讼双方
原告:联塑(杭州)机械有限公司,住所地:浙江省临安经济开发区。
法定代表人:陆某,该公司董事长。
原告:陆某,商人,住台湾省台南县。
二原告之共同委托代理人:王某,杭州天正专利事务所有限公司专利代理人。
被告:国家知识产权局,住所地:北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。
法定代表人:田某,该局局长。
委托代理人:韩某,中华人民共和国国家知识产权局干部。
委托代理人:慕某,中华人民共和国国家知识产权局干部。
第三人:韩某。
5.审判机关和审判组织
审判机关:北京市第一中级人民法院。
合议庭组成人员:审判长:张杰;代理审判员:赵锋、李智。
(二)诉辩主张
1.被诉具体行政行为
被告针对第200810125023.X号专利申请(发明创造名称:射出成型机射料管定位结构,以下简称涉案专利)作出手续合格通知书(以下简称被诉通知书),其中认定:上述专利申请,申请人于2009年1月19日提交的著录项目变更申报书,经审查,符合《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)第十条及2002年12月28日修订的《中华人民共和国专利法实施细则》(以下简称《专利法实施细则》)第一百一十八条第二款的有关规定,并且申请人在《专利法实施细则》第九十七条规定的期限内,按规定缴纳了著录项目变更费,准予变更申请人,即将涉案专利的申请人由联塑(杭州)机械有限公司(以下简称联塑公司)和陆某变更为联塑公司、陆某和韩某。
2.原告诉称
(1)优先权转让与申请人的著录项目变更是两个独立的程序,且有先后的差异,不得加以混淆。只有在优先权转让程序完成之后,才能进行申请人的变更。本案中,优先权的转让已经由被告批准完成,且无人提出异议,应属合法有效。(2)本案中,申请人由两原告变更为两原告和第三人韩某,已经涉及中国内地单位专利申请权的摊薄。换言之,本案涉及中国内地的单位向台湾地区的个人转让专利申请权,应当获得相关行政部门的审批。被告在缺乏相应审批文件的情形下作出被诉通知书,同意变更涉案专利申请的申请人,违反了涉外专利申请转让的相关法律的规定。综上,请求法院依法撤销被诉通知书。
3.被告辩称
(1)国家实行技术进出口管理制度的目的在于规范技术进出口管理,维护技术进出口秩序,促进国民经济和社会发展,要求技术进出口应当有利于维护我国经济技术权益。就本案来说,先后提出的专利申请的内容相同,被诉通知书同意增加的专利申请人韩某本来就是在先申请的申请人,因此该项专利申请权的转让不属于《专利法实施细则》规定的需要国务院对外经济贸易主管部门会同国务院科学技术行政部门批准转让的情形。(2)虽然优先权转让和专利申请权转让属于不同的程序,但两者具有相同的属性,即两者均构成申请人的变化,从而造成专利申请权的转移。本案中,在先申请的申请人为联塑公司和韩某,经过优先权转让后,在后申请的申请人取得了该项专利的申请权,即专利申请人已由联塑公司和韩某变更为联塑公司和陆某。按照原告的主张,如果本案被诉通知书因未经相关行政部门审批而应被撤销,那么与本案相关的优先权转让也应当被撤销。综上,被诉通知书认定事实清楚、适用法律正确,请求法院予以维持。
(三)事实和证据
北京市第一中级人民法院经公开审理查明:2008年6月23日,原告联塑公司以及陆某向被告国家知识产权局提出涉案专利申请,并要求行使中国实用新型专利优先权,该在先专利申请的申请人为联塑公司和韩某,二者同时提交了优先权转让证明。2009年1月16日,被告作出视为未要求本国优先权通知书,原因是提交的优先权转让证明未经在先申请的全体申请人签字或者盖章。2009年1月19日,联塑公司和陆某提交著录项目变更申报书及专利申请权转让协议书,请求将申请人由联塑公司和陆某变更为联塑公司、陆某和韩某,同时提交了专利申请权转让协议书。2009年2月18日,联塑公司和陆某提出恢复优先权申请,并提交了经在先申请的全体申请人签字和盖章的优先权转让证明。同时,再次提交了将申请人由联塑公司和陆某变更为联塑公司、陆某和韩某的著录项目变更申报书。2009年3月13日,被告经审查作出优先权恢复请求审批决定,同意恢复优先权。同时,被告作出被诉通知书。2009年12月7日,原告联塑公司和陆某不服被诉通知书,向被告提起行政复议。被告经审查,作出行政复议决定,维持了被诉通知书。原告联塑公司和陆某仍不服被诉通知书,诉至法院。
上述事实有下列证据证明:
1.涉案专利申请受理通知书、申请文件、优先权转让声明,用于证明涉案专利申请的申请人、专利申请内容及要求另一在先申请的优先权;
2.在先专利申请文件,用于证明在先申请的内容及申请人;
3.《视为未要求本国优先权通知书》,用于证明申请人提交的优先权转让声明不合格;
4.申请人提交的著录项目变更申报书及专利申请权转让协议书,用于证明涉案专利申请人请求变更申请人;
5.申请人提交的恢复权利请求书、优先权转让证明及申请人变更的著录项目变更申报书,用于证明申请人请求恢复优先权、在先申请的申请人转让本国优先权及申请人提出申请人变更请求;
6.恢复权利请求审批决定,用于证明被告给予涉案专利本国优先权;
7.被告于2010年9月7日作出的第1306号行政复议决定书。
(四)判案理由
北京市第一中级人民法院经审理认为:《专利法》第十条第二款规定,中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利申请权或者专利权的,应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。《专利法实施细则》(2002)第十四条规定,中国单位或者个人向外国人转让专利申请权或者专利权的,由国务院对外经济贸易主管部门会同国务院科学技术行政部门批准。《审查指南》第一部分第一章第6.7.2.2节第(3)项规定,转让方是中国内地的个人或者单位,受让方是香港、澳门或者台湾地区的个人、法人或者其他组织的,参照本项(ii)的规定处理。该项(ii)规定,转让方是中国内地的个人或者单位,受让方是外国人、外国企业或者外国其他组织的,应当出具国务院商务主管部门颁发的《技术出口许可证》或者《自由出口技术合同登记证书》,或者地方商务主管部门颁发的《自由出口技术合同登记证书》,以及双方签字或者盖章的转让合同。由此可知,中国内地的个人或单位向香港、澳门或者台湾地区的个人、法人或者其他组织转让专利申请权或者专利权的,应当先行获得相关行政部门的批准并取得相应的技术出口审批文件。本案中,涉案专利申请权的转让人之一联塑公司为中国内地的单位,而受让人之一韩某为台湾地区的个人。因此,涉案专利申请权在转让之前须取得相关行政部门的技术出口审批文件。在缺乏技术出口审批文件的情形下,被告核准涉案专利申请权的转让显然违反了上述法律规定。另外,优先权转让与专利申请权转让分属不同的程序,优先权之转让情形不影响有关本案被诉通知书的合法性审查。综上,被诉通知书适用法律、法规错误,处理结论有误,本院依法应予撤销。原告的诉讼请求具有事实及法律依据,本院应予支持。
(五)定案结论
北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第(二)项第2目之规定,作出如下判决:
撤销被告国家知识产权局于2009年3月27日针对第200810125023.X号专利申请作出的专利著录项目变更手续合格通知书。
(六)解说
本案的争议焦点在于:专利申请权转让与优先权转让(要求优先权)在性质上存在何种差别以及此差别是否导致二者在审查程序中存在关联。
《专利法》第十条第一款规定,专利申请权和专利权可以转让;第二十九条第二款规定,申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起12个月内,又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的,可以享有优先权。笔者认为,《专利法》所称专利申请权是指申请人在向国家知识产权局提出申请后对其专利申请所享有的民事权利。此种权利属财产权,其主要体现在申请人有权决定对其申请予以保留、实施、放弃、转让等。而优先权是基于法律的直接规定所发生的权利,不容当事人任意创设,在法定要件具备时,当然发生效力。创设优先权之目的在于不同性质的若干民事权利发生冲突时,其可以担保某一民事权利人的民事权利优先于其他民事权利人的民事权利而得到实现。我国设立的知识产权优先权制度保证了债权人针对债务人所享有的特定知识产权中的财产性权利的优先权。
基于专利申请权及优先权性质之差异,法律、法规等对于专利申请权的转让以及优先权转让(要求优先权)的规定亦明确区分。《专利法》第十条第二款规定,中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利申请权或者专利权的,应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。《专利法实施细则》(2002)第十四条规定,中国单位或者个人向外国人转让专利申请权或者专利权的,由国务院对外经济贸易主管部门会同国务院科学技术行政部门批准。《审查指南》第一部分第一章第6.7.2.2节第(3)项规定,转让方是中国内地的个人或者单位,受让方是香港、澳门或者台湾地区的个人、法人或者其他组织的,参照本项(ii)的规定处理。该项(ii)规定,转让方是中国内地的个人或者单位,受让方是外国人、外国企业或者外国其他组织的,应当出具国务院商务主管部门颁发的《技术出口许可证》或者《自由出口技术合同登记证书》,或者地方商务主管部门颁发的《自由出口技术合同登记证书》,以及双方签字或者盖章的转让合同。而对于优先权转让(要求优先权),《专利法》第三十条规定,申请人要求优先权的,应当在申请的时候提出书面声明,并且在3个月内提交第一次提出的专利申请文件的副本;未提出书面声明或者逾期未提交专利申请文件副本的,视为未要求优先权。《专利法实施细则》(2002)第三十二条规定,申请人依照《专利法》第三十条的规定办理要求优先权手续的,应当在书面声明中写明第一次提出专利申请的申请日、申请号和受理该申请的国家;书面声明中未写明在先申请的申请日和受理该申请的国家的,视为未提出声明。《审查指南》第一部分第一章第6.2节规定,申请人就相同主题的发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起12个月内,又以该发明专利申请为基础向专利局提出发明专利申请或者实用新型专利申请的,或者又以该实用新型专利申请为基础向专利局提出实用新型专利申请或者发明专利申请的,可以享有优先权。这种优先权称为本国优先权。第6.2.2.4节规定,要求优先权的在后申请的申请人与在先申请中记载的申请人应当一致;不一致的,在后申请的申请人应当在提出在后申请之日起3个月内提交由在先申请的全体申请人签字或者盖章的优先权转让证明文件。在后申请的申请人期满未提交优先权转让证明文件,或者提交的优先权转让证明文件不符合规定的,审查员应当发出视为未要求本国优先权通知书。
笔者认为,根据意思自治原则,专利申请权的转让原则上不受限制,只要当事人达成协议即可,但是考虑到我国的产业政策、科技政策和社会发展政策,采取相应的技术出口管制措施有利于促进我国科技进步和对外经济技术合作的发展,有利于维护我国经济技术权益。因此,《审查指南》明确中国内地的个人或单位向香港、澳门或者台湾地区的个人、法人或者其他组织转让专利申请权或者专利权的,应当先行获得相关行政部门的批准并取得相应的技术出口审批文件。然而在后申请的申请人要求优先权时只需在3个月内提交第一次提出的专利申请文件的副本及要求优先权的书面声明,即优先权转让(要求优先权)的过程中不存在行政审批环节。如果要求优先权之在后申请的申请人与在先申请中记载的申请人不一致,在后申请之申请人仅需补充提交由在先申请的全体申请人签字或者盖章的优先权转让证明文件。综上,专利申请权及专利法中之优先权在权利属性上存在差异,专利申请权的转让及优先权转让(要求优先权)在审查程序、审查标准方面存有不同。专利申请权的转让与优先权转让(要求优先权)各自独立,既不在程序中存在前后之别,又不因申请内容相同或在先、在后申请人交叉的缘故而关联。本案中,专利申请权转让人之一的联塑公司为中国内地的单位,受让人之一的韩某为台湾地区的个人。因此,被告在缺乏相关行政部门的技术出口审批文件的情形下,核准涉案专利申请权的转让违反了法律、法规之规定。本案优先权之转让情形并不能影响法院针对专利申请权转让之核准行为的合法性审查。
关于专利申请权转让在一定条件下的审批制度是否合理的问题,笔者认为,根据《技术进出口管理条例》的规定,出口的技术分为禁止出口、限制出口、自由出口技术三类。由于技术出口涉及国家安全、社会公共利益、公民以及动植物的健康或者安全、环境保护、自然资源保护、国内供需平衡、出口经营秩序、建设特定产业、我国国际金融地位和国际收支平衡等重大问题,因而建立、健全技术出口管制有其相当的必要性。本案中,涉及技术出口的审批情形为中国内地的个人或单位向香港、澳门或者台湾地区的个人、法人或者其他组织转让专利申请权或者专利权。然而,本案中涉案专利申请人之一的联塑公司为中国内地公司,另一位申请人陆某为台湾地区个人,专利申请权的受让方亦包含台湾地区个人,此种转让情形是对“转让方为中国内地的个人或单位”条件的扩大。笔者认为,根据《技术进出口管理条例》第二条的规定,技术进出口,是指从中华人民共和国境外向中华人民共和国境内,或者从中华人民共和国境内向中华人民共和国境外,通过贸易、投资或者经济技术合作的方式转移技术的行为。即使中国内地的个人或单位连同台湾地区的个人、法人或者其他组织向台湾地区的个人、法人或者其他组织转让专利申请权或者专利权,也需要通过技术出口审批手续,那么本案中的转让情形是否属于纯粹的技术转移行为也是值得商榷的。
(北京市第一中级人民法院 李智)
案例来源:国家法官学院,中国人民大学法学院 《中国审判案例要览.2012年行政审判案例卷》 中国人民大学出版社 第13 - 18 页