(一)首部
1.判决书字号
一审判决书:四川省成都市人民法院(1992)经一字第79号。
二审判决书:四川省高级人民法院(1993)川高法经终字第56号。
3.诉讼双方
原告(被上诉人):傅某,成都民生化工厂厂长。
委托代理人:赵传华,成都市第三律师事务所律师。
委托代理人:肖某,化工部成都有机硅研究中心工程师。
被告(上诉人):成都市复合降阻材料厂(下称降阻材料厂)。
法定代表人:何某,降阻材料厂负责人。
委托代理人:袁家传,四川省科技律师事务所律师。
委托代理人:葛某,四川工业学院电气工程系教师。
5.审判机关和审判组织
一审法院:四川省成都市中级人民法院。
合议庭组成人员:审判长:喻明道;审判员:梁群;代理审判员:张俊恩。
二审法院:四川省高级人民法院。
合议庭组成人员:审判长:唐毅;代理审判员:侯克莉、何学敏。
6.审结时间
一审审结时间:1993年4月16日。
二审审结时间:1993年12月17日。
(二)一审情况
1.一审诉辩主张
(1)原告诉称:原告于1988年3月28日向国家专利局申请固体无机化学接地降阻剂发明专利,并于1991年1月9日被国家专利局授予该项专利权。降阻材料厂负责人何某利用其在原告处工作之机窃取原告的专利技术,并于1989年3月筹办了降阻材料厂,生产、销售原告的专利产品,要求降阻材料厂停止生产、销售降阻剂,赔偿原告经济损失,向原告赔礼道歉。
(2)被告辩称:我厂生产的降阻剂是与原告的固体无机化学接地降阻剂的技术特征不相同的产品。原告的降阻剂是A、B组包装的两组制,我厂生产的降阻剂是一组制,两种产品在其主要性能方面都有本质区别。另外,被告认为原告的固体无机化学接地降阻剂不具备专利法关于获得专利权所要求的新颖性,并在答辩期内向国家专利局提出了复审请求,国家专利局予以受理。
2.一审事实和证据
四川省成都市中级人民法院受理本案后,经公开开庭审理,查明:1988年3月28日,傅某向国家专利局申请了固体无机化学接地降阻剂发明专利,并于1991年1月9日被国家专利局授予了该项专利权。在权利要求书和说明书中载明该项专利有四项技术特征:第一项表述该发明为一种固体化学接地降阻剂,并列出了该产品的主要物质组成成份;第二项表述该产品由A、B两组组成;第三项为各组成份的重要百分比;第四项为优选百分比。该产品主要用途是作大气过电压防雷接地。1989年3月,降阻材料厂负责人何某申领了成都郫县犀浦复合降阻材料厂的个体工商营业执照,开始生产、销售固体接地降阻材料,自1989年至1992年该厂共印制了5个版本的产品说明书,其中1989年和1990年的说明书载明了该厂所生产降阻材料的成份,但无比例说明,以后三本说明书没有成份的表述。1992年8月,成都郫县犀浦复合降阻剂材料厂更名为成都市复合降阻材料厂即被告名称,其经济性质变更为私营合资企业,何某、黄某、周某、巫某四人为此签订了合伙协议一份。经测算,被告降阻材料厂自1989年至1992年12月共生产、销售降阻材料900吨以上,降阻材料厂称该种降阻材料每吨可获利200余元,而傅某则称每吨可获利约1000元。该院还查明:降阻材料厂的主要人员何某、黄某、周某、巫某在开办该厂以前均在傅某所经营的成都民生化工厂工作过较长时间,在此期间成都民生化工厂即在生产和销售傅某的专利产品降阻剂,对该产品的生产方法及过程何某等人均能了解和掌握。
在审理期间,四川省成都市中级人民法院委托了成都市专利管理处对原告和被告所生产的降阻材料进行了对比鉴定,鉴定的依据是原告的权利要求书、说明书和被告1989年、1990年的两份产品说明书。其鉴定结果为:(1)二者的技术目的相同,均为供降低接地电阻而提供的无机复合型降阻材料;(2)二者同由两类主要组成即导电性物质、凝结和增强物质组成,二者在此两类物质中主要成分均相同,其不同部分亦属同类物质,其性质和作用相同,可同类取代。二者次要成份不同部分只影响其贮存和使用性能,不影响其基本功能,且一组份制与两组份制其组成及功能无实质性区别;(3)由于二者的产品组成基本一致,且应用于同一技术目的,故二者应产生相同或类似的技术效果,被告产品的效果不会产生突破性的差异。结论为:从技术目的、技术内容和技术效果相统一的观点出发,此二者的产品可以以为具有专利法意义上的相同性。
以上事实有下列证据证明:
(1)傅某获得国家专利局授予其固体无机化学接地降阻剂发明专利的专利权证书及其权利要求书、说明书,证明了傅某向国家专利局申请该项发明专利的时间、被授予该项专利的时间、该专利受保护的范围;
(2)何某等人开办及变更降阻材料厂的工商登记情况,证明何某等人办厂生产降阻剂的时间及厂名的变更过程,以及该厂性质的变化情况;
(3)降阻材料厂所生产、销售降阻剂的产品说明书、证明该厂所生产、销售降阻剂的基本方,特别是该产品的组成成份;
(4)降阻材料厂生产、销售降阻剂的生产记录和部分发票,证明了该厂生产、销售降阻剂的数量及销售额;
(5)成都市专利管理处对原、被告所生产的降阻剂的生产方法进行鉴定的鉴定意见,证明被告生产的降阻材料在技术上与原告专利产品具有相同性;
(6)被告负责人何某的陈述,证明其与黄某等人在开办降阻材料厂前确在傅某所经营的成都民生化工厂工作过较长时间,且不否认了解傅某专利产品的生产技术方法,还证明降阻材料厂生产、销售一吨降阻剂可获利200余元。
3.一审判案理由
四川省成都市中级人民法院鉴于上述事实认为:
(1)傅某获得的固体无机化学接地降阻剂发明专利权的受保护范围为四项技术特征:①该产品的组成成分;②该产品由A、B两组组成;③该产品各组成成分的百分比;④各成份的优选百分比。在四项技术特征中,第①和第③项为必要技术特征,而第②和第④项为非必要技术特征。
(2)根据成都市专利管理处对原、被告的有效资料进行对比鉴定,被告降阻材料厂所生产和销售的降阻材料与原告傅某的专利产品在必要技术特征上基本上重合,因而降阻材料厂构成了对傅某发明专利的侵权。
(3)傅某自知道被告对其侵权起至1992年8月向法院起诉之日,期间经过3年多,又没有法定的中止、中断事由,故对被告1989年3月至1990年8月以前的侵权因超过诉讼时效,原则上不予追究。
(4)由于对被告生产、销售降阻剂的数量、利润率无法收集到准确的资料和证据,确定数量为900吨,每吨获利200元,即共获18万元。
(5)原告在诉讼请求中要求被告赔礼道歉,但专利法中没有这一承担民事责任的方式,故该项请求不宜以判决方式支持。
4.一审定案结论
四川省成都市中级人民法院根据所认定的事实、证据和上述判案理由,于1993年4月16日依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十条第一款,《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条,《中华人民共和国专利法》第六十条第一款、第六十一条之规定,判决:
(1)被告降阻材料厂立即停止生产和销售侵犯原告傅某专利权的降阻剂;
(2)被告降阻材料厂赔偿原告经济损失18万元,于判决发生法律效力后一个月内付清。
案件受理费10010元,其它诉讼费2500元,财产保全申请费3000元,全部由被告降阻材料厂负担。
(三)二审诉辩主张
1.被告降阻材料厂不服判决,向四川省高级人民法院提起上诉,诉称:(1)原判依据上诉人前期的两份产品说明书为基础所作出的鉴定结论无论在法律上还是技术上都是错误的,因为在这两份说明书中上诉人作了虚假宣传;(2)上诉人在1991年1月以后的产量只有500吨,每吨利润为120元;(3)被上诉人起诉时已过诉讼时效。因此,要求二审法院撤销原判,进行实物鉴定。
2.被上诉人傅某辩称:
(1)上诉人的主要成员均在成都民生化工厂工作过较长时间,其技术来源显而易见;
(2)原审的鉴定结论是科学的、可靠的;
(3)上诉人自建厂开始就已生产、销售降阻剂,原审认定的产量和利润是保守的;
(4)被上诉人1991年1月获得专利权,1992年8月起诉未超过诉讼时效。请求维持原判。
(四)二审的事实和证据
二审法院对一审法院查证的主要事实予以认定。在二审期间,降阻材料厂又提供了其生产降阻剂的技术来源、组成成份的配方表及傅某在降阻材料厂购样后进行检测的报告等证据,傅某亦提供了否定降阻材料所称其技术来源的反证。经审查,四川大学分析测试中心检测报告中反映出的降阻材料厂的产品配方与该厂提交的产品配方并不一致。二审法院根据上诉人提供的证据并进行了审查,认定降阻材料厂1991年1月以后的降阻剂销售量为500吨,销价为每吨2000元,利润率为15%。
(五)二审判案理由
二审法院根据以上事实和证据,认为:傅某降阻剂配方发明专利权具有的四项技术特征中,产品的组成成份和各成份按重量的一定幅度的比例为其必要技术特征;原审法院委托有关专家所作出的鉴定,其方法是可行的,程序是合法的。降阻材料厂提出前两份说明书作了虚假宣传查无实据,其事后向本院提交的产品配方表亦不能证明该厂过去产品的真实成份,且与四川大学分析测试中心的鉴定报告相矛盾。上诉人提出的配方来源的主张证据不足。二审法院认为根据现有证据已足以判定本案事实,上诉人又未提供可以鉴定出化合物的混合物的每一种具体组份的准确方法,故对其提出进行实物鉴定的要求不予支持。原判认定事实清楚,审理程序合法,责任划分正确。但在诉讼时效的认定和赔偿数额的计算上不尽恰当。
(六)二审定案结论
四川省高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(二)项的规定,判决如下:
1.维持四川省成都市中级人民法院(1992)经一字第79号民事判决第1项;
2.变更四川省成都市中级人民法院(1992)经一字第79号民事判决第2项为:由成都市复合降阻材料厂赔偿傅某经济损失15万元,在本判决生效之日起1月内付清。
本案一审案件受理费10010元,其它诉讼费2500元,财产保全费3000元,共计15510元,由成都市复合降阻材料厂承担,二审案件受理费5110元、其它诉讼费2500元,由降阻材料厂负担6000元,傅某负担1610元。
(七)解说
本案是一起因产品制造方法侵权而导致的专利侵权案,在处理本案中主要有以下几个问题:
1.本案中自被告开始侵权到原告提起诉讼期间长达三年多,时间较长。在这3年多的时间中被告极有可能在其生产方法和技术上进行改进,并且改进到避开原告专利技术的范围。而法院解决的侵权纠纷所涉及的事实主要是处于原告起诉前的期间。因此,法院在诉讼中要对诉前被告的生产技术是否侵权进行鉴定,其鉴定方法显得尤为重要。本案采取对被告过去的产品说明书进行鉴定是查清本案侵权事实的有效方法,而若进行现场操作及实物鉴定,则如前述被告有提高、改进生产技术的可能,从而使鉴定结论对被告在诉前是否侵权的事实不具有排他性。但是,若本案被告拒绝提供或不能提供能够证明过去生产方法的资料,则本案将难以查清侵权事实。对此,法院是否判决原告败诉,或另行采取何种有效的查证方法值得研究;
2.在发明专利中,有些专利权所有人在其权利要求书中的权利要求不严谨,特别是能够反映和界定该项发明的发明点的必要技术特征与不反映的界定发明点的非必要技术特征没有明确的区分。对此,作为审理该侵权案的人民法院就需要找出反映必要技术特征的权利要求条款,排除不能反映发明点的非必要技术特征条款,这样才能准确的保护专利权所有人的合法权益,不致被侵权人以非必要技术特征的差异掩盖其侵权事实的行为所迷惑。本案正是抓住了第①和第③两项必要技术特征这一关键问题,从而正确的判定了被告的侵权行为;
3.在专利侵权纠纷中,确定对被侵权人赔偿损失的数额是一个复杂的问题。最高人民法院《关于审理专利权纠纷案件若干问题的解答》(下称“解答”)中列举了三种计算方法,但在本案中前两种方法难以收集到全面的依据,而且又无许可使用费可循,因而在确定这一金额时主要以适当赔偿的原则考虑,对已掌握和尚未掌握的各种依据与本案的综合情况全面分析、判断,确定的赔偿额以掌握的证据为基本依据,结合其它因素适当上、下调整,但可采取就低不就高的办法处理。这是因为侵权人虽然实施了侵权行为,但也是付出了一定的劳动,特别是该企业的一般职工大都没有侵权的过错,有权获得应有的劳动报酬,故不宜将因侵权生产所获得的收益全部予以剥夺。事实上,大多数专利权人对赔偿额的请求并不过份强调,而主要强调停止侵权行为的继续进行。在本案中,傅某起诉要求降阻材料厂赔偿损失50万元,其主要依据就是该产品销售一吨可获利约1000元,而降阻材料厂仅承认每吨获利约200元,对这一事实法院是难以查清的。经法院做工作,原告放弃了要求赔偿50万元的请求,表示赔偿额由法院视情决定。一、二审法院主要依据了查证属实的事实,结合被告陈述和本案情况,做出了赔偿15万元的判决,原告对此表示接受。
4.在很多专利侵权案中,被告一方面应诉,另一方面向专利局提出宣告无效的复审请求,这种做法虽然是合法的,但也有利用法律赋予的这项权利达到拖延诉讼继续侵权的目的。为此,解答中明确:发明专利侵权案件中,被告在答辩期间提出宣告发明专利无效的请求,一般可以不中止诉讼。在案件审理终结并执行完毕后,宣告发明专利无效的复审决定对案件无溯及力。在本案的审理中,立案人走访了有关部门,了解到发明专利被宣告无效的可能性很小,而复审期一般较长。本案要待复审结果后处理,则可能导致侵权行为在一定期限内合法化。因此,一、二审法院根据最高人民法院的司法解释及时处理了本案。在本案审结后,国家专利局复审委员会作出了复审决定,对该项专利权原则上予以维持,但对原权利要求的权项予以调整。
5.民法通则第一百三十七条对诉讼时效仅规定了以知道或者应当知道权利被侵害时起计算,而没有就长期的、持续的侵权行为跨越诉讼时效的情况作出规定。本案的处理,一、二审法院对处于诉讼时效内的侵权行为作出了实体判决,这是基于对立法精神的理解。因为被侵权人知道而不起诉不一定是对自己诉讼权利的放弃,而可能是出于其他多种考虑。民法通则规定以知道或应当知道起计算,目的是为了保护被侵权人在不知道的情况下不致丧失诉权。而侵权人的持续侵权行为导致被侵权人也处于持续的知道状态,但只要被侵权人没有以有效的方式明确表示放弃其民事实体和诉讼权利,则对诉讼时效以内的被侵害的合法权益,法院应予以保护。这一问题尚有待探讨,或予以司法解释。
(张俊恩)
案例来源:中国高级法官培训中心,中国人民大学法学院 《中国审判案例要览:1994年综合本》 中国人民公安大学出版社 第1284 - 1289 页