(一)首部
1.判决书字号
一审判决书:湖南省长沙市中级人民法院(1992)长法经一字第45号。
二审判决书:湖南省高级人民法院(1993)湘高经终字第23号。
3.诉讼双方
原告(反诉被告、被上诉人):岳阳市颜氏燃烧器厂。
法定代表人:张某,厂长。
委托代理人:赵洪,湖南省第一律师事务所律师。
委托代理人:熊炜,岳阳市第一律师事务所律师。
被告(反诉原告、上诉人):湖南长沙县沙坪节能设备厂。
法定代表人:李某,厂长。
委托代理人:肖某,该厂法律顾问。
委托代理人:谢某,该厂法律顾问。
第三人(被上诉人):颜某,住长沙市河西新民路颜氏节能技术研究所,系南省动力机厂退休人员。
委托代理人:谢某1,长沙市颜氏节能研究所办公室主任。
委托代理人:毛镇科,湖南省第二律师事务所律师。
5.审判机关和审判组织
一审法院:湖南省长沙市中级人民法院。
合议庭组成人员:审判长;何冬林;审判员:赵金福、杨赛宇、李治波;代理审判员:唐雪平。
二审法院:湖南省高级人民法院。
合议庭组成人员:审判长:郑建国;代理审判员:刘东河、高志刚。
6.审结时间
一审审结时间:1992年12月8日。
二审审结时间:1993年4月3日。
(二)一审情况
1.一审诉辩主张
(1)原告岳阳市颜氏燃烧器厂诉称:①颜某是“工业炉用火焰筒式油料燃烧器”等二十一项专利的原专利权人,1990年11月20日,颜已将其二十一项专利权转让给了原告,被告未经原告同意,擅自生产销售原告的专利产品,侵犯了原告的专利权。②请求判令被告停止对原告专利权的侵害行为,并判令被告赔偿原告所受经济损失15万元,诉讼费用由被告承担。
(2)被告湖南长沙县沙坪节能设备厂答辩并反诉称:①颜某转让给原告的二十一项专利系颜在被告单位工作期间的职务发明,其专利权应属被告所有。②请求判令驳回原告诉讼请求,责令原告立即停止生产,并由第三人颜某返还非法转让“工业炉用火焰筒式油料燃烧器”等二十一项专利转让费,诉讼费由原告和第三人承担。
(3)第三人颜某辩称:我在被告单位工作期间,合同约定专利权归我,后来我又开办了私营研究所开发节能产品,所获二十一项专利均属非职务发明创造。
2.一审事实和证据
长沙市中级人民法院审理,查明:第三人颜某研制设计了几种节能设备,于1983年2月1日与长沙县沙坪乡政府企业办和农机厂签订《关于联合开展节能设备生产的合同》,由农机厂分出一部分成立长沙县沙坪节能设备厂,承担第三人设计的几种节能新设备的制造和系列化型号的试制任务。合同规定:产品图纸和使用维护说明书及宣传资料由第三人提供,制造和试验由节能设备厂承担;节能设备厂投资三至四万元摊入产品成本中收回;节能设备厂按实际料工费提增20%作为利润收益,除成本、工商税、管理费、节能设备厂的利润四项外的多余部分作为第三人的收益。后修改为第三人提取税后利润的20%作技术报酬;国家专利法公布后,申请的专利权归第三人;合同终止后,图纸资料交回第三人,节能设备厂不得再生产和销售等。该合同履行期间,第三人将原来节能技术改进后申请了“工业炉用油料燃烧器”等四项非职务发明专利。1986年5月1日,沙坪乡政府企业办与第三人签订《专利实施许可与办厂承包合同书》,合同规定:第三人将已获专利权的四项节能技术许可在节能设备厂实施生产,并接受企业办的委托,全面承包该厂,承包期为1986年1月1日至1988年12月31日;节能设备厂付第三人的专利费,第三人付企业办的上交费和节能设备厂的留成;在承包期间开发的新产品新技术,其技术权益归第三人所有,合同终止后,专利产品的图纸资料按专利法规定处理等。在该合同履行期间,第三人将节能产品改进和系列化后申请了十三项专利。在该合同履行的同时,第三人于1986年3月5日经批准在长沙市开办了“长沙市颜氏节能技术研究所”开发节能技术。1988年12月20日,第三人以“颜氏节能技术研究所”的名义与沙坪乡企业办签订《租赁合同》,沙坪乡企业办将节能设备厂租赁给第三人,第三人每年向企业办交租金20万元,规定合同终止后,图纸和技术资料由第三人带走。在租赁期间,第三人又将节能产品改进和系列化后申请了五项专利。连同前述专利一起,第三人在沙坪节能设备厂期间共申请专利二十一项。1990年7月,因沙坪乡政府要求增加节能设备厂租金数额,第三人对此持异议,故双方终止租赁关系。第三人与沙坪乡企业办终止租赁关系后,于1990年11月20日与原告签订合同,将其二十一项专利权全部转让给原告,经中国专利局于1991年12月18日和25日公布后,原告成为该二十一项专利的专利权人。第三人离开沙坪后,沙坪乡政府及企业办继续组织节能设备厂对专利产品工业炉用火焰筒式油料燃烧器(该产品有发明和实用新型两项专利权)、工业炉用柴油燃烧器、节能快速熔铅炉的生产和销售,以及将工业炉用火焰筒式油料燃烧器与被告自己申请的专利产品带锥套旋风汽化室的燃烧器配套销售,原告成为专利权人后,对节能设备厂继续生产专利产品与其交涉,双方协商不成。原告岳阳市颜氏燃烧器厂于1992年7月15日向长沙市中级人民法院起诉。审理当中,被告湖南长沙县沙坪乡节能设备厂以第三人颜某转让给原告的二十一项专利系非法转让为由,提起反诉。长沙市中级人民法院根据被告的请求,通知第三人颜某参加诉讼。
上述事实,有下列证据证明:
(1)颜某“工业炉用油料燃烧器”等二十一项实用新型专利证书;
(2)湖南长沙县沙坪节能设备厂“带锥套旋风汽化室燃烧器”实用新型专利证书;
(3)1983年2月1日颜某与长沙县沙坪乡政府企业办和农机厂签订的《关于联合开展节能设备生产的合同》及补充协议;
(4)1986年5月1日,沙坪乡政府企业办与颜某签订的《专利实施许可与办厂承包合同书》;
(5)1988年12月20日,颜某以自己私营企业“颜氏节能技术研究所”的名义与沙坪乡企业办签订的关于承租沙坪节能设备厂的《租赁合同》;
(6)1990年11月20日,第三人颜某与原告岳阳市颜氏燃烧器厂签订的《专利权转让合同》;
(7)被告湖南长沙县沙坪节能设备厂1990年9月至1992年9月生产、销售颜氏设计的工业炉用油料燃烧器、工业炉用柴油燃烧器和快速熔铅炉三项产品的情况统计表;
(8)长沙市科学技术委员会对颜某申请成立“颜氏节能技术研究所”报告的批复文件长科字(1986)第20号;
(9)受诉法院的调查笔录、开庭笔录。
3.一审判案理由
一审法院鉴于上述事实和证据,认为:
(1)第三人不属被告单位工作人员,与沙坪乡企业办及农机厂签订合同,联合生产节能设备和承包、租赁工厂生产节能设备期间,其权利义务均系由双方合同约定,故此期间产生的技术权益,被告不应主张。
(2)沙坪乡企业办与第三人的租赁关系终止后,被告未经专利权人许可继续生产专利产品,应视为侵犯专利权。
4.一审定案结论
一审法院依照《中华人民共和国民法通则》第九十五条,《中华人民共和国专利法》第十一条之规定,作出如下判决:
(1)驳回被告主张“工业炉用火焰筒式油料燃烧器”等二十一项专利权之请求:
(2)被告立即停止对工业炉用火焰筒式油料燃烧器;工业炉用柴油燃烧器;节能快速熔铅炉的生产和销售,并于判决书发生法律效力后三十日内赔偿原告损失6万元。
本案受理费4500元,由原、被告各负担2225元,反诉费2100元由被告负担。
(三)二审诉辩主张
1.上诉人湖南省长沙县沙坪节能设备厂诉称:①颜某系上诉人借调来厂工作,在职期间,执行单位工作任务,利用上诉人提供的人、财、物等条件,研制出节能技术新产品,其技术成果属职务发明,专利权应属上诉人所有,依照《专利法》第六十二条第三款之规定,上诉人之行为不应视为侵犯专利权;②上诉人是该项技术合同的合作开发方,享有免费实施该产品的权利。
2.被上诉人颜某辩称:我并非上诉人单位工作人员,未利用上诉人单位物质条件,与上诉人也非协作开发技术关系,上诉人不具有先用权特征,因此上诉人不应享有专利权和免费实施权利。
3.被上诉人岳阳市颜氏燃烧器厂辩称:上诉人未得到专利权人许可,更未支付任何专利使用费,擅自大量生产、销售我厂依法有偿取得的专利权的专利产品,要求判令上诉人赔偿经济损失49.5万元。
(四)二审事实和证据
二审法院确认了一审法院认定的事实和证据。
(五)二审判案理由
二审法院认为:颜某相继与沙坪乡农机厂、沙坪乡企业办分别签订的《关于联合开展节能设备生产的合同》、《专利实施许可与办厂承包合同书》,就合同期间产生的技术权益进行了明确约定;依照《租赁合同》,颜某支付了租金,且颜某并非沙坪节能设备厂职工,二十一项专利属于非职务发明创造。根据《中华人民共和国技术合同法实施条例》第四条第二款、《中华人民共和国专利法》第八条之规定,湖南省长沙县沙坪节能设备厂对颜氏“工业炉用火焰筒式油料燃烧器”等二十一项专利权无权主张,其未经专利人许可生产和销售专利产品的行为不符合《中华人民共和国专利法》第六十二条第三项之规定,应视为侵犯专利权。长沙县沙坪节能设备厂上诉理由不能成立。原审判决事实清楚,适用法律准确,处理恰当。
(六)二审定案结论
湖南省高级人民法院根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第一项之规定,判决如下:
二审案件受理费6600元由湖南长沙县沙坪节能设备厂负担。
本判决为终审判决。
(七)解说
本案的性质是专利权属、专利侵权纠纷,故本案的关键是先要解决第三人颜某的专利是职务发明还是非职务发明,然后才可确认被告是否侵犯原告的专利权,并确定赔偿数额。
1.颜某的专利是非职务发明创造。专利法第六条规定:执行本单位的任务或主要是利用本单位的物质条件所完成的职务发明创造,申请专利的权利属该单位。根据这一规定,构成职务发明创造,须具备两个要件,一是执行本单位的任务;二是利用本单位的物质条件。从本案情况看,颜某的发明创造均不具备以上两个要件。①颜某的节能器技术的发明创造开始于1981年借调株洲大华厂工作期间,后在沙坪申请专利的技术是在以前技术基础上发展而来,颜借调期间的本单位是湖南动力机厂,而被借调去株洲大华厂不是执行本单位的任务,也不是执行借调单位任务,当时借调单位安排的任务研制喷转汽轮机。颜某于1989年退休前的工资均在动力机厂发,由颜向动力机厂交管理费,株洲大华厂和沙坪厂未与动力机厂有交涉,故大华厂和沙坪不应是颜的本单位,也不是执行本单位的任务;②专利法实施细则第十条规定,本单位的物质条件是指:本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不向外公开的技术资料等。颜某没有利用本单位的前列物质条件,利用了沙坪厂和大华厂的物质条件,但系依合同利用,故不能视为符合专利法实施细则第十条规定;③被告提出1984年、1985年,长沙县财政局根据省市计委、经委、财政局的技改拨款的情况向沙坪拨款17万元作技术改造之用;所以技术权益应归沙坪。其理由不成立。因为该款已作为了沙坪厂的资产,沙坪与颜在合同中规定颜不能使用该款,也不是政府在双方合同外另行向颜某承包期间拨的款。
2.沙坪厂对专利产品不享有先用权。专利法于1985年4月1日开始实施,正是颜与沙坪的第一个合同期间。如果颜的首批专利产品在沙坪生产是在4月1日前,则应考虑沙坪对首批专利有否先用权问题。但沙坪厂在4月1日前生产的节能产品不是专利产品,4月1日前的产品未申请专利。前批产品设计后,颜某考虑到新颖性,在专利法实施前未投入生产,故以1983年2月的合同来处理颜某与沙坪厂的关系,则沙坪厂对专利产品无先用权。
3.关于赔偿问题。原告起诉要求沙坪赔偿15万元,而原告成为真正的专利权人时间为1991年12月中国专利公报对专利权人变更公告后,故沙坪对原告的赔偿应从1992年1月开始。根据沙坪厂提供的产品销售和利润数据,沙坪1992年1—9月颜氏专利产品收入为250310元,沙坪自己的专利产品收入339635元,经查沙坪厂自己的专利产品“带锥套旋风汽化室的燃烧器”系原告“工业炉用火焰筒式油料燃烧器”的从属专利,在先专利尚在保护期内,从属专利的生产未经在先专利权人的同意,故也属侵权,应予赔偿。故沙坪自己的专利产品收入亦应计算在赔偿额内。故沙坪1992年1—9月的两项专利收入共589945元,原告未提出异议,按8%计算利润为47195.60元,但沙坪节能设备厂生产专利产品一直到1992年12月止,故应由沙坪节能设备厂赔偿原告损失6万元。
基于上述理由,受诉法院驳回被告主张“工业炉用火焰筒式油料燃烧器”等二十一项专利权的请求,判令被告立即停止对原告专利权的侵权行为,并赔偿原告经济损失6万元是正确的。
(王均全)
案例来源:中国高级法官培训中心,中国人民大学法学院 《中国审判案例要览:1994年综合本》 中国人民公安大学出版社 第1326 - 1330 页