(一)首部
1.判决书字号:湖北省武汉市中级人民法院(1993)行初字第5号。
3.诉讼双方
原告:许某,男,42岁,汉族,湖北省仙桃市人,原系仙桃市干河经济委员会职工,现暂住武汉市武昌区。
委托代理人:柳平,武汉市天元律师事务所律师;岳卫:武汉市天元律师事务所律师。
被告:湖北省专利管理局。
法定代表人:解某,湖北省专利管理局局长。
委托代理人:黄某,湖北省专利管理局工作人员;宋某,湖北省专利管理局工作人员。
第三人:湖北省沔阳麦芽厂。
法定代表人:林某,湖北省沔阳麦芽厂厂长。
委托代理人:孙某,湖北省沔阳麦芽厂工作人员;胡某,湖北省沔阳麦芽厂工作人员。
5.审判机关和审判组织
审判机关:湖北省武汉市中级人民法院。
合议庭组成人员:审判长:范德浩;审判员:王晓华、倪笃志。
(二)诉辩主张
1.被诉具体行政行为:1992年原告与第三人因“鞋用楞条”的专利申请权发生争议,经第三人申请,被告湖北省专利管理局于1993年1月19日作出鄂专处字(1993)02号专利纠纷处理决定书:“鞋用楞条”的专利申请权应归第三人和原告共同持(所)有。原告对该处理决定不服,向湖北省武汉市中级人民法院提起诉讼。
2.原告诉称:原告与第三人合作生产“鞋用楞条”之前就已经完成了“鞋用楞条”的设计和样品的试制工作,与第三人合作生产该产品也只是为了扩大生产规模,而被告却在鄂专处字(1993)02号专利纠纷处理决定书中认定“鞋用楞条”的专利申请权应归第三人与原告共同持(所)有是没有法律依据的。为此,请求人民法院撤销被告的错误决定,依法保护原告的合法权益。其主要事实根据是:
(1)原告与第三人所属的机修车间于1988年8月8日订立“合资生产最新复合材料加工鞋用主跟、反脑等部件的合同协议”之前就已完成了“鞋用楞条”的设计和样品的试制工作。1987年8月7日原告研制出一种新复合材料并于1991年9月6日正式向中国专利局提出发明专利申请,1992年11月14日获得了“一种再生人造革制备工艺及其设备”的发明专利权,专利号为:91108758·3。“鞋用楞条”也就是将最新复合材料经过运用上述“制备工艺及其设备”而生产出的一种实用新型鞋用部件。
(2)原告与第三人所属的机修车间先后订立的两份合同既不是委托加工合同,也不是合作开发合同,而是由原告提供已拥有的制备工艺及设备,由第三人提供场地进行合作生产的合同,目的是使“鞋用楞条”形成工业化生产规模。1988年8月8日订立的“合资生产最新复合材料加工鞋用主跟、反脑等部件的合同协议”中明确规定:“由甲方(机修车间)负责行政管理及提供生产场地,由乙方(原告)负责提供生产该系列产品的工艺、技术并负全责,对该系列产品正式批量投产负工艺、技术责任并负责指导生产,”这证明专有技术出自于原告。在第二份合同中也明确约定“甲方(第三人)应在7日内调剂60m2以上的比较实用的房屋作为生产车间,甲方根据乙方(原告)的生产经营需要已给乙方提供的流动资金,乙方保证在合同签字后一个月内归还并同时按银行同类贷款月利率0.78%上交利息。乙方生产经营过程中所需的一切费用均由乙方负担,乙方在签字以前向甲方缴纳抵押金2000元,乙方必须自1991年7月—1992年3月间共向甲方上缴承包金4万元。”同时甲方还特别约定:甲方力争为乙方申请国家专利。可见第二份合同更加明确了签约前已有的产品(当然包括利用新材料制成的“鞋用楞条”的专有技术权属和专利申请权属,并特别约定了申请专利的权利主体为原告。
(3)第三人的原法定代表人刘正华证实:原告所以能和湖北省麦芽厂签订合同,主要是因为原告已拥有了利用废旧人造革、塑料制作各种高分子合成材料制品的工艺技术和设备,厂里与他合作只是单一的增加一点营业外收入,厂里没有下达过生产任务,这不是厂里的科研项目,厂里也没派工程技术人员参加研制。
(4)原告于1991年12月12日自己出资,由第三人组织,仙桃市科委主持召开了“许某专利技术新闻发布会”,参加会议的代表中有第三人的行政、党群部门的负责人以及第三人的中基层干部,会上原告向大会公布了自己的三项非职务发明,其中一项就是鞋用楞条,与会者对此均未提出异议。
3.被告辩称:1992年4月28日,第三人向我局提出请求,认为原告于1991年9月6日提出的名称为鞋用楞条专利申请的申请权应属湖北省沔阳麦芽厂。本局在询问有关证人、调查核实证据后,根据有关法律规定作出鄂专处字(1993)02号专利纠纷处理决定书是正确的。其理由是:
(1)“鞋用楞条”的研制与开发工作是在合资情况下完成的。1989年8月8日许某与第三人所属机修车间签订的“合资生产最新复合材料加工鞋用主跟反脑等部件的合同协议”从标题到内容均没有“鞋用楞条”的字样。另据中国人民解放军××××工厂技术开发处1992年5月11日提供的证明证实“鞋用楞条”是许某到湖北省沔阳麦芽厂去后研制成功的。
(2)“鞋用楞条”的研制是在利用第三人所属机修车间的资金和设备的条件下成功的,
(3)第三人与原告1991年6月6日签订的“人造革再生塑料制品试产承包合同书”第四条第五款虽然提到甲方力争为乙方申请国家专利,但该条款并没有写明力争申请的专利是“鞋用楞条”。即使是指“鞋用楞条”也明显违反法律规定应视为无效。根据专利法第十条规定,全民所有制单位转让专利申请权或专利权必须经上级主管机关批准。
4.第三人述称:“鞋用楞条”本是我厂机修车间主任肖继远及聘用人员许某于1990年1月至1990年4月利用我厂的设备和资金研制成功的,依照法律规定该项实用新型产品属许某的职务发明,其专利申请应属我厂享有,然而被告却认定“鞋用楞条”的专利申请权应归第三人与原告共同持(所)有是错误的。其理由是:
(1)“鞋用楞条”是在许某进我厂机修车间工作后才研制成功的。这有证人证言、证明材料为证。
(2)“鞋用楞条”是利用我厂的物质条件研制成功的。“鞋用楞条”是许某进我厂后利用机修车间制造的粉碎机、异型挤塑机、机械压力机等机器研制成功的,同时许某在受我厂聘用后每月从机修车间领取工资以及研究所需的经费,上述事实有工资单、收据为证。
(3)本厂从来没有放弃过“鞋用楞条”的专利申请权。
(三)事实和证据
法院经审理查明:原告许某1987年停薪留职后研究出一种再生人造革制备工艺及其设备。1989年8月8日带着该种人造革加工鞋用主根反脑的运用技术,与第三人所属的机修车间签订了合资生产最新复合材料加工鞋用主跟反脑等部件的合同协议。同年,中国人民解放军××××工厂有关技术人员向原告建议做反脑的材料可以试制鞋帮与鞋底间的连接件,即鞋用楞条,并提供了纵向剖面图及有关质量要求。1990年初,鞋用楞条的研制与开发工作基本完成。1991年6月6日,原告与第三人签订了“人造革再生塑料制品”试产承包合同书。1991年9月6日原告向国家专利局提出了发明创造(实用新型)名称为鞋用楞条的专利申请,申请人设计人为许某,申请号为91224601·4。1992年4月28日,第三人向被告提出请求,认为鞋用楞条的专利申请权属于第三人。1993年1月19日,被告作出鄂专处字(1993)02号专利纠纷处理决定,被告认为从1989年8月6日开始,第三人的机修车间与原告开始合资生产鞋用主跟与反脑,到1992年2月正式开始生产“鞋用楞条”。“鞋用楞条”的研制与开发工作是在合资情况下完成的。据此,被告根据专利法第八条和参照技术合同法第三十二条规定,作出如下处理决定:一、“鞋用楞条”的专利申请权应归第三人与原告共同持(所)有;二、本专利纠纷调处费500元整,由第三人和原告各承担50%。
上述事实有下列证据证明:
1.当事人的陈述。
2.第20411号“一种再生人造革制备工艺及其设备”发明专利证书。
3.合资生产最新复合材料加工鞋用主跟反脑等部件的合同协议书“人造革再生塑料制品”试产承包合同书。
4.91224601·4号实用新型专利申请、说明书及附件,鞋用楞条专利申请受理通知书。
5.原告提供的生产鞋用楞条的机器设备的照片。
6.第三人向湖北省专利管理局提交的专利纠纷调处请求书。
7.被告提供的鄂专处字(1993)02号专利纠纷处理决定书及专利法、技术合同法。
(四)判案理由
法院认为:原告对鞋用楞条这一产品提出实用新型专利申请后,被告根据第三人的请求仅认定该产品是在合资情况下完成的,而对原告与第三人如何协作(合作)研制开发“鞋用楞条”这一主要事实认定不清;且不能提供足够证据证明“鞋用楞条”是原告与第三人协作(合作)研制开发完成的,就依照专利法第八条,参照技术合同法第三十二条的规定,作出该产品的专利申请权应归第三人和原告共同持(所)有的处理决定,其主要证据不足。
(五)定案结论
武汉市中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第(二)项第一目的规定,作出判决:
撤销被告湖北省专利管理局于1993年1月19日作出的鄂专利字(1993)02号专利纠纷处理决定。
案件诉讼费100元由被告负担。
(六)解说
1.专利机关对专利权属纠纷进行确权引起的诉讼,是属于民事案件,还是属于行政案件,在审判实践中曾经存在两种意见:一种意见认为专利权属纠纷说到底是平等主体之间的民事权益纠纷,专利机关的裁决依法不具有终极效力,当事人对裁决不服向法院起诉,原裁决自动失效,其权益归属应由法院通过民事审判程序重新确认。另一种意见认为,专利机关对专利权属纠纷的确权裁决,是对当事人人身权、财产权的处分,是专利机关依职权单方作出的具体行政行为,当事人对该行为不服向法院起诉,法院应依照行政诉讼程序对专利机关的确认行为是否合法作全面审查。法院在审理此案时,采纳了后一种意见。其理由是:第一、专利机关的确权行为对当事人的人身权、财产权产生直接影响,是一种具体行政行为,应当受到司法监督;第二、《最高人民法院关于审理专利申请权纠纷案件若干问题的通知》明确规定,当事人因专利申请权纠纷对其上级主管部门或者其所在地区专利机关的处理不服,向人民法院起诉的,人民法院应予受理;第三、把经过专利机关确权的案件作为行政案件受理,由人民法院对专利机关确权裁决的合法性进行审查,能够避免司法行为与行政行为之间的冲突,保证行政活动与司法活动的连续性和有效性。
2.行政案件的审查对象是被告作出的具体行政行为的合法性,而具体行政行为是否具有合法性又必须由被告举证予以确定,本案被告虽然在诉讼过程中向人民法院提供了“鞋用楞条”是在合资情况下生产出来的证据材料但这部分证据与被告作出的“鞋用楞条”的专利申请权应归第三人和原告共同持(所)有的结论之间没有必然的因果联系,即被告提供的证据只能证明“鞋用楞条”的产生时间,不能证明该产品是原告和第三人共同研制成功的。因此,人民法院以被告作出的具体行政行为主要证明不足为由,作出撤销鄂专处字(1993)02号专利纠纷处理决定判决是正确的。
(胡炜)
案例来源:中国高级法官培训中心,中国人民大学法学院 《中国审判案例要览:1994年综合本》 中国人民公安大学出版社 第1562 - 1565 页