（一）首部
1.判决书字号
一审判决书：北京市第一中级人民法院（1997）一中知初字第66号。
二审判决书：北京市高级人民法院（1998）高知终字第13号。
3.诉讼双方
原告（上诉人）：陈某，北京中科信广润生物技术开发有限责任公司总经理。
委托代理人：罗玉中，北京市同和律师事务所律师。
委托代理人：林建军，北京金之桥专利事务所专利代理人。
被告（被上诉人）：天津天狮生物工程公司。
法定代表人：李某，总经理。
委托代理人：贾邦俊，事达律师事务所律师。
委托代理人：闫某，该公司副总经理。
5.审判机关和审判组织
一审法院：北京市第一中级人民法院。
合议庭组成人员：审判长：赵宪忠；代理审判员：任进、郭泽华。
二审法院：北京市高级人民法院。
合议庭组成人员：审判长：孙苏理；代理审判员：刘辉、马永红。
6.审结时间
一审审结时间：1997年12月19日。
二审审结时间：1998年6月29日。
（二）一审情况
1.一审诉辩主张
（1）原告诉称：我于1995年9月3日获得“高钙素骨粉制造工艺”国家发明专利证书，专利号为Zxxxxxxx3。天津天狮经济发展总公司（简称天狮总公司）采取欺骗手段，利用天津天狮生物工程公司（简称生物公司）名义，从1994年9月开始非法使用专利技术生产产品天狮牌营养高钙素、高钙奶粉，并在产品包装上多次指明发明人陈某和发明专利号，产品在全国通过传销方式销售。被告的行为给我的经济利益和精神都造成重大损失，侵犯了我的专利权，诉请法院依法判决：
（1）被告停止非法使用“高钙素骨粉制造工艺”专利技术的侵权行为。（2）被告赔偿我的损失人民币200万元。（3）被告承担本案的诉讼费用。
（2）被告天狮生物公司辩称：原告在尚未取得“高钙素骨粉制造工艺”专利权前，于1993年7月13日以其任职的北京中科隆达生物技术研究部（简称中科部）的名义与天狮总公司签订了技术转让合同书。依合同约定，天狮总公司获得了对该技术在华北地区的独占实施权。天狮总公司为此已按合同约定支付了全部实施许可费。生物公司是经原告同意由天狮总公司出资成立的专为实施该项专利技术的直属公司，事实上该项专利技术也一直由生物公司在实施。生物公司并非非法使用原告的专利技术，故原告所述专利侵权是不成立的，请求法院判决驳回原告的诉讼请求。
2.一审事实和证据
北京市第一中级人民法院经公开审理查明：1995年9月3日，国家专利局授予“高钙素骨粉制造工艺”发明专利权，专利号：Zxxxxxxx3，专利权人为陈某，专利申请日为1992年12月5日。1993年7月13日，陈某作为中科部的法定代表人以中科部的名义与天狮总公司签订了关于“全天然动植物功能素——骨参及其制造工艺”（后申请专利时更名为“高钙素骨粉制造工艺”）的技术转让合同书，为此天狮总公司获得了对该项技术的地区独占使用权，使用范围为华北地区，合同有效期从1993年7月13日至2000年12月30日，技术使用费为78万元。双方在合同的补充说明中约定，双方共同建立未来的生产实体，天狮总公司负责该实体的资金投入，中科部对该实体的技术全面负责。1993年9月24日，中科部与天狮总公司签订了关于合作的补充协议。协议载明，双方经友好协商，“一致同意在天津新技术产业园区武清开发区建立股份合作制企业。为了尽快使科研成果转化为生产力，可先以天狮公司的名义单方领取营业执照，以便工作。然后于1993年12月底之前，按国家最新颁布的股份合作制企业的有关政策规定，办理执照的变更”。依上述约定，天狮总公司独自投资600万元，于1993年12月7日经工商部门批准成立了生物公司。同年12月18日，天狮总公司与中科部签订了合资经营天津天狮生物工程公司合同。合同约定：“本合同及其附件须经天津新技术产业园区管委会批准，自批准之日起生效。”此合同因未报批，没有生效。1993年和1994年两年间，天狮总公司共支付中科部技术转让费71.50万元。1995年1月26日，天狮总公司与中科部就双方签订的技术转让合同书作部分修改，签订了关于技术转让合同的补充协议。该协议约定，天狮总公司使用该技术的地域为长江以北地区，天狮总公司付给中科部的技术转让费截止到1994年年底以前的付出额即为该技术的全部转让额。生物公司从1994年开始生产高钙素系列产品，并在该产品外包装上冠以“中国科学院隆达生物技术研究部天津天狮生物工程公司联合制造”的字样进行销售。
另查明：在本院审理期间，北京中科隆达新技术开发公司为其下属公司中科部与天狮总公司就中科部与天狮总公司有关技术转让合同的有关条款以及专利技术的转让是否有效等问题发生争议，向天津仲裁委员会申请仲裁。天津仲裁委员会认定双方所签订的有关技术转让合同有效，生物公司有权使用“高钙素骨粉制造工艺”专利技术。天津仲裁委员会在仲裁中就陈某关于1993年9月24日双方签订的关于合作的补充协议的真实性提出异议，委托有关部门进行了鉴定。陈某提出该协议中的签字是他本人所签，但协议内容已记不清。天津市公安局的鉴定结论为“整篇文字无药液涂改现象”和“协议书没有涂改变造”。
上述事实有下列证据证明：
（1）原告陈某专利权的发明证书。
（2）被告天狮总公司与陈某所在单位签订的技术转让合同书及其补充说明、关于合作的补充协议、合资经营天津天狮生物工程公司合同、关于技术转让合同的补充协议。
（3）生物公司的营业执照。
（4）天津市公安局鉴定证明。
（5）双方当事人的陈述。
2.一审判案理由
北京市第一中级人民法院认为：中科部与天狮总公司所签技术转让合同及其补充说明、关于合作的补充协议、关于技术转让合同的补充协议为双方真实意思的表示，内容不违反国家法律，应认定合法有效。其中，虽然当事人一方对关于合作的补充协议提出异议要求鉴定，但根据鉴定结论和陈某承认系其本人签字的事实，应确认该补充协议有效。根据技术转让合同书约定，天狮总公司享有该专利技术的使用权。同时，双方在技术转让合同书的补充说明中约定，双方共同建立未来的生产实体，天狮总公司负责该实体的资金投入，中科部对该实体的技术全面负责。由此可见，天狮总公司不是实施该专利技术的主体，双方将共同筹建一个生产实体来完成该项专利技术的实施，后该合作实体因手续不完备未能成立。之后，双方在关于合作的补充协议中约定：“为了尽快使科研成果转化为生产力，可先以天狮公司的名义单方领取营业执照，以便工作。”该补充协议实际是对技术转让合同书及其补充说明的变更，即将原合同主体由天狮总公司变更为生物公司，故应视为中科部同意将已转让给天狮总公司的专利技术转由生物公司实际使用。根据我国《专利法》的规定，专利侵权的构成必须是未经权利人许可擅自使用其专利技术的行为。生物公司实际接受了天狮总公司与中科部依合同规定的权利义务。生物公司是依合同约定为实施该项专利技术而依法成立的企业，该公司有权利利用该项专利制造工艺进行生产、销售等经营活动。因此，陈某指控天狮总公司采取欺骗手段，使用生物公司名义非法使用其专利制造工艺生产、销售其专利产品属侵权行为，不能成立。对其诉讼请求，本院不予支持。
3.一审定案结论
北京市第一中级人民法院根据《中华人民共和国民法通则》第九十一条、《中华人民共和国专利法》第十一条第一款之规定，判决如下：
驳回原告陈某的诉讼请求。
案件受理费20010元，由原告陈某负担。
（三）二审诉辩主张
陈某上诉称：
（1）原审判决认定的“原合同主体由天狮总公司变更为生物公司，故应视为中科部同意将已转让给天狮总公司的专利技术转由生物公司实际使用”与事实不符。
（2）原审判决认定的“天狮总公司共支付中科部技术转让费71.5万元，即为该技术的全部转让额”与事实不符。
（3）原审判决对1993年12月18日的合资经营天狮生物工程公司合同的认定和处理违反了法律规定。该合同未报批而未能生效，但并不意味着未产生法律后果。
综上，陈某认为生物公司使用其专利技术是没有法律依据的。故请求二审法院查明事实，分清是非，维护专利权人的合法权益和法律的公正。
（四）二审事实和证据
北京市高级人民法院经审理进一步查明：陈某在申请专利期间作为中科部的法定代表人，以中科部的名义于1993年7月13日与天狮总公司签订了关于“全天然动植物功能素——骨参及其制造工艺”（即“高钙素骨粉制造工艺”）的技术转让合同书，依此合同天狮总公司获得了在华北地区独占使用该项专利技术的使用权，合同有效期自1993年7月13日至2000年12月30日，技术使用费为78万元，利润提成25%，提成期限自1993年7月13日至2000年12月30日。双方在签订合同的同时又签订了该合同补充说明。在补充说明中约定，双方共同建立未来的生产实体，天狮总公司负责该实体的资金投入，中科部对该实体的技术全面负责。1993年9月24日，中科部与天狮总公司签订了关于合作的补充协议。该协议载明，双方经友好协商，一致同意在天津新技术产业园区武清开发区建立股份合作制企业，为了尽快使科研成果转化为生产力，可先以天狮公司的名义单方领取营业执照，以便工作，然后再于1993年12月底之前，按国家最新颁布的股份合作制企业的有关政策规定，办理执照变更。依照上述约定，天狮总公司独自投资600万元，于1993年12月7日经工商部门批准成立了天狮生物公司。同年12月18日，天狮总公司与中科部签订了合作经营天狮生物工程公司合同。该合同约定：本合同及其附件须经天津新技术产业园区管委会批准，自批准之日起生效。但该合同因未报批而未能生效。1993年至1994年间，天狮总公司共向中科部支付技术转让费71.5万元。1995年1月16日，天狮总公司与中科部就双方签订的技术转让合同书作了部分修改，签订了关于技术转让合同的补充协议。该协议约定，天狮总公司使用该技术的地域为长江以北地区，天狮总公司付给中科部的技术转让费截止到1994年年底以前的付出额即为该技术的全部转让费，因技术责任造成产品达不到技术指标，中科部不得按合同规定提取利润。还查明，1997年中国科学院曾以侵犯名称权向北京市第一中级人民法院起诉，状告生物公司。北京市第一中级人民法院在审理此案期间，委托北京天正会计师事务所对生物公司生产、销售“高钙素”系列产品的财务账目进行了审计。经审计，仅1996年（账目不全的情况下）生物公司销售“高钙素”系列产品利润为27478.77万元。
（五）二审判案理由
北京市高级人民法院根据本案事实和证据认为：陈某系“高钙素骨粉制造工艺”发明专利的专利权人，其以中科部名义将归其所有的专利技术转让给天狮总公司使用的行为不违反我国法律规定。天狮总公司依据转让合同及1995年1月26日补充协议，对陈某的专利技术享有使用权。天狮生物公司系中科部和天狮总公司依据1993年9月24日关于合作的补充协议约定由天狮总公司单方经工商部门注册成立的、专门实施“高钙素骨粉制造工艺”专利技术的、具有法人资格的经济实体。生物公司自依法成立之日起至1993年12月底作为天狮总公司下属企业，可以使用陈某的专利技术。自1994年1月1日起，生物公司应变更为中科部和天狮总公司共同投资的股份公司，才可以继续使用陈某的专利技术。但是，天狮总公司和中科部并未在1993年底以前向工商管理部门申请变更生物公司的企业性质，生物公司至今仍为天狮总公司单方的下属企业。故原审判决认定“关于合作的补充协议实际是对技术转让合同及其补充说明的变更，即原合同主体由天狮总公司变更为生物公司，故可视为中科部同意将已转让给天狮总公司的专利技术转由生物公司实际使用”缺乏事实和法律依据。生物公司在1994年1月1日以后使用“高钙素骨粉制造工艺”专利技术的行为构成了对陈某专利权的侵犯。对此，生物公司应当承担法律责任。陈某指控生物公司侵权成立，其请求生物公司停止侵权并赔偿经济损失理由正当、合法。鉴于北京市第一中级人民法院审理中国科学院诉生物公司侵犯名称权一案中对生物公司生产、销售高钙素系列产品获利情况进行的审计已表明，陈某请求的赔偿数额未超出生物公司非法获利数额，故对陈某赔偿损失之请求应予支持。
综上，陈某的上诉理由成立。原审判决认定事实和适用法律均有错误，应予纠正。
（六）二审定案结论
北京市高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（二）项之规定，判决如下：
1.撤销北京市第一中级人民法院（1997）一中知初字第66号民事判决。
2.天津天狮生物工程公司立即停止使用“高钙素骨粉制造工艺”专利技术生产、销售高钙素系列产品。
3.天津天狮生物工程公司赔偿陈某经济损失人民币200万元。
一审案件受理费20010元，二审案件受理费20010元，均由天津天狮生物工程公司负担。
（七）解说
在对本案的实体处理上，一、二审法院作出了结果截然不同的判决，分歧的焦点关键在于认定生物公司对陈某的专利技术的使用行为是否构成专利侵权的问题。
一审法院判决认定中科部与天狮总公司所签订的关于合作的补充协议是对双方原签署的技术转让合同主体的变更。因此，生物公司使用陈某的专利技术的行为并未构成专利侵权。
二审法院认为，一审法院认定本案中的补充协议是对技术转让合同主体的变更是缺乏事实和法律依据的，因此认定生物公司1994年1月1日以后的对专利的使用行为构成了对陈某专利技术的侵犯。其主要理由是：
1.生物公司使用陈某的专利技术是有条件的。按照中科部与天狮总公司的约定，生物公司是双方共建的经济实体，为了尽快使科研成果转化为生产力，可以先以天狮总公司的名义单独领取经营执照，允许生物公司为天狮总公司下属集体所有制企业使用高钙素骨粉制造工艺；但1993年12月底之前，要按照国家最新颁布的股份合作制企业的有关规定，变更生物公司的企业性质。为此，1993年12月18日中科部与天狮总公司又签订了合资合同。由此可见，生物公司在1993年12月底以前可以使用陈某的专利技术。此后，由于未办理生物公司企业性质的变更手续，使得生物公司继续使用此项专利技术的条件丧失，因此生物公司1994年1月1日起再使用陈某的专利技术显然是缺乏事实和法律依据的。
2.生物公司继续使用陈某的专利技术，未经专利权人的许可。由于生物公司的企业性质在1993年12月底之前未经变更，它作为天狮总公司的下属集体所有制企业于1994年1月1日起已无权继续使用陈某的专利技术。生物公司作为独立的经济实体，若继续使用该项技术，必须与专利权人单独签订专利实施许可合同。生物公司未经专利权人的许可，在1994年1月1日以后继续使用陈某的专利技术，因此构成了对陈某专利权的侵犯。
3.根据二审法院查明的事实，在对生物公司生产和销售高钙素系列产品的财务账目审计中，仅1996年其产品销售利润就高达27478.77万元，此项审计报告可作为本案审查生物公司非法获利的依据，因此陈某要求赔偿200万元，未超出生物公司非法获利数额，就予全额保护。
综上，北京市高级人民法院所作终审判决是合法、公正的。
（孙苏理）
案例来源：国家法官学院,中国人民大学法学院 《中国审判案例要览.1999年经济审判暨行政审判案例卷》 中国人民大学出版社 第275 - 280 页
