（一）首部

1.判决书字号
一审判决书：北京市第一中级人民法院（1996）一中知初字第32号。
二审判决书：北京市高级人民法院（1997）高知终字第61号。

2.案由：专利侵权案。

3.诉讼双方
原告（上诉人）：庄某，男，34岁，深圳天明美术印刷有限公司总经理。
委托代理人（一、二审）：邓亚琥，北京蓟阳专利事务所专利代理人。
委托代理人（一、二审）：花某，深圳天明美术印刷有限公司副总经理。
原告（上诉人）：深圳天明美术印刷有限公司。
法定代表人：谢某，董事长。
委托代理人（一、二审）：王毅伟，北京市大正律师事务所律师。
被告（被上诉人）：中国印刷公司。
法定代表人：武某，总经理。
委托代理人（一、二审）：张庆泰，北京市天宁律师事务所律师。
委托代理人（一、二审）：廉某，该公司副总经理。

4.审级：二审。

5.审判机关和审判组织
一审法院：北京市第一中级人民法院。
合议庭组成人员：审判长：马来客；人民陪审员：杨建兵、郭禾。
二审法院：北京市高级人民法院。
合议庭组成人员：审判长：张鲁民；助理审判员刘继祥、刘辉。

6.审结时间
一审审结时间：1997年6月20日。
二审审结时间：1998年4月29日。

（二）一审诉辩主张

1.原告诉称：原告庄某是专利号为Zxxxxxxx2，名称为“宣纸印品及其胶印制版、印刷方法”的发明专利的专利权人。该专利生效日是1995年12月30日。1993年12月15日，庄某与另一原告深圳天明美术印刷有限公司（以下简称天明公司）签订了专利申请技术实施许可合同书。合同第二项规定，该许可合同包括三年内的全国独家许可和三年后的普遍实施许可，全国独家许可的时间为自合同签订之日起三年。该合同的第五项规定，在本专利申请技术被授以专利权以后，天明公司有权阻止任何第三方对该授权专利技术的侵权行为，并可与庄某一起通过诉讼要求侵权方予以赔偿。1996年4月4日，原告从被告中国印刷公司（以下简称印刷公司）销售部购得一张宣纸胶印国画芯——娄师白的小鸭图（以下简称《小鸭图》），并认为该产品及该产品的制造方法落入了原告专利的保护范围。其制造和销售该产品的行为违反了《中华人民共和国专利法》第十一条的规定，侵犯了原告的专利权，故请求法院判令印刷公司停止侵权，赔偿损失30万元，公开赔礼道歉、消除影响，支付诉讼费和其他费用。

2.被告辩称：印刷公司早在50年代即已将宣纸印刷技术应用于生产。1962年所印刷的《广东美术选集》中的十余幅国画，即为宣纸胶印制成。而被控侵权产品《小鸭图》也是在原告专利申请日前六个月内就印刷完毕的。因此，印刷公司对原告专利具有先用权，其生产、销售行为不属于侵权行为。而印刷宣纸印品的胶印机是通用胶印机，其所有印制的宣纸印品均是在这些机器上印刷的。

（三）一审事实和证据
北京市第一中级人民法院经公开审理查明：原告庄某于1993年11月15日向中华人民共和国专利局提交了名称为“宣纸印品及其胶印制版、印刷方法”的发明专利申请，申请号为9xxxxxxx2。该专利申请于1994年9月14日公开，1995年12月30日被授予专利权，专利号为Zxxxxxxx2。该专利有两项独立权利要求，具体为：
1.一种宣纸印品，所述宣纸上印刷有诸如国画、书法、篆刻的作品图案，其特征在于所述图案是利用包括电子分色机、胶印机、打样机的现代胶印设备，在所述宣纸上通过分色、拼版、晒版、打样、印刷步骤，由胶印油墨印出。
2.一种印制方法，如权利要求1所述宣纸印品的胶印制版、印刷方法，包括分色、拼版、晒版、打样、印刷等步骤，该方法的特征在于：
在所述分色步骤中采用200线～250线/平方英寸的网点制版并在用电子分色机分色时，将虚蒙（USM）键调到0～4或0～5，并将原稿上的底色去掉；
在进行所述打样、印刷步骤之前将打样或印刷用的宣纸在温度25℃±2℃、湿度70%±10%的环境内平放1天左右时间；
在所述打样步骤中采用原盒油墨，并将压印滚筒与纸台的距离设为7Ц～8Ц，以及在进行打样的所述宣纸下面垫一张铜版纸；
在所述印刷步骤之前，将薄宣纸先裱在诸如铜版纸、胶版纸的厚纸上，即将前后两边贴好一起印刷，对厚的宣纸可直接印刷；
在所述印刷步骤之前，将吸纸的气量调到7公斤～8公斤，并将印刷速度设为2000印～4000印/时。
1993年12月15日，原告庄某与本案另一原告天明公司签订了“用于宣纸的胶印制版印刷方法及其制品”的专利申请技术实施许可合同书。该合同书的甲方为庄某，乙方为天明公司。合同第二项规定：“本次专利申请技术转让许可包括三年内的全国独家许可和三年后的普通实施许可，全国独家许可的时间为自合同签订之日起三年，甲方承诺在本合同签订之日起三年内不再向任何方转让本专利申请技术”。第五项规定：“在本专利申请技术被授予专利权后，乙方有权阻止任何第三方对该授权专利技术的侵权行为，并可与甲方一起通过诉讼或其他法律手段要求侵权方予以经济赔偿，并可以得到全部经济赔偿中50%的收益。”
1962年，被告前身北京新华印刷厂印刷了《广东美术选集》，系采用通用胶印设备及标准步骤，在宣纸上胶印而成。1986年，该厂采用胶印方法印制了《韩熙载夜宴图》。1993年6月前，被告采用现代胶印设备及方法印刷了被控侵权产品《小鸭图》。
1995年4月4日，原告在被告印刷公司下属经营销售中心购得被告所印制的宣纸胶印《小鸭图》一张，价格200元。1996年4月16日被告以画芯为项目，为原告开具发票一张。1996年6月12日，原告又在该经营销售部购得《山鸡》、《荷花鸭》、《山鬼》宣纸画芯三幅。
1994年11月29日印刷公司向专利局提交了“复制宣纸国画的胶版印刷方法”的发明专利申请，申请号为9xxxxxxx8，公开日为1995年8月30日。
在审理过程中，被告承认其宣纸印品《小鸭图》是通过现代胶印方法印制的，落入了原告专利独立权利要求1的保护范围。但被告认为只要是通过现代胶印方法在宣纸上印刷，就必然会落入到原告专利独立权利要求1的保护范围中，且原告提交的被控侵权产品均是采用175线/平方英寸以下的网点制版。
上述事实有下列证据证明：
1.原告专利说明书、原告专利证书、原告专利申请技术实施许可合同书。
2.《小鸭图》、《山鸡》、《荷花鸭》、《山鬼》宣纸画芯。
3.公证书、印刷公司证明、发票。
4.被告专利公开说明书。
5.娄师白证词及信函。
6.其他证人证言和当事人陈述等。

（四）一审判案理由
北京市第一中级人民法院根据以上事实和证据认为：依据《专利法》规定，一项发明创造在被授予专利权后，任何单位或个人未经专利权人许可，都不得以生产经营为目的，制造、销售其专利产品，或以生产经营为目的，使用其专利方法。但《专利法》还规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备的，具有在原有范围内继续制造、使用，而不需要征得专利权人许可的先用权，其行为不视为侵权。
具体到本案而言，原告获得了“宣纸印品及其胶印制版、印刷方法”发明创造的专利权，专利号为Zxxxxxxx2，且在起诉时合法有效，应予确认。
该专利的独立权利要求1：要求保护一种胶印宣纸印品，是一种产品权利要求。原、被告双方对被控侵权产品《小鸭图》落入原告专利独立权利要求1保护范围均无异议。但被告以自己具有先用权抗辩。对产品专利而言，判断被告是否具有先用权，首先应看被告在原告专利申请日前是否已经制造了与原告专利相同或等同产品，或者已经做好制造与原告专利相同或等同产品的准备；其次要看被告的制造行为是否在原有范围内。原告专利独立权利要求1要求保护的是一种利用（1）电子分色机，（2）胶印机，（3）打样机，（4）在宣纸上，通过（5）分色，（6）拼版，（7）晒版，（8）打样，（9）印刷，由（10）胶印油墨，（11）印出图案，从所属技术领域的技术人员的角度看，该权利要求实质上是要求保护一种利用印刷领域中通用的标准胶印设备，通过惯常的标准步骤，在宣纸上印刷图案。被告于1962年印刷的《广东美术选集》中的国画作品即为利用通用胶印设备，通过标准步骤，在宣纸上胶印国画。因为1962年国内尚无电子分色机，所以该制品是利用照相分色制版的，而原告专利是利用电子分色机分色制版的，该制品仅在分色步骤上与原告专利有所不同。但至少可确认，被告自1962年即可利用通用胶印机和胶印油墨在宣纸上胶印图案。而电子分色机的产生就是为了代替照相分色，利用电子分色机分色代替照相分色对于所属技术领域的技术人员来说是技术进步的必然。被告自80年代引进电子分色机后，自然会以电子分色制版替代照相分色制版。事实上，被告1986年印制的《韩熙载夜宴图》及被控侵权产品《小鸭图》即是电子分色宣纸胶印制品。但原告认为此两种制品为打样而成，与原告专利不同。实际上，打样是印刷的前期工作。它用于检查所制成的胶印版及所选胶印油墨是否合适，也可进行小批量的胶印印刷。而印刷则是用打样确定后的胶印版及胶印油墨大量印刷。此二者的区别和联系对于所属技术领域的工程技术人员而言，是人所共知的事实。由打样到印刷，对于所属技术领域的工程技术人员而言，是轻而易举的。原告提交被控侵权产品《小鸭图》，即是认为《小鸭图》落入原告专利保护范围，也就是认为被控侵权产品与原告专利相同。所以，原告认为被告产品与原告专利不同或不等同的观点自相矛盾。而判断被告是否制造在先，应看被告在原告专利申请日之前是否已经制造相同产品，或已经做好制造的必要准备作为判断标准，而不能以被控侵权产品的制造日期而定。也就是说，即使被控侵权产品《小鸭图》在原告专利申请日之后印制，也不能据此否定被告在原告专利申请日之前已经作好制造的必要准备。相反，原告也并无证据推翻被告关于《小鸭图》印制于原告专利申请日之前的证据。因此，可以确认，被告在原告专利申请日——1993年11月15日前，己经制造与原告专利独立权利要求1相同或等同的产品。另外，原告专利独立权利要求1所要求保护的产品，是用通用胶印方法，在通用胶印机上印制而成。因此，对于所属技术领域的工程技术人员而言，只要能够用通用胶印方法，在通用胶印机上印制宣纸印品，那么，利用现有胶印机印制宣纸印品，应是轻而易举的。也就是说，在本案中判断被告是否超出原告范围继续制造，应以被告在原告专利申请日之前，所具有的胶印设备的生产能力而定。而被告的宣纸胶印制品均是在原有胶印设备上印制而成，并未超出原有范围。所以，被告对于原告专利独立权利要求1享有先用权的抗辩成立。
《专利法》规定先用权，是从历史和技术发展的角度出发，同样的发明创造可能先后产生。《专利法》规定，专利权被授予首先向专利局提交合法申请的单位或个人，而对于在专利申请日之前已经制造出相同产品或已经作好制造准备的单位或个人，如果禁止其继续制造该种产品，使其前期投资作废，则显失公平。然而，如果仅允许具有先用权的单位或个人，在原有范围内继续其制造行为，而禁止其销售行为，那么，具有先用权的单位或个人，不仅其前期投资得不到保护，而且还会招致更大的损失。这从根本上违背了先用权原则。应该说，继续制造只是部分地实现了先用权，而完成销售才能完整体现先用权。因此，具有先用权的单位或个人，在原有范围内继续其制造的行为，以及销售其依先用权制造的相同的产品的行为，均不应当视为侵犯专利权。所以，本案中被告的制造和销售行为不应视为侵犯了原告专利的独立权利要求1所要求保护的专利权。
原告专利独立权利要求2：要求保护的是一种方法，是一种方法权利要求。依《专利法》规定，如果该方法所制造的产品为一种新产品，那么举证责任在被告。而在本案中，依该方法制造的产品并非一种新产品，对此原告也予以认可。所以，侵权举证责任应在原告。原告认为被告使用了与其专利方法相同的方法，但对此并未提出任何证据。原告所提供的被控侵权产品，均是采用175线/平方英寸以下的网点制版，与原告专利独立权利要求2不同。而被告申请专利的行为，并不是《专利法》规定的侵权行为，不能将被告所申请的专利与原告专利相比较，以判断被告是否侵犯了原告的专利权。因此，原告指控被告侵犯了其专利独立权利要求2所要求保护的专利权，证据不足。
另外，《专利法》规定，对于方法专利，只有在专利申请日前已经使用相同方法或做好使用相同方法准备的，才不视为侵犯专利权。也就是说，先用权必须满足“相同”这一要件，才能成立。对此，使用先用权抗辩的被告负有举证责任。在本案中，被告并未有任何证据表明，其在原告专利申请日前所印制的宣纸印品，使用了与原告专利独立权利要求2相同或等同的方法。因此，被告对于原告专利独立权利要求2所要求保护的专利权具有先用权的抗辩亦不能成立。
根据以上理由，原告指控被告侵犯了自己的专利权根据不足，其诉讼请求本院不予支持。

（五）一审定案结论
北京市第一中级人民法院根据《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十条第二款、第六十二条第（三）项的规定，判决如下：
驳回原告庄某、深圳天明美术印刷有限公司的诉讼请求。
案件受理7010元，由庄某、深圳天明美术印刷有限公司负担。

（六）二审情况

1.二审诉辩主张
（1）庄某及天明公司不服，向北京市高级人民法院提起上诉。上诉人上诉称：第一，原审判决认定《小鸭图》系中印公司于专利申请日前采用与权利要求1相同的方法印制，并进而认定中印公司对权利要求1享有先用权有误。中印公司1993年10月立项研制开发电子制版、胶印宣纸复制图画的工艺技术，以解决过去长期凭经验和手工操作速度慢、质量差、稳定性不好的问题，显然当时中印公司尚未掌握大批量、高速度机印宣纸的工艺技术，这也正是开发课题要解决的任务。《小鸭图》印制于1993年6月，不可能是机印而成，只能是打样而成。打样与机印有联系更有区别，采用打样机打印宣纸印品，并不等于掌握了用现代胶印机大批量、高速度印刷宣纸印品的技术。而权利要求1要求保护的正是大批量、高速度机印而成的宣纸印品，与打样而成的《小鸭图》根本不同，故中印公司并不享有先用权。第二，中印公司1996年销售的被控侵权物《小鸭图》、《山鸡》、《山鬼》、《荷花鸭》是用其研制成功后申请了专利的方法印制成的，已落入原告专利保护范围，侵害了上诉人合法权益。请求二审法院查清事实，依法改判。
（2）中印公司服从原审判决，并且辩称：《小鸭图》印制于1993年6月，在上诉人申请专利之前，《小鸭图》不是打样而成，而是胶印制品，在本领域普通技术人员看来，打样与胶印印刷原理相同，并无本质区别。《小鸭图》是中印公司于上诉人申请专利前采用与上诉人专利完全相同的方法印制而成的，中印公司对于上诉人的专利享有先用权。请求二审法院驳回上诉，维持原判。

2.二审事实和证据
北京市高级人民法院在一审法院查明事实的基础上进一步查明：1993年8月中国印刷总公司向新闻出版署申请并经批准正式三次开发“胶印印刷宣纸复制国画工艺”，该课题的开题报告称“胶印印刷宣纸，国内厂家批量印刷未曾试过，还是一项空白，故需探索新工艺，课题研究的技术关键是，制版阶调用色，印刷道性适应宣纸印品的工艺要求”。该课题研制中还采用了新华彩印厂与北大方正合作开发的桌面彩色制版系统（即DTP，1993年10月至1994年4月完成）。进行试制复制效果进一步提高。该课题于1994年初开发完成，《光明日报》于1994年1月31日对此作了报道，称采用电子制版和胶印技术在宣纸上印制水量墨料中国画的工艺开发完成，其他画料及原辅材料适应性等还在继续研究开发。
以上事实除已经一审证据证明外，还有下列证据证明：
1993年8月经中国新闻出版署审定的中国印刷公司设立的关于“胶印印刷宣纸复制国画工艺”的开题报告。

3.二审判案理由
北京市高级人民法院根据以上事实和证据认为：庄某的9xxxxxxx2号发明专利包含了两项相互独立的权利要求，第一项是产品权利要求，第二项是方法权利要求。权利要求1要求保护的是一种胶印宣纸印品，即利用电子分色机、胶印机、打样机，在宣纸上通过分色、拼版、晒版、打样、印刷，由胶印油墨印出图案，该权利要求在本质上仍然是一项方法权利要求。中印公司1993年8月向新闻出版署申请立项开发“胶印印刷宣纸复制国画工艺”，目的在于填补国内厂家不能批量胶印印刷宣纸的空白，当时中印公司尚未掌握批量胶印印刷宣纸的工艺，故印制于1993年6月的《小鸭图》不可能采用大规模、高速度的胶印宣纸印刷工艺。而大规模、高速度胶印宣纸正是庄某9xxxxxxx2号专利权利要求所记载的技术方案的关键技术特征，因此在印刷步骤上，《小鸭图》的印制工艺与9xxxxxxx2号专利权利要求所记载的技术方案确有不同，二者属于不同的技术方案。相对于9xxxxxxx2号专利权，中印公司并不享有先用权，原审判决关于中印公司享有先用权的认定有误，应予纠正。同时，《小鸭图》印制工艺也未落入9xxxxxxx2号专利两项独立权利要求所限定的保护范围，中印公司印制、销售《小鸭图》的行为不构成对庄某及天明公司合法权益的侵犯，中印公司采用同一方法印制而成的《山鸡》、《山鬼》、《荷花鸭》的行为相应地也不构成侵权。庄某、天明公司关于中印公司侵害其专利权的指控不能成立，其诉讼请求应予驳回。综上，原审判决虽认定事实有误，但处理结果并无不当，且错误之处本院已作纠正，应予维持。庄某及天明公司的上诉理由不能成立，其上诉请求本院不予支持。

4.二审定案结论
北京市高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
本案一审受理费7010元，由庄某、深圳天明美术印刷有限公司负担；二审受理费7010元，由庄某、深圳天明美术印刷有限公司负担。

（七）解说
本案涉及的法律问题为：
1.中印公司关于享有先用权的抗辩主张是否成立?
先用权，是指某项发明创造在申请人提出专利申请以前，任何人（包括单位和个人）已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，在该发明创造授予专利权后，仍有继续在原有的范围内制造或者使用该项发明创造的权利。即使后来申请专利的人获得了专利权，具有先用权的单位或个人的制造或者使用行为也不视为侵犯了专利权。
在实践中，相同的发明创造同时为两个不同的发明人分别作出的事例是常见的。但发明创造不一定都要申请专利才实施，或者申请日期有先后之别，而专利权最终只能授予最先提出专利申请的人。先用权就是从保护没有申请并获得专利权的另一个发明人的最低利益着想，给其一种特殊的权利，即具有先用权的单位或者个人，可以不经专利权人的允许，而继续制造该产品或使用该方法。
根据人们对《专利法》的普遍认识，取得先用权是有严格条件的，其制造或者使用的行为不符合这些条件的任何一项，都不具有先用权。这些条件是：
（1）制造或者使用的行为发生在他人取得专利权的专利申请日以前，或者至少已经作好了制造或者使用的必要准备。
（2）制造或者使用的技术是先用权人自己独立完成的，而不是抄袭、窃取专利权人的，先用权人往往不知道他人已经申请了专利。
（3）先用权人在先实施的技术方案必须与申请专利的技术方案相同。
庄某的9xxxxxxx2号发明专利的申请日为1993年11月15日，此前中印公司确曾于1993年6月印制过宣纸印品《小鸭图》，但所用方法不同于庄某的专利方法。中印公司1993年8月向新闻出版署申请立项开发“胶印印刷宣纸复制国画工艺”，目的是填补国内厂家不能批量胶印印刷宣纸的空白，很显然当时中印公司尚未掌握批量胶印印刷宣纸的工艺，1993年6月分两次印制而成的《小鸭图》更不可能采用大批量、高速度的胶印宣纸印刷工艺，《小鸭图》只能是打样而成。庄某的9xxxxxxx2号专利权利要求1中对于打样、印刷作了明确区分，权利要求2及说明书中又对大批量、高速度的印刷工艺作了具体限定和说明，而且打样和印刷虽有联系，但打样毕竟不同于大批量、高速度的工业印刷。因此，就印刷步骤这一技术特征来看，《小鸭图》的印制工艺与庄某专利确实不同，《小鸭图》是打样而成，庄某专利中不仅包括了打样步骤，而且大批量、高速度印刷宣纸也是其专利的关键技术特征，这同时也是中印公司开发课题中所要解决的问题。中印公司对庄某专利权利要求1和2并不享有先用权，二者是不同的技术方案。况且中印公司主张其享有先用权，也并不符合先用权的三个条件。因此，一审判决认定中印公司享有先用权有误。
2.庄某9xxxxxxx2号发明专利权利要求1的撰写方式能否被允许?
庄某于1993年11月15日申请了名称为“用于宣纸的胶印制版、印刷方法及其制品”的发明专利，该专利的申请文本中的权利要求为具有主从关系的两项方法，但授权文本中则为相互独立的一项产品和一项方法，其中权利要求1是采用方法特征定义的产品权利要求。宣纸印品作为一种产品已经公知，发明人的贡献仅在于提出了一种新的印制方法，正确的做法应是授予申请人的一项方法专利，没有必要和理由允许专利权人用方法特征来定义产品权利要求，否则会造成发明主题和专利权保护范围的混乱。因为根据修改后的《专利法》，方法专利的效力延及产品，一项方法专利和一项用方法特征定义的产品权利要求是等效的，而且现行法律关于产品专利与方法专利的保护范围、举证责任的认定原则并不相同，这一区别又进而对人民法院审理专利权案件的规则和方法构成了实质性影响，事关双方当事人的利益。因此，二审法院在判决书中突出强调了，“庄某的9xxxxxxx2号发明专利的权利要求1保护的是一种胶印宣纸印品，即利用电子分色机、胶印机、打样机，在宣纸上通过分色、拼版、晒版、打样、印刷，由胶印油墨印出图案，该权利要求在本质上仍然是一项方法权利要求”。这一段话并非多余。
（马永红）