(一)首部
1.判决书字号
一审判决书:上海市第二中级人民法院(1995)泸二中经初(知)字第10号。
二审判决书:上海市高级人民法院(1996)沪高经终(知)字第55号。
3.诉讼双方
原告(上诉人):上海影星色光厂。
法定代表人:罗某,厂长。
委托代理人(一审):严某,上海市专利信息中心法律部干部。
委托代理人(一审):李某,上海市专利信息中心法律部干部。
委托代理人(二审):张盈东,上海市泸南律师事务所律师。
委托代理人(二审):童某,上海影星色光厂专利顾问。
被告(被上诉人):钱某,男,汉族,1934年3月27日出生,浙江省杭州市人,原上海影星色光厂厂长(已退休)。
委托代理人(一、二审):倪晔,上海市一平律师事务所律师。
5.审判机关和审判组织
一审法院:上海市第二中级人民法院。
合议庭组成人员:审判长:杨均;代理审判员:薛春荣、窦少武。
二审法院:上海市高级人民法院。
合议庭组成人员:审判长:姚荣民;代理审判员:王海明、邓思聪。
6.审结时间
一审审结时间:1996年1月4日。
二审审结时间:1996年11月5日。
(二)一审情况
1.一审诉辩主张
(1)原告诉称:1986年10月至1987年10月,原告自行设计和开发了彩色即时贴膜以及生产制造这种彩色即时贴膜的方法、配方和设备,并于1988年1月23日向中国专利局提出专利申请,申请号为88100384。被告在1985年10月至1994年11月间,担任原告的厂长及法定代表人。在被告1994年11月退休时,原告发现该专利的申请人和专利权人都变更为被告。由于被告长期担任原告的法定代表人,致使原告无法得知专利申请后的任何情况。因此,请求法院判令“彩色即时贴膜及其制造方法”的专利权归原告所有,并要求被告向原告返还以专利产品提成费名义获取的人民币149200.48元。
(2)被告辩称:原告是上海市浦东中学与上海电影制片厂的联营厂,该两上级主管单位于1988年6月共同以书面形式肯定了即时贴膜专利技术是被告个人发明,原告亦于1988年7月11日出具了申请权转让证明,在以后公开和公告的发明专利申请说明书中都清楚地记载被告是该专利的申请人。此后,被告又按两上级主管单位的意图,就该专利技术与原告签订了待批专利许可证贸易合同并履行了6年,原告对专利权的归属问题从无任何异议,且在被告开发该专利技术前,原告并不生产即时贴膜。据此,请求法院驳回原告的起诉。
2.一审事实和证据
一审法院经审理查明:被告钱某自1985年10月至1994年11月止,担任原告上海影星色光厂的厂长,系法定代表人,并于1988年1月23日代表原告向中国专利局申请“彩色即时贴膜及其制造方法”的发明专利。1988年7月11日,加盖原告公章的证明载明:彩色即时贴膜系非职务发明,在申请时,误填成职务发明,现特予以更正,该专利的申请人应为钱某。1988年10月,被告向中国专利局提出申请,要求变更专利申请人及权利人。1991年6月26日中国专利局授予被告专利号为88100384·0的“彩色即时贴膜及其制造方法”发明专利权并颁发了第10657号专利证书。
以上事实有下列证据可以证明:
(1)原告具有的中国专利局授予的“彩色即时贴膜及其制造方法”的专利证书及缴纳该专利费用的清单,说明所争议专利一直归被告钱某所有。
(2)原告两上级主管机关(即浦东中学和上海电影制片厂)曾于1988年6月联合出具公函,以书面形式肯定了彩色即时贴膜技术是钱某个人发明。
(3)原告上海影星色光厂1988年7月11日加盖了公章的证明,证实了本案争议专利的申请人由原告变更为被告钱某这一节事实。
(4)被告钱某与原告上海影星色光厂签订的待批专利许可贸易合同共履行了6年未发生过争议,说明原告对本案所争议专利权的归属从未产生过异议。
3.一审判案理由
一审法院认为:原告主张“彩色即时贴膜及其制造方法”的专利权属原告所有,原告应提供相应证据。现原告所提供的证据,不足以否定该专利权属于被告;而被告举出的证据(专利证书、原告两上级主管单位出具的关于即时贴膜委托代理技术转让合同的函、原告出具的证明、待批专利许可证贸易合同、专利费用缴纳清单等),足以证明“彩色即时贴膜及其制造方法”专利权属被告所有。
因此,原告的诉讼请求法院不予支持。
4.一审定案结论
上海市第二中级人民法院依照《中华人民共和国专利法》第六条第一款的规定,判决如下:
原告上海影星色光厂的诉讼请求不予支持。
本案受理费人民币4494元,由原告上海影星色光厂负担。
(三)二审诉辩主张
(四)二审事实和证据
二审法院查明:上诉人上海影星色光厂系上海浦东中学的校办工厂,属集体所有制性质,主要生产经营滤色片、彩色灯光纸等日用化学产品。被上诉人钱某自1985年至1994年11月退休止担任上诉人上海影星色光厂的厂长,系法定代表人。上诉人根据上海市电影总公司1986年10月下达的研制任务,由厂长钱某会同副厂长朱某等开始研制彩色即时贴膜技术。1987年10月,由上海市电影局对彩色即时贴膜作出了沪影鉴字(87)第003号即时贴膜技术鉴定证书。嗣后,上诉人将彩色即时贴膜向市有关部门申报优秀新产品一等奖,申报表中确认“技术开发单位系上海影星色光厂,主要开发人员为钱某、朱某”。1988年1月20日,被上诉人代表上诉人将“彩色即时贴膜及其制造方法”委托上海专利商标事务所代为申请发明专利,并缴纳了相应费用。同年2月9日中国专利局向上诉人发出了受理通知书,同年5月10日又向上诉人发出了发明专利申请初步审查合格通知书。此后被上诉人钱某于同年7月11日亲笔书写证明一份,加盖了由其掌管的上海影星色光厂公章,称彩色即时贴膜系非职务发明,该专利申请人应为钱某,并通过上海专利商标事务所将“彩色即时贴膜及其制造方法”发明的申请人由上海影星色光厂变更为钱某个人。而此后的同年7月20日和8月,钱某在亲笔填写的上海科技进步奖申报登记表和申报书中,均确认彩色即时贴膜的开发单位是上海影星色光厂。1989年5月,上海市政府科技评审委员会授予上海影星色光厂“彩色即时贴膜项目1988年度上海市科学技术进步三等奖”,钱某、朱某也分获个人三等奖。1991年6月26日,中国专利局授予钱某“彩色即时贴膜及其制造方法”发明专利,专利号为88100384·0。上诉人上海影星色光厂在被上诉人钱某退休后查知上述情况,遂诉至原审法院。
二审法院在审理中委托上海司法审计师事务所对影星色光厂用于“彩色即时贴膜及其制造方法”专利研制费用进行审计鉴定。上海司法审计师事务所经审计,作出沪司审事业字(1996)第1554号审计鉴定报告,结论为:在1986年至1987年研制期间,上海影星色光厂用于研制该专利项目的各类费用共计42354.58元。
另查明:在本案系争专利待批期间,被上诉人钱某以个人身份作为甲方,与乙方上海影星色光厂(由朱某作为代表)于1988年7月18日签订了待批专利许可证贸易合同一份,钱某与上海影星色光厂双方因此引起的合同纠纷已由上海市浦东新区人民法院(1995)浦经初字第183号案审理在案。故上诉人因该合同纠纷而要求被上诉人返还以专利产品提成费名义获取的款项的诉讼请求非本案处理范围,可另案处理。
以上事实有上海电影总公司函件、发明专利申请书、上海市科学技术进步奖奖状等证据及上海市司法审计师事务所出具的审计鉴定报告予以佐证。
(五)二审判案理由
二审法院认为:在专利权属纠纷中,区别职务发明或非职务发明的关键在于发明人是否执行本单位的任务或是否利用本单位的物质条件。被上诉人钱某在担任上海影星色光厂厂长期间,为完成上海电影总公司下达的研制彩色即时贴膜任务所进行的所有科研活动系职务行为;被上诉人钱某等在研制中主要利用了本单位的物质条件,上诉人上海影星色光厂支付了研制所需各种费用。被上诉人钱某在任上海影星色光厂法定代表人期间,为自己出具将职务发明变更为非职务发明的证明,不具有法律效力。被上诉人向法院提供的个别未能说明其合法来源且与事实明显不符的证据不足以证明“彩色即时贴膜及其制造方法”的专利权归其所有,本院不予采信。原审法院对事实认定不清,应予纠正。
(六)二审定案结论
上海市高级人民法院依照《中华人民共和国专利法》第六条第一款,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百五十三条第一款第(三)项、第一百五十八条的规定,判决如下:
1.撤销上海市第二中级人民法院(1995)沪二中经初(知)字第10号民事判决。
2.专利号为88100384·0的“彩色即时贴膜及其制造方法”发明专利的专利权归上诉人上海影星色光厂所有。
本案一、二审诉讼费人民币8988元和审计费用人民币6000元,均由被上诉人钱某负担。
(七)解说
本案是一起前任厂长(法定代表人)与厂方因专利权属而发生的纠纷,二审法院之所以改判本发明专利归上海影星色光厂所有,是基于下列原因:
1.职务发明或是非职务发明,是本案专利权属的关键所在。若属前者,本案应为上海影星色光厂所有,若是后者,则系钱某个人所有。我国《专利法》第六条明文规定:执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质条件所完成的职务发明创造,申请专利的权利属于该单位。由此可见,职务发明有两种情况,一是执行本单位的任务,二是主要利用单位的物质条件。就本案而言,彩色即时贴膜的研制任务,是上海电影总公司下达给上海影星色光厂的,钱某本身为上海影星色光厂厂长,显然属于执行本单位的任务。本案更关键的是,彩色即时贴膜的研制费用是谁支付的。本案原告上海影星色光厂提供了一系列的研制费用清单,而本案被告钱某则未能就研制费用方面举证,二审法院为慎重起见,特委托了上海司法审计师事务所就本案专利项目研制费用进行审计鉴定,审计结论证实:上海影星色光厂直接用于该专利项目的研制费用达42354.84元,另外计12644.10元的原材料聚酯薄膜中的一部分也用于本案专利项目的研制。由此显而易见,从本案专利权属纠纷的焦点职务发明或是非职务发明来分析,显然属于前者,故上海影星色光厂应为彩色即时贴膜的专利权人。
2.从证据的角度来辨析,我国《民事诉讼法》规定的举证责任是指当事人对自己的主张,有责任提出证据并加以证明。第一,当事人对自己所主张的事实,应当提供证据。第二,当事人所提供的证据,应能证明其主张具有事实性。第三,当事人对其主张不能提供证据,或所提证据不能证明其主张具有真实性,而且人民法院依职权收集不到证实其主张的证据的,要承受不利的法院裁判。就本案而言,原告上海影星色光厂所提供的主要证据有七份,被告钱某提供的主要证据有三份。从双方提供的证据来分析,被告的证据显然无法与原告的证据相对抗。其理由是,首先原告提供的证据从时间上来分析,从1986年10月上海电影总公司下达研制任务至1989年5月上海市政府有关部门将彩色即时贴膜授予上海影星色光厂“上海市1988年度科技进步三等奖”止,证实了本案专利是职务发明。而被告所提供的三份证据,则局限于1988年的6月至7月间。其次,从内容、形式上来分析,原告提供的证据具有连贯性、一致性,各个证据之间能互相印证和联系。而被告所提供的证据或无法说明其合法来源(例如由上海浦东中学和上海电影制片厂所出具的函,既无任何人的签字,又遭到上述单位领导的否认),或不符合法律规定(例如由钱某亲笔为自己出具的证明),或自相矛盾(例如钱某既在其证据中认为是非职务发明,又在以后原告的证据中亲笔承认是职务发明)。再次,由法院所委托的审计部门所作出的审计结论更能说明本案的要害问题。由此可见,即使二审法院未委托审计鉴定,查明本案专利的研制费用的承担问题,就证据而言,被告钱某所提供的证据也无法与原告上海影星色光厂所提供的证据相抗衡而处于不利的地位。
3.厂长要成为与本单位业务有关的非职务发明人应慎之又慎。这是因为这个问题虽然在我国现行的法律、法规中尚未明文具体规定,过去也一度有过争议,例如1990年10月《中国专利报》曾为此展开过讨论,但随着时间的推移和司法实践的实际过程,目前专利司法系统中理论上已趋向于一致意见,即答案是:厂长一般不宜成为与本单位业务有关的非职务发明人。其理由主要是:厂长是企业的法定代表人,全权负责企业各方面的工作,故不能仅理解为厂长只作行政领导工作,而业务和技术问题则不在厂长的职责范围之内,厂长搞出的发明创造,只要目的在于解决本厂生产技术上的问题,就应认定为职务发明。这是因为为了完成本厂的生产任务,无论采取何种措施,都在厂长的职责范围之内。再者厂长的法律地位决定了其可以了解和参与本厂的各项科研、生产活动,这种特殊的便利条件是其他人所不具备的,特别是可以随意利用单位不向外公开的技术图纸、资料及各种设施等物质条件。若认可厂长利用这些便利条件完成的与本厂业务有关的发明创造为非职务发明,显然是不公正的。
(邓思聪)
案例来源:中国高级法官培训中心,中国人民大学法学院 《中国审判案例要览:1997年经济审判案暨行政审判案例卷》 中国人民大学出版社 第155 - 159 页