（一）首部

1．判决书字号
一审判决书：云南省昆明市中级人民法院（1995）昆法经初字第53号。
二审判决书：云南省高级人民法院（1996）云高经终字第2号。

2．案由：专利侵权案。

3．诉讼双方
原告（反诉被告、上诉人）：重庆中亚医用保健品厂。
法定代表人：王某，厂长。
委托代理人：刘胡乐，云南律师事务所律师。
委托代理人：陆家棣，云南律师事务所律师。
被告（反诉原告、被上诉人）：昆明西山康复医疗保健用品厂。
法定代表人：顾某，厂长。
委托代理人：张承荣，云南方圆律师事务所律师。
委托代理人：吕卫国，云南方圆律师事务所律师。

4．审级：二审。

5．审判机关和审判组织
一审法院：云南省昆明市中级人民法院。
合议庭组成人员：审判长：张国维；审判员：陈斌；代理审判员：袁学红。
二审法院：云南省高级人民法院。
合议庭组成人员：审判长：王和民；代理审判员：王娟、李静。

6．审结时间
一审审结时间：1995年11月6日。
二审审结时间：1996年4月10日。

（二）一审诉辩主张

1．原告（反诉被告）中亚厂诉称：我厂于1992年11月与便携式特定电磁波治疗器的专利权人重庆康复医学工程研究所签订了协议书。根据此协议书我厂获得了“便携式特定电磁波治疗器”独家生产、经营、销售权。1993年10月及1994年3月，我厂获得电源控制盘和辐射治疗头两项外观设计专利，并将此两项外观设计专利用于“便携式特定电磁波治疗器”后生产了“中亚圣灯治疗器”投放市场。1995年5月昆明市场上出现了被告生产的“东方胜灯治疗器”，其产品结构、原理、外观设计与“中亚圣灯治疗器”完全相同，被告的行为严重侵犯了我方的专利权。请求判令被告停止侵权、公开赔礼道歉、赔偿损失30万元。

2．被告（反诉原告）辩称：我厂生产的“东方胜灯治疗器”与原告中亚厂生产的“中亚圣灯治疗器”在结构、原理、实用新型专利等方面确实相同，但我厂是经专利权人重庆康复医学工程研究所同意并签订了实施许可合同而生产的，不构成侵权。对原告的另外两项外观设计专利从专利文件到实物均与我厂产品有较大差异，不构成侵权。原告在诉讼中申请财产保全是错误的，给我厂造成巨大经济损失。为此提出反诉，请求判令驳回原告的诉讼请求，赔偿损失57万余元，并在云南和重庆两地报刊上向我厂公开赔礼道歉、恢复名誉。

（三）一审事实和证据
云南省昆明市中级人民法院公开审理查明：“一种便携式电磁波辐射治疗器”实用新型专利权人是重庆康复医学工程研究所。该所于1992年11月10日与原告签订一份协议书，授权原告全国独家生产、经营、销售其专利产品。之后，原告根据该专利技术生产了“中亚圣灯治疗器”。1994年12月6日，专利权人研究所又与被告签订一份专利技术转让合同，将其“一种便携式电磁波辐射治疗器”实用新型专利技术有偿许可被告使用，并约定双方均不得将此专利技术转让给第三方。被告按此技术生产了“东方胜灯治疗器”。1995年3月7日，研究所又与原告签订一份专利专有权转让协议，将该专利技术转让给原告全国独家所有。另经查明，原告中亚厂系集体所有制性质的企业法人，其法定代表人为王某。运用于“一种便携式电磁波辐射治疗器”上的两项外观设计专利的专利权人均为王某。1994年4月5日，王某与原告中亚厂签订了专利专有权转让协议，将以上两项外观设计专利权转让给中亚厂，双方均未到国家专利局办理有关手续。1995年6月5日，原告向昆明市中级人民法院提出财产保全申请，1995年6月8日法院根据原告的申请，依法作出（1995）昆法经初字第53号裁定，对被告西山保健用品厂的银行账户、生产车间、仓库进行了冻结、查封。同年7月6日被告向昆明市中级人民法院提供了担保，法院于同年7月10日依法作出解除财产保全的裁定，并于当日解除了对被告的冻结和查封。在财产保全期间造成了利润、合同违约金、律师代理费等损失共计299139.60元。
上列事实有下列证据证明：
1．原告中亚厂与重庆康复医学工程研究所签订的协议书。
2．被告西山保健用品厂与重庆康复医学工程研究所签订的协议书。
3．“一种便携式电磁波辐射治疗器”的专利证书及权利要求书。
4．两项外观设计专利权转让的协议书。
5．重庆康复医学工程研究所所长刘某的证人证言。
6．原、被告双方在法庭调查中的陈述。

（四）一审判案理由
昆明市中级人民法院鉴于上述事实认为：原告中亚厂起诉要求确认被告西山保健用品厂侵权并承担侵权法律责任的请求不能成立，理由是：1.《专利法》第十一条规定，发明和实用新型专利权被授予后，除法律另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，不得为生产经营目的制造、使用、销售依照该专利方法直接获得的产品。依照《专利法》规定，是否经专利权人许可使用其专利技术，是确认侵权的前提要件，而被告生产的“东方胜灯治疗器”虽在结构、原理、实用新型专利等方面与原告生产的“中亚圣灯治疗器”完全相同，但被告是根据其与“一种便携式电磁波辐射治疗器”实用新型专利权人重庆康复医学工程研究所签订的实施许可合同而生产的。因此，被告生产、销售“东方胜灯治疗器”的行为不构成专利侵权。2.应用于“一种便携式电磁波辐射治疗器”上的两项外观设计专利权人是王某，原告虽与王某就该两项外观设计专利权转让签有协议，但双方未到国家专利局办理有关手续。根据《专利法》关于“转让专利申请或者专利权的，当事人必须订立书面合同，经专利局登记和公告后生效”的规定，该两项外观设计专利权转让协议未生效。原告中亚厂既非此两项外观设计专利权人，又非利害关系人，其不具有诉讼主体地位，不享有诉讼权利。因此，原告认为被告侵犯其两项外观设计专利也不能成立，其请求应予驳回。诉讼期间原告申请法院对被告采取财产保全措施并提供了相应的担保，因原告的诉讼请求无法律依据，不能成立，其申请诉讼保全是错误的，应当赔偿由此给被告造成的经济损失。被告在诉讼中所提出的反诉，因其反诉请求和理由与本诉并非基于同一事实或者同一法律关系，不属于反诉。故其提出反诉不当，应承担相应责任。

（五）一审定案结论
昆明市中级人民法院根据《中华人民共和国民事诉讼法》第九十六条及有关法律规定，作出如下判决：
1．驳回原告（反诉被告）重庆中亚医用保健品厂的诉讼请求。
2由重庆中亚医用保健品厂于判决生效后十日内赔偿因错误申请财产保全给昆明西山康复医疗保健用品厂造成的损失299139.60元。
3被告（反诉原告）昆明西山康复医疗保健用品厂的反诉请求不予支持。
本诉案件受理费及财产保全费9030元，由重庆中亚医用保健品厂承担；反诉案件受理费10800元，由昆明西山康复医疗保健用品厂承担。

（六）二审情况

1．二审诉辩主张
（1）上诉人（原审原告）重庆中亚医用保健品厂称：我厂与重庆康复医学工程研究所签有在全国范围内排他实施本案专利权的协议，后研究所与被上诉人签订技术合同，再许可被上诉人实施该项专利，此合同属无效。被上诉人在明知研究所已许可我厂独占实施该专利，仍接受再许可实施同一专利，已构成共同侵权。我厂申请财产保全正当，一审判我厂负赔偿责任应予纠正，因此产生的损失完全应由被上诉人自负。应增列与本案处理结果有法律上利害关系的研究所为本案第三人。请求二审法院撤销原判决，确认被上诉人与研究所签订的技术转让合同无效，判令被上诉人停止生产、销售侵权产品并予销毁，赔偿侵权给我厂造成的损失30万元。
（2）被上诉人（原审被告）昆明西山康复医疗保健用品厂辩称：上诉人中亚厂在上诉状中的主张和理由与其在一审起诉状中的主张和理由属不同性质的法律关系，一审中中亚厂以专利侵权向法院申请财产保全，而上诉中则改以独占实施权受侵犯请求法院认定我方的转让合同无效，不承担保全错误的损失，其性质属独占实施权纠纷，应另案起诉。一审以中亚厂的诉称进行审理和判决是正确的。我方签转让协议时，中亚厂与研究所的协议已经终止，并不存在其他任何合法有效的独占实施许可协议，我方的行为不是明知，更不是侵权。本案研究所才是惟一合法的专利权人，我方所签合同合法有效，不构成侵权，请求驳回上诉，维持原判。

2．二审事实和证据
与一审认定的事实和证据相同。

3．二审判案理由
云南省高级人民法院审理认为：西山保健用品厂与本案专利权人研究所签订专利技术转让协议时，中亚厂并未取得该项专利的所有权，西山保健用品厂根据专利权人研究所的许可生产、销售“东方胜灯治疗器”的行为不构成侵权。一审法院驳回中亚厂的诉讼请求是正确的。因中亚厂诉讼请求不能成立，其申请诉讼保全是错误的，应当赔偿因此给西山保健用品厂的损失。至于研究所是否构成侵权属另一个法律关系，且中亚厂已另案起诉，其要求增列研究所为本案第三人的上诉请求不予支持。一审法院对本案的审理，程序合法，事实清楚，适用法律正确。

4．二审定案结论
云南省高级人民法院根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费7010元，由上诉人重庆中亚医用保健品厂承担。

（七）解说
1．我国《专利法》第十一条规定，发明和实用新型专利权授予后，除法律另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，不得为生产经营目的制造、使用、销售依照专利方法直接获得的产品。因此，是否经专利权人许可使用其专利技术，是确认侵权的前提要件。本案被告西山保健用品厂是经专利权人许可而生产的，因而对原告中亚厂不构成侵权。
2．专利权人研究所在与原告中亚厂签订专利授权协议后，又许可被告西山保健用品厂使用同一专利技术。研究所与中亚厂的协议内容对西山厂并无约束力，这是两个法律关系，其中的权利义务内容是互不交叉影响的。至于研究所违背与中亚厂协议中关于授权给中亚厂独家生产、经营、销售的约定，则属另一法律关系，不在本案审理范围内。
3．专利权人王某的两项外观设计专利，虽已协议转让给中亚厂，但双方未到国家专利局按《专利法》要求办理登记和公告手续，故该两项外观设计专利权转让协议未生效。中亚厂既非专利权人，又非利害关系人，对该两项外观设计专利不享有诉讼权利。
4．关于原告中亚厂因错误提起诉讼而给被告西山保健用品厂造成经济损失，被告应如何要求赔偿的问题。被告主张损失是否应以反诉提出？反诉的目的是为了抵消或吞并本诉原告的诉讼请求，但反诉与本诉的诉讼请求或者诉讼理由应基于同一事实或者同一法律关系。被告在案件审理中要求原告赔偿因错误提起诉讼给被告造成的损失，已经形成了一个新的诉，该诉与原告的诉并非基于同一事实或者同一法律关系，故不属反诉。被告主张损失应以新诉的方式提出，法院审查认为可以合并审理的，可以并案审理。如不符合并案审理条件的，应另案起诉。而本案原告因错误申请财产保全，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第九十六条的规定，原告应当赔偿被告因财产保全所遭受的损失，被告对此无须提出反诉。这样就理顺了案件的法律关系和规范了当事人行使诉权的行为方式，使法院审理案件更能准确无误地理清法律关系，正确适用法律。
（屈忠义）