（一）首部

1．判决书字号：上海市第二中级人民法院（2012）沪二中民五（知）初字第86号判决书

2．案由：侵害商标权及不正当竞争。

3．诉讼双方
原告维多利亚的秘密商店品牌管理有限公司（VICTORIA'S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT,INC.）,住所地美利坚合众国俄亥俄州雷诺兹伯格有限大街4号（FOUR LIMITED PARKWAY,REYNOLDSBURG,OHIO43068,UNITED STATES OF AMERICA）。
法定代表人约瑟夫·奎格利（Joseph Quigley），知识产权副总裁。
委托代理人胡某，男，住中华人民共和国北京市朝阳区，北京英特普罗知识产权代理有限公司职员。
委托代理人丛某，男，北京英特普罗知识产权代理有限公司职员。
被告上海锦天服饰有限公司。
法定代表人腾胜，总经理。
委托代理人郑明，北京市中伦文德律师事务所律师。
委托代理人宋达宇，北京市中伦文德律师事务所律师。

4．审级：一审。

5．审判机关和审判组织
审判机关：上海市第二中级人民法院。
合议庭组成人员：审判长：何渊；审判员胡宓；人民陪审员：余震源。

6．审结时间：2013年4月23日

（二）诉辩主张

1．原告诉称
原告是一家成立于1977年的美国公司，原告的英文商号为"VICTORIA'S SECRET"，对应的中文翻译为"维多利亚的秘密"，原告对上述商号享有企业名称权。原告在中国注册了多个"维多利亚的秘密"、"VICTORIA'S SECRET"商标，在本案中原告要求保护"维多利亚的秘密"（第35类和第25类）、"VICTORIA'S SECRET"（第25类）和"VICTORIA'S SECRET PINK"（第35类）共四个注册商标（以下简称涉案注册商标）。原告将上述商标使用在内衣、化妆品等商品及商店招牌、橱窗设计、广告宣传上，通过长期使用与广泛宣传，原告的涉案注册商标已经具有极高的知名度并达到驰名程度。原告发现，被告未经授权对外宣称其为原告的总经销商，在中国以直营或特许加盟形式开展经营活动，并在上述经营活动中使用原告的"维多利亚的秘密"、"VICTORIA'S SECRET"商标和企业名称对外销售商品。原告认为，被告的行为侵害了原告的注册商标专用权，并构成擅自使用他人企业名称和虚假宣传的不正当竞争行为，故诉至法院请求判令：1.被告停止商标侵权及不正当竞争行为；2.被告赔偿原告经济损失人民币500万元，其中包括合理费用人民币233323元。

2．被告辩称
1.本案不存在注册商标跨类保护的必要性，被告不同意认定原告的涉案注册商标为驰名商标；2.被告销售的商品来源于原告的母公司案外人有限品牌有限公司（Limited Brands,Inc）(以下简称LBI公司)，即被告销售的是正牌的维多利亚的秘密品牌内衣商品。其整个购买经过是：2007年，经案外人American Fashion Brands,LLC（以下简称AFB公司）介绍，LBI公司与被告达成出售LBI公司价值约510万美元"VICTORIA'S SECRET"品牌内衣商品的交易，并于2007年当年实际履行完毕。在该笔交易履行过程中，被告委托案外人宁波亿泰控股集团股份有限公司（以下简称宁波亿泰公司）于2007年10月和11月，先后开具信用证付款给LBI公司200万美元和约310万美元，后LBI公司于2007年11月和12月委托运输将相应商品由美国加州运至中国宁波港。因此，原告的注册商标专用权利已经用尽，被告有权再行出售上述商品并进行必要宣传，并不构成商标侵权；3.原告的企业名称不是在中国境内进行商业使用的企业名称，对涉案企业名称权不享有民事权益，被告没有擅自使用他人企业名称的不正当竞争行为；4.由于原告在中国境内没有经营零售业务，被告作为LBI公司"VICTORIA'S SECRET"品牌的经销商，事实上也确实是中国大陆境内唯一的经销商，被告自称总经销商并无不可，故被告不存在虚假宣传的不正当竞争行为。综上，请求法院驳回原告的全部诉讼请求。

（三）事实和证据
上海市第二中级人民法院经公开审理查明：原告是一家美国公司，是涉案"VICTORIA'S SECRET"（维多利亚的秘密）等四个在中国注册的内衣商标的专用权人。美国的Limited Brands,Inc.（简称LBI公司）是原告的母公司，在美国经原告许可销售涉案注册商标的内衣。LBI公司曾与案外人AFB公司（American Fashion Brands,LLC）在2007年1月签有《库存出售协议》，授权AFB公司在包括中国在内的多个地区销售涉案商标内衣的库存，且这些内衣只能在经LBI公司或其子公司同意的实体店铺零售。
2007年起，被告通过AFB公司，先后从美国进口了价值510万美元的"VICTORIA'S SECRET"品牌内衣至中国，LBI公司开具商业发票及相关海运单据。LBI公司在给被告的函中重申了上述《库存出售协议》的要求。被告将进口的涉案品牌内衣批发转售给中国内地多家商场的销售专柜，并在火爆服装招商网、中国时尚品牌网、中国品牌服装网等网站上做宣传，称被告系美国顶级内衣品牌维多利亚的秘密在中国内地唯一指定总经销商。在一些商场销售专柜的店招、包装袋等处亦印有"中国总经销：上海锦天服饰有限公司"等信息。
上述事实有下列证据证明：
1．原告提交的商标注册证、工商档案资料、公证书、公证实物、宣传手册、工商处罚决定、《声明书》、《品牌终端销售合同》、律师函件、三公司联合声明、《库存出售协议》及相关公认证材料、律师费、代理费、查档打印费、公证费、差旅费发票等证据；
2．被告提供的委托书、进出口代理合同、LBI公司和AFB公司的确认函和授权书、信用证、对外付款承兑通知书、售汇申请、装货提单、海关关税缴款书、海关进口货物报关单等证据、本院调查令调取的银行信用证开证档案；
3．案外人宁波亿泰公司提供的财务凭证以及当事人的诉辩称意见和本院审理笔录等证据予以证明。

（四）判案理由
上海市第二中级人民法院经审理认为：LBI公司经原告授权可以合法使用涉案注册商标，故LBI公司销售给被告的维多利亚的秘密品牌商品应属正牌商品，并非侵害涉案注册商标的假冒商品。根据《库存出售协议》的约定，被告进口涉案品牌内衣后以批发方式向多家商场专柜销售商品的行为虽有违协议中"转售只能传统零售"的约定，但被告销售的商品是正牌商品，不会造成相关公众对商品来源的混淆、误认。故被告不构成侵害原告的注册商标专用权。但被告没有证据证明自己是维多利亚的秘密在中国的唯一指定总经销商，被告的这种宣传行为构成不正当竞争。

（五）定案结论
上海市第二中级人民法院依据《中华人民共和国商标法》第五十二条第（二）项，《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第（三）项、第九条、第二十条，《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第六条第一款、第十七条第一款，《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，作出如下判决：
1．被告上海锦天服饰有限公司立即停止对原告维多利亚的秘密商店品牌管理有限公司虚假宣传的不正当竞争行为；
2．被告上海锦天服饰有限公司应于本判决生效之日起十日内，赔偿原告维多利亚的秘密商店品牌管理有限公司经济损失人民币6万元；
3．被告上海锦天服饰有限公司应于本判决生效之日起十日内，赔偿原告维多利亚的秘密商店品牌管理有限公司合理费用人民币2万元；
4．驳回原告维多利亚的秘密商店品牌管理有限公司的其余诉讼请求。

（六）解说
在侵犯商标权的各种纠纷中，有一类纠纷日益引起人们的注意，此类纠纷表现为被授权许可使用商标的一方违反授权方的协议范围使用商标，具体表现为：在协议约定的期限终止后仍然生产或者销售贴附有授权人商标的商品；超出约定数量生产或销售贴附有授权人商标的商品；在协议约定的商品种类之外生产或销售贴附有授权人商标的商品；超出协议约定的销售范围销售带有授权人商标的商品，等等。上述纠纷的产生都源自被授权许可使用商标的一方违反约定的许可范围而产生，然而在定性上却并不完全相同。根据行为的性质和适用的法律规范，可以分成两种基本类型：
（一） 越权使用商标的生产行为
此种类型主要包括违反与授权方约定的数量、时间或者商品类别而生产贴附有授权方商标的商品。由于这种类型的行为既违反了合同约定，构成违约，又侵害了授权人的商标权，构成侵权，因此授权人有权选择援引合同法或者商标法，在违约损害或者侵权损害两者之间择一要求被授权人承担赔偿责任。
超出许可范围使用商标构成违约人们不难理解，但是如何理解其侵害商标权的性质呢？对于超出许可范围使用商标的行为，似乎在外观上与纯粹未经许可擅自使用他人商标的行为有所区别，例如，某制造商为某商标权人贴牌生产某商品，合同约定生产500件，但制造商实际生产了600件，对于超出范围的100件，虽然在商标使用上具有未经授权的权利瑕疵，但其质量、原料、工艺、实际生厂商，都与其他500件并无区别。那么，这种行为，为什么会侵害商标权呢？这就要从商标权的本质进行分析。
商标权本质上是商标所有人对特定符号与特定商品之间对应关系的支配权，而不是对商标符号的支配权。侵犯商标权的本质并不是对物理标识的歪曲、篡改或者替换，而在于切断商标标识和生产商的联系，欺骗消费者使其发生混淆和误认，盗用商标权人诚实劳动所积累的商誉。换言之，商标是特定商业标识与特定商品或服务之间的联系，而不是商业标识本身。因此，保护商标就是为了保护商品生产者、服务提供者经过苦心经营而建立起来的自身与商标的唯一联系，而不是为了保护商业标识本身。
商标权的效能要得到实现，需要商标与产品进行结合，但是这种结合的行为只能专属于商标权利人，任何其他个人或组织，在未获合法授权的情况下，不得擅自将商标与产品进行结合。而违反与授权方约定的数量、时间或者商品类别而使用授权方的商标的行为，在超出的数量、时间或者商品类别上所生产的商品上将产品与商标进行了结合，实际上虚构了其与商品所指示的来源的关系，盗用和搭乘了商标权人的商誉，攫取了本应属于商标权人的商业利益，此外，这种商品流入市场后，还会挤占商标权人的市场份额，造成其市场需求的减少。除了损害商标的来源指示功能，这种行为还会损害商标的质量保障功能。违反与授权方约定的数量、时间或者商品类别而使用授权方的商标的行为，很可能使得这部分商品的生产脱离了商标授权许可使用人的监管和质量控制，使得其质量不再稳定，同时也因为不是真正的正牌商品也很可能在维修服务和后期保障方面被商标权人拒绝因而会损害消费者的利益，并反过来也会降低商标权人的商誉，造成其市场评价不断降低。
（二） 越权使用商标的销售行为
除了上述行为外，超出许可范围销售带有授权人商标的商品的行为属于另一类典型的不当使用他人商标的行为，包括超出授权方约定的数量、时间或者区域范围而销售带有授权方商标的商品。本案即为典型。
本案要解决的法律问题是：在国际贸易背景下，被告超出许可范围销售涉案商品的行为是否构成商标侵权。对此存在不同的观点：
一种观点认为被告的销售行为构成商标侵权。主要理由是：虽然被告销售的商品系正牌而非假冒商品，但是根据《库存出售协议》以及授权书中对于转售行为的限制约定，被告只能在自营店内零售相关商品，而不能向其他未经授权的零售商批发销售，而被告在实际经营中却超出了上述授权范围进行了批发销售，这会对原告的商标声誉产生影响，构成商标侵权。
另一种观点认为被告的销售行为不构成商标侵权。主要理由是：被告销售的商品系正牌而非假冒商品，虽然被告违反了其与商标权人之间的约定，超出授权范围进行了销售，但该销售行为本身并不会造成相关公众对于涉案注册商标的混淆、误认，该行为本质上属于违约行为，不属于商标侵权行为。
最终，法院结合原告自身在中国境内实际使用涉案商标的具体情况，并运用混淆标准理论，采纳了上述第二种观点，因为，被告超出原告母公司合同许可范围销售的行为所涉及的商品是在商标权人的许可下生产出来的商品，其流入市场后并未歪曲商品与其生产来源的联系，行为人并没有造成消费者对商品来源的混淆和误认，因此其行为并不构成商标侵权。因此，国外某品牌拥有者在国内就该品牌注册了商标，但又在国外将该品牌商品授权给他人处分，国内经销商通过正规渠道从该被授权人处进口该品牌正牌商品并在国内转售的，根据商标权利用尽原则，该进口并转售的正牌商品不会造成相关公众对于所售商品来源的混淆、误认，不构成商标侵权。
不难看出，越权使用商标的销售行为之所以另属一类，原因在于其本质上并没有侵犯授权人的商标专用权。与未经许可制造商标权人的商品不同，超出许可范围销售的行为所涉及的商品是在商标权人的许可下生产出来的商品，其流入市场后并未歪曲商品与其生产来源的联系，行为人并没有造成消费者对商品来源的混淆和误认，因此其行为并不构成商标侵权。但是，由于其行为构成违约，商标权人可以主张其违约责任。事实上，超出与授权方约定的数量、时间或者区域而销售带有授权方商标的商品同样会构成对授权许可人或者利益相关人的不正当竞争。例如，商标许可人只与被许可人约定由被许可人在上海地区销售其商品，其他区域由其自行经营，如果被许可人将商品运到上海之外的地区销售，就会影响商标许可人在当地的专营地位，从而减损其市场份额并构成不正当竞争。但是，对于此类行为，从法律适用和举证难易程度而言，主张违约责任较主张不正当竞争更为有利，此外，不正当竞争所造成的损失也可以在违约责任的赔偿范围中得到覆盖，因此，此类行为一般仍然首选主张违约责任为宜。
（胡宓）