（一）首部

1、判决书字号
一审判决书：上海市黄浦区人民法院（2011）黄民三(知)初字第62号
二审判决书：上海市第二中级人民法院（2011）沪二中民五(知)终字第60号

2、案由：侵害商标专用权、不正当竞争

3、诉讼双方
原告（上诉人）德柯有限公司(VERO DUCO,Naamloze Vennootschap）。
法定代表人卢克·任森（Luc Renson），董事。
委托代理人吴晓鹏，江苏方本律师事务所上海分所律师。
被告（被上诉人）广州市住乐贸易有限公司。
法定代表人吴献策，总经理。
委托代理人邱斌斌，男，1982年11月26日出生，汉族。
委托代理人杜可鑫，男，1981年9月19日出生，汉族。

4、审级：二审。

5、审判机关和审判组织
一审法院：上海市黄浦区人民法院。
合议庭组人员：审判长：凌崧；代理审判员：孙巾淋；人民陪审员：石志仁。
二审法院：上海市第二中级人民法院。
合议庭组人员：审判长：唐玉珉；审判员：何渊；代理审判员：昝箖。

6、审结时间
一审审结时间：20011年6月24日。
二审审结时间：20011年11月25日。

（二）一审诉辩主张

1、原告人及其委托代理人诉称
原告诉称，原告在第11类(通风装置)上享有"DUCO"商标的注册商标专用权，被告曾为原告窗户通风器产品在中国的独家分销商，被告在双方经销协议终止后仍在其制造、销售的产品、公司网站、宣传册及名片上使用与原告"DUCO"注册商标相同或类似的"DUCO"、"德柯"及商标（以下简称"德柯"组合商标），仍宣称其是原告在中国的总代理，并虚构使用其产品的工程项目，假冒原告的BBA证书，还恶意在第6类商品上抢注"DUCO"商标及"德柯"商标。被告的上述行为侵犯了原告的注册商标专用权，也违背了诚信原则，构成对原告的不正当竞争，遂诉至法院，请求判令：1、被告停止对原告享有的"DUCO"注册商标专用权的侵害，并停止不正当竞争行为；2、被告在《中国工商报》上刊登声明，消除影响；3、被告分别就商标侵权行为和不正当竞争行为赔偿原告经济损失人民币50万元和30万元，共计人民币80万元；4、被告承担原告因诉讼而支出的合理费用人民币11,531元；5、本案诉讼费由被告承担。

2、被告及其委托代理人的辩称
被告辩称，第一，被告生产的通风器属于第6类，与原告注册商标核定使用的商品类别第11类不相同也不类似；"德柯"商标及"德柯"组合商标与原告的"DUCO"商标不构成近似，且"德柯"商标系被告法定代表人吴献策经核准注册的商标，被告使用上述商标的行为不构成商标侵权。第二，原、被告之间曾经存在代理关系，被告的宣传属实；如果原告认为被告对工程项目的宣传不实，应当承担相应的举证责任，被告无需提供原告指控项目的有关合同等证据；BBA证书并非原告专属，被告可通过其他途径获得许可；同时，商标注册是吴献策个人所为，其与公司是两个独立的主体。综上，被告的行为不构成原告所主张的不正当竞争行为。第三，原告的商标连续三年未使用，被告已向国家商标局申请撤销该商标，原告权利状态不稳定，本案应当中止审理，且即使侵权成立，被告也无须给予赔偿。第四，原告主张被告的侵权行为有部分发生于2006、2007年，原告起诉时已过诉讼时效。

（三）一审事实和证据
上海市黄浦区人民法院经审理查明：德柯公司于1996年成立并于2003年获准注册了第GXXXXX8号"DUCO"商标，核定使用商品为第11类（通风装置）。住乐公司曾是德柯公司窗通风产品在中国地区的经销商，双方经销协议期至2005年12月31日。
住乐公司2006年、2007年版的产品宣传册封面、封底及内页页眉处均使用"德柯"组合商标；两份宣传册中"主要工程清单"一页均列举了全国部分城市的多个项目，包括"北京：北京电视中心、北京饭店、北京儿童医院、朝阳医院；上海：海景花园，泰欣嘉园"等；其中，2007年版宣传册还新增"苏州：世纪新城花园酒店"等工程项目。此外，2007年版的宣传册中"公司概括"一栏还描述"住乐公司是DUCO,Sobinco通风器，Vent-Axia，IMASU通风系统在中国的战略合作伙伴......" 住乐公司在参加"2007中国（上海）国际门窗幕墙博览会"的宣传板上也使用了上述内容。同时，公司员工名片上也使用了"德柯"组合商标。2007年11月14日，原告委托代理人吴晓鹏在上海市公证处公证员的监督下在"2007中国（上海）国际门窗幕墙博览会"中被告的展位上获得了上述被告2007年版的宣传册及有关宣传板和产品的照片。此外，住乐公司在其网站上多处使用"德柯"组合商标；在"公司简介"栏目中提到"住乐公司是比利时DUCO Art In Ventilation自然通风器在中国的总代理商。......"；在"部分工程名单"栏目中也列举了包括前述项目在内的全国各地的多个项目。庭审中，住乐公司确认宣传册上的Duco Art in Ventilation 是指原告德柯公司。
住乐公司在"2007中国（上海）国际门窗幕墙博览会"上展出的多个通风器产品上及其为上海泰欣嘉园项目、苏州新城花园酒店项目及上海华滨家园项目提供的通风器上均使用了"DUCO"商标。住乐公司在泰欣嘉园项目通风器的投标书中还附有一份BBA证书的英文复印件，该证书的抬头为Duco Art in Ventilation NV。
此外，住乐公司法定代表人吴献策于2006年9月在第6类（建筑用金属附件、窗用金属附件等）商品上核准注册了"德柯"商标；其还在第6类上申请注册"DUCO"商标，但尚未核准注册。2009年6月15日，住乐公司以连续三年不使用为由，申请撤销德柯公司的 "DUCO"商标，国家商标局予以受理，该申请仍在审查中。
审理中，被告住乐公司对原告德柯公司提出的因本案诉讼而支出的合理费用人民币11,531元予以认可。
上述事实有下列证据证明：
1、DUCO商标注册证明及续展证明，证明原告享有涉案"DUCO"商标的专用权。
2、《经销商协议》、被告2006年宣传册、（2007）沪证经字第9291号公证书，证明被告在双方经销协议终止后，在其制造、销售的产品、宣传册上使用"DUCO"及"德柯"组合商标，宣称其与原告是战略合作伙伴。
3、（2007）沪证经字第10124号公证书，证明被告在双方经销协议终止后，在公司网站上使用"德柯"组合商标，宣称其是原告在中国的总代理。
4、证人泰升公司提供的证人证言及《购货合同》、《上海泰欣嘉园通风器样板房结算书》、《产品购销合同》、《投标书》，证明泰欣嘉园项目中使用的通风器上使用了"DUCO"商标。
5、网页打印件、报纸复印件、照片，证明苏州新城花园酒店项目中使用的通风器上使用了"DUCO"商标。
6、（2010）沪东证经字第1796号公证书证人上海誉德门窗有限公司提供的证人证言及《华浜家园（一期）PVC塑钢门窗及空调百页制作安装合同》、《产品购销合同》、《发票》、《发货单》等证据，证明华滨家园项目中使用的通风器上使用了"DUCO"商标。
7、德柯商标注册证，证明住乐公司法定代表人吴献策在第6类（建筑用金属附件、金属建筑构件等）上享有"DUCO"商标的专用权。
8、《撤销申请受理通知书》，证明被告向国家商标局申请撤销原告商标。

(四)一审判案理由
上海市黄浦区人民法院认为：1、商标侵权问题。认定商品是否相同或类似的主要判断标准是相关公众对商品的一般认识，《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》仅可作为判断的参考，因此，被告的产品在《类似商品和服务区分表》中的类别归属并不必然影响本案对商品是否相同或类似的判断。被告的产品名称为"自然通风器"、"门窗（幕墙）通风器"，产品主要功能用途是实现室内外的通风换气，从相关公众的一般认识来判断，其与通风装置在名称、功能用途、销售渠道等方面基本相同，可以认定两者为相同或类似商品。对商标近似的判断主要以相关公众的一般注意力为标准，同时考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。被告使用的"DUCO"商标与原告的"DUCO"注册商标在视觉上基本无差别，可以认定为相同商标。被告使用的"德柯"商标及"德柯"组合商标与原告的"DUCO"注册商标相比较，在文字的字形、整体结构及视觉效果上差异较大，经隔离比对，以相关公众的一般注意力为标准，不易对商品来源产生混淆或误认，不构成近似商标。原告主张"德柯"是"DUCO"的中文音译，但既未提供其"DUCO"注册商标享有较高知名度的证据，又未提供证据证明其在经营活动中使用"德柯"作为"DUCO"的中文翻译，使"德柯"与"DUCO"之间已经形成对应关系，原告对"德柯"享有在先权利，故对于原告的该项主张，不予支持。综上，被告使用的"德柯"商标及"德柯"组合商标的行为不构成对原告注册商标专用权的侵犯，但其使用"DUCO"商标的行为侵犯了原告的注册商标专用权，应当承担相应的民事责任。
2、不正当竞争问题。原、被告生产、销售的通风器属于同类产品，故原告与被告系同行业竞争者。在市场交易中，经营者应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。（1）关于被告被控实施的假冒注册商标行为。被告使用"DUCO"商标的行为，既违反了《商标法》第52条第1项的规定，同时也符合《反不正当竞争法》第5条第1项规定的假冒他人注册商标的构成要件。基于《商标法》与《反不正当竞争法》构成特别规定与一般规定的关系，根据特别规定优于一般规定的原则，被告的该行为以《商标法》予以规范即可，无须再援引《反不正当竞争法》。（2）关于被告被控实施的虚假宣传及虚假表示行为。被告在双方经销关系结束后仍宣传其是原告的中国总代理商及战略合作伙伴，与事实不符，足以使消费者产生原、被告之间存在特殊关系，被告销售的产品来源于原告的误解，因此，被告的上述行为已构成对商品作引人误解的虚假宣传的不正当竞争行为，应当承担相应的民事责任。被告在宣传册及网站上公布工程项目清单，原告对其中的四个项目提出质疑，但未提供证据证明上述四个项目中未安装通风器，故原告主张该项虚假宣传缺乏事实和法律依据，不予支持。此外，被告在泰欣嘉园的投标书中附有一份BBA认证证书，被告未提供证据证明该份BBA证书的合法来源，也未提供证据证明该份BBA证书系被告所有，故被告的该项宣传行为确与事实不符，应予纠正。但因被告未将认证标志直接使用在其产品上，故并不构成原告所诉称的《反不正当竞争法》第五条第（四）项所规定的"在商品上伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志，伪造产地，对商品质量作引人误解的虚假表示"行为。被告如确有虚假宣传的行为，有关的监督检查部门可依法对其进行行政处罚。同时，鉴于原告未提供证据证明其合法权益因被告的上述行为遭受实际损害的事实，法院无法判断该份证书的真实性及与原告的关联性，故被告不应就该行为向其承担不正当竞争的民事责任。(3)关于被告被控实施的注册商标的行为。虽然公司法定代表人代表公司行使职权的行为由公司承担民事责任，但公司法定代表人与公司仍系独立的民事主体，并非公司法定代表人的所有行为均系公司行为而必然由公司承担相应法律后果。本案中，吴献策以个人名义申请注册商标，其在获得注册商标专用权后有权许可包括公司在内的任何他人使用，因此，被告实际使用商标的行为尚不足以证明吴献策申请注册商标的行为系代表公司的行为，且被告当庭否认吴献策的上述行为系公司行为，故原告主张上述行为系吴献策代表公司所为的证据不足，不予支持。
3、被告应当承担的民事责任问题。根据《商标法实施条例》第四十条之规定，被撤销的注册商标，其注册商标专用权自商标局的撤销决定作出之日起终止。现商标局尚未作出撤销该注册商标的决定，故原告仍享有注册商标专用权。即使原告的"DUCO"商标将被撤销，由于原告主张的被告侵权行为发生于其注册商标有效期内，也不会影响本案对被告行为的认定，故本案无须中止审理。本案原告能够证明其诉称的被告侵权行为的证据始于2007年11月14日其在"2007中国（上海）国际门窗幕墙博览会"上获得的被告宣传资料及有关产品照片，在被告无反证的情况下，可以推定这是原告知晓被告存在商标侵权行为及不正当竞争行为的时间。原告于2009年3月19日向本院提出诉讼，没有超过相关法律规定的二年诉讼时效。原告在获得注册商标专用权后，通过被告积极使用了该注册商标，具有真实使用的意图，不存在利用注册商标不正当地投机取巧的行为。双方在经销关系存续期间被告经原告许可使用原告商标的行为可以视为原告对其商标的使用，被告自2006年起开始实施对原告的商标侵权行为，其实施侵权行为之时原告并未连续三年不使用其注册商标，被告明知"DUCO"是原告的注册商标而在经销关系结束后继续使用，且在双方经销关系结束后仍宣传其与原告具有特殊关系，造成相关公众对商品来源发生混淆，具有明显的仿冒原告的故意，主观恶意较大，客观上也给原告造成了一定的损失，应当承担停止侵权、赔偿损失、消除影响的民事责任。

(五)一审定案结论
上海市黄浦区人民法院依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第九条第一款、第二十条，《中华人民共和国商标法》第五十二条第(一)项、第五十六条第一款、第二款，《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第八条第一款第（三）项、第三款、第十七条第一款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条、第十一条第一款、第十二条、第十六条第一款、第二款、第十七条、第二十一条第一款之规定，判决如下：
1、被告广州市住乐贸易有限公司立即停止对原告德柯有限公司享有的第GXXXXX8号"DUCO"注册商标专用权的侵害及对原告德柯有限公司的不正当竞争行为；
2、被告广州市住乐贸易有限公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告德柯有限公司经济损失人民币85,000元；
3、被告广州市住乐贸易有限公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告德柯有限公司为制止侵权行为所支付的合理开支人民币11,531元；
4、被告广州市住乐贸易有限公司应于本判决生效之日起三十日内在《中国工商报》上刊登声明，消除影响（内容须经本院审核）；
5、对原告德柯有限公司的其他诉讼请求不予支持。

（六）二审情况

1、二审诉辩主张
上诉人德柯公司诉称，住乐公司使用的"德柯"商标和"德柯"组合标识与德柯公司的"DUCO"商标构成近似，吴献策注册"DUCO"和"德柯"商标的行为应认定为住乐公司的行为，构成不正当竞争，原审赔偿金额过低。被上诉人住乐公司辩称，原审认定事实正确，请求驳回上诉，维持原判。

2、二审事实和证据
上海市第二中级人民法院审理查明：原审法院所查明的事实属实，予以确认。

3、二审判案理由
上海市第二中级人民法院认为：将"德柯"与"DUCO"商标比对，根据一般人的注意力，并不能必然得出"德柯"即为"DUCO"的音译的结论，故两者之间整体形态差距较大，并不构成近似。而关于"德柯"组合标识，将其与"DUCO"商标比对，整体形态亦有很大差距，不易造成混淆。故住乐公司使用的"德柯"商标和"德柯"组合标识与德柯公司的"DUCO"商标不构成近似，住乐公司的上述行为不构成对德柯公司的侵权。德柯公司虽坚持认为吴献策的商标注册行为系公司行为，但未提供证据证明吴献策系受公司指派注册商标或与公司间关于注册商标行为存在约定，亦未提供证据证明注册商标系住乐公司法定代表人的职务范围，仅凭吴献策将商标许可公司使用这一行为难以认定其注册商标系履行职务的行为。故德柯公司坚称住乐公司为此应承担不正当竞争的法律责任，不予采信。据此，德柯公司要求增加本案赔偿金额的上诉请求，缺乏事实和法律依据，不予支持。

4、二审定案结论
上海市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项、第一百五十八条之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。

(七)解说
本案所涉法律问题众多，仅截取两个主要问题予以探讨：一是商标侵权中如何判断商品类似；二是如何认定商标权人"实际使用"商标及实际使用情况对侵权责任的影响。
一、商品类似的判断标准
《类似商品或服务区分表》是我国国家工商总局商标局根据《商标注册用商品和服务国际分类表》并结合我国实际情况制定的，在商标注册程序中区分商品类别的标准。区分表的客观性有效降低了商标注册时的行政成本和提高了执法效力，也有效地维护了商标注册标准的统一。但是，在商标侵权纠纷的处理中，认定商标是否构成侵权的重要标准就是被告的使用行为是否会导致相关公众混淆、误认，从而使原告商标的商品来源识别功能弱化或丧失。因此，在商标侵权案件中认定涉案商品是否类似，也需要根据涉案商品的市场情况及相关公众的一般认知来进行判断。最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第11、12条规定，类似商品是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。认定商品是否相同或类似，应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断，《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》可以作为判断的参考。换言之，涉案产品在《类似商品和服务区分表》中的类别归属并不必然影响侵权案件中对商品是否相同或类似的判断。
本案中，被告的一个重要抗辩理由便是原告的商标注册的类别是第11类通风装置，该类主要是指有动力装置的通风器，而被告生产的通风器无需动力装置，其在商品分类表中属于第6类窗用金属附件，因此，与原告注册商标核定使用的商品类别既不相同也不类似。对此，我们认为，由于被告未提供证据证明《类似商品和服务区分表》第11类通风装置仅指有动力装置的通风设备，被告所言是否属实还有待商榷，即使被告所言属实，原、被告产品在区分表中分属不同的类别，也并不妨碍法院在本案中对涉案商品是否类似作出独立判断。本案中，被告的产品名称为"自然通风器"、"门窗（幕墙）通风器"，产品主要功能用途是实现室内外的通风换气，从相关公众的一般认识来判断，其与通风装置在名称、功能用途、销售渠道等方面基本相同，法院最终认定两者为相同或类似商品，从而认定了被告的商标侵权行为。
二、商标实际使用情况对侵权责任的影响
商标的基本功能是区分商品来源，商标的价值不是来源于注册行为而是来源于商标权利人的持续使用，因为商标的持续使用必然会使商标负载商标权利人的商品声誉和商业信誉。法律保护注册商标专用权的目的就在于保护商标所承载的权利人的商誉，防止他人利用其商誉谋取不正当利益，保护消费者的合法权益。基于此，《商标法》规定，注册商标连续三年不使用的，商标局可撤销该注册商标。司法实践中，对于侵犯未实际使用或超过三年不使用的注册商标，主流观点认为，如果某商标注册后未实际投入使用或长期不使用，没有发挥其应有的标识作用，也就没有承载商誉，他人也不可能利用其商誉牟利。如果商标权利人不能证明其确有损失，一般不支持权利人要求侵权人赔偿经济损失的诉讼请求，但侵权人应当停止侵权，并赔偿合理开支。
本案被告就提出原告商标已经三年没有使用，其已经向国家商标局提出撤销申请，即使法院认定侵权成立，也不应再赔偿。因此，原告的商标实际使用情况成为本案确定被告侵权责任的一个重要问题。从《商标法》第44条及《商标法实施条例》第39条的规定来看，商标的使用包括商标注册人的使用和经商标注册人许可的其他使用。当然，许可使用的立足点仍是"实际使用"，如果被许可人未实际使用，仍然不能认定为构成商标的实际使用。此外，侵权行为的使用由于不符合商标注册人的意志，不受商标注册人的控制，也不能发挥商标识别商品来源的实际作用，不能视作商标注册人的使用行为。
本案中，双方在经销关系存续期间被告经原告许可使用原告商标的行为可以视为原告对其商标的使用，但是被告在原告主张侵权的产品上的使用行为不能视为原告的使用行为。原告与被告之间的许可关系至2005年12月31日结束，可以认定至少原告在2005年12月时仍通过许可被告使用而实际使用了涉案商标，而被告自2006年起开始就实施对原告的商标侵权行为，被告实施商标侵权行为之时原告并未连续三年不使用其注册商标，因此不符合不予赔偿的条件。
原告在获得注册商标专用权后，通过被告积极使用了该注册商标，具有真实使用的意图，不存在利用注册商标不正当地投机取巧的行为，而被告明知"DUCO"是原告的注册商标而在经销关系结束后继续使用，且在双方经销关系结束后仍宣传其与原告具有特殊关系，造成相关公众对商品来源发生混淆，具有明显的仿冒原告的故意，主观恶意较大，使原告丧失了部分市场份额，客观上也给原告造成了一定的损失，应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。但是就赔偿金额的确定，则应当考量原告实际使用商标的状况。如果商标使用很少或者没有使用，可以适当减少赔偿金额。本案中，鉴于原告没有提供证据证明双方经销关系结束后其"DUCO"注册商标在中国大陆地区有实际使用行为，也没有举证证明其因侵权行为受到的实际损失，法院酌情确定了赔偿金额。
（孙巾淋 ）