一、首部

1、判决书字号：北京市第一中级人民法院（2012）一中知行初字第955号行政判决书

2、案由：发明专利申请驳回复审行政纠纷

3、诉讼双方：
原告：法布罗根股份有限公司，住所地美国加利福尼亚州旧金山伊利诺伊州街409 CA94158。
法定代表人黎安·C·普赖斯，知识产权部，副主席。
委托代理人段某，北京路浩知识产权代理有限公司专利代理人。
委托代理人刘某，男，1979年12月16日出生,北京路浩知识产权代理有限公司专利代理人。
被告：国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区北四环西路九号银谷大厦10-12层。
法定代表人张茂于，副主任。
委托代理人孙某，国家知识产权局专利复审委员会审查员。
委托代理人魏某，国家知识产权局专利复审委员会审查员。

4、审级：一审

5、审判机关和审判组织：
审判机关：北京市第一中级人民法院
合议庭组成人员：审判长：赵明；代理审判员：许波；人民陪审员：仝连飞。

6、审结时间：2012年8月30日。

二、诉辩主张

1、被诉具体行政行为：
国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）针对法布罗根股份有限公司（简称法布罗根公司）的申请号为02824474.5、发明名称为"提高内源性红细胞生成素（EPO）的方法"的发明专利申请（简称本申请）作出第35861号复审请求审查决定（简称第35861号决定），其中认定：
权利要求1要求保护一种抑制组织缺氧诱导因子（HIF）脯氨酰羟化酶活性的杂环酰胺化合物在制备用于提高对象中内源性红细胞生成素的药物中的用途。权利要求2-4中进一步限定权利要求1中所述的杂环酰胺化合物选自化学式（I）、（Ia）或（Ib），以及这些化学式上多个基团的种类。
根据说明书的记载，本申请的发明目的是提供能够提高细胞内源性红细胞生成素的化合物。对于化合物的用途和/或效果，说明书实施例1、2、3、7、8提供了具体化合物A-I提高细胞红细胞生长素表达的实验数据（其中化合物A是结构式II的菲咯啉类化合物；化合物B是结构式III的化合物）；化合物C-I分别是结构式I中Ia和Ib的杂环酰胺类化合物；实施例5-6仅笼统地说明使用"本发明化合物"治疗溶血性贫血和肾衰竭相关贫血的过程，本领域技术人员无法获知实验结果由何种样品获得以及所得到的效果，因而无法确信所述化合物具有所声称的治疗溶血性贫血的用途和/或效果，即实施例5-6不能用于证明所述化合物的用途和/或效果。
对于权利要求1所要求保护的抑制组织缺氧诱导因子（HIF）脯氨酰羟化酶活性的杂环酰胺化合物提高内源性红细胞生成素的药物用途来说，其中所述的杂环酰胺化合物包括了大量结构不同、导致化学性质和生物学功能均有很大差异的不同化合物，如前所述，本申请说明书仅提供了具体的杂环酰胺化合物（如化合物C-I）提高细胞红细胞生长素表达的实验数据，本申请说明书既没有提供足够的证据表明特定的杂环酰胺化合物C-I都具备抑制组织缺氧诱导因子（HIF）脯氨酰羟化酶活性的生物活性，也没有足够的实验数据证明上述化合物C-I所具备的提高内源性EPO水平的功能是通过抑制组织缺氧诱导因子（HIF）脯氨酰羟化酶活性来实现的，更没有证据表明任意的杂环酰胺化合物均能抑制组织缺氧诱导因子（HIF）脯氨酰羟化酶活性，并且能够达到提高内源性EPO的效果。在此情况下，对于权利要求1中除实施例中经过实验证实的特定结构的杂环酰胺化合物之外的化合物，本领域技术人员不能预先确定或评价其是否具备提高内源性红细胞生成素的功能，不能从说明书充分公开的内容中得到或概括得出权利要求1所要求保护的技术方案，因此权利要求1得不到说明书的支持，不符合《中华人民共和国专利法》（简称《专利法》）第二十六条第四款的规定。
权利要求2-4虽对权利要求1中所述的杂环酰胺化合物作了进一步限定，但仍然包括了大量结构不同、性质差异很大的通式化合物，基于与评述权利要求1相同的理由，上述权利要求2-4同样得不到说明书的支持。
基于上述事实和理由，专利复审委员会决定维持国家知识产权局于2009年4月3日对本申请作出的驳回决定。

2、原告诉称：
诉讼请求：撤销第35861号决定。
事实和理由：一、权利要求1的保护范围并不是所有的杂环酰胺化合物。实际上，权利要求1的除了"杂环酰胺"的结构限定外，还有"抑制HIF脯氨酰羟化酶"这个有效的限定条件，不应该被忽略。二、本发明的技术方案是抑制HIF脯氨酰羟化酶的杂环酰胺用于增加EPO。说明书不需要提供数据以表明实施例化合物C-I的HIF脯氨酰羟化酶的抑制能力。说明书已经提供了数据表明这些实施例化合物能够增加EPO，增加EPO才是本发明最关键和具有创造性的部分。三、本发明教导了杂环酰胺，包括化学式I、Ia和Ib的化合物，可以抑制HIF脯氨酰羟化酶和用以提升内源性红细胞生成素。证据2中的途径1表示现有技术所知的，杂环酰胺及化学式I的化合物-包括化学式Ia和Ib的化合物-对胶原蛋白脯氨酰羟化酶的抑制。途径2表示现有技术关于HIF 降解途径的知识。根据本发明的杂环酰胺和属于化学式I、Ia或Ib的化合物的医药用途是基于途径3所表示的发明。四、原告在中国进行了与实施本发明相关的活动，证明本发明的商业价值和治疗价值。因此，本申请权利要求的技术方案能从说明书充分公开的内容中概括得出，符合《专利法》第二十六条第四款的规定。

3、被告辩称：
第35861号决定认定事实清楚、适用法律正确、审理程序合法，审查结论正确，请求人民法院依法予以维持。

三、事实和证据
北京第一中级人民法院经公开审理查明：
本申请的申请日为2002年12月6日，最早优先权日为2001年12月6日，公开日为2005年3月30日，其权利要求1-4为：
"1. 一种抑制组织缺氧诱导因子(HIF)脯氨酰羟化酶活性的杂环酰胺化合物在制备用于提高对象中内源性红细胞生成素的药物中的用途。
2. 如权利要求1所述的用途，其特征在于所述杂环酰胺化合物选自化学式(I)
其中，
A是-CH2-;
B是-COOH；
X是氧原子
Q是氧原子
R4是氢原子；
Y是CR3;
R1 和 R2，或者R2 和R3，可与携带这些基团的吡啶形成选自化学式 Ia 和 1b 的任选取代的杂环体系
其中取代基R3，R13，R14，R17，和R18各自选自氢原子、卤素、C1-20烷基、C1-20烷氧基、C6-12芳氧基或者-O-[CH2]xCfH(2f+1-g)Fg 其中f等于1，g等于3，及x等于0。
3. 如权利要求2所述的用途，其特征在于所述杂环酰胺化合物选自化学式Ia，其中
R13是氢原子，C1-20烷基、C1-20烷氧基、C6-12芳氧基或者-O-[CH2]xCfH(2f+1-g)Fg 其中f等于1，g等于3，及x等于0;
R14是氢原子或卤原子。
4. 如权利要求2所述的用途，其特征在于所述杂环酰胺化合物选自化学式Ib，其中
R3是氢原子或卤原子;
R17是氢原子;
R18是氢原子，C1-20烷基、C1-20烷氧基、C6-12芳氧基或者-O-[CH2]xCfH(2f+1-g)Fg 其中f等于1，g等于3，及x等于0。"
根据本申请说明书的记载，实施例1、2、3、4、7、8提供了具体化合物A-I提高细胞EPO表达的实验数据（其中化合物A是结构式II的菲咯啉类化合物，化合物B是结构式III的化合物，化合物C-I分别是结构式I中Ia和Ib的杂环酰胺类化合物），但均未提交证据证明上述化合物具有抑制HIF脯氨酰羟化酶活性的效果。实施例5-6记载了使用"本发明化合物"治疗溶血性贫血和肾衰竭相关贫血的过程，但并未记载该实验结果由何种样品获得以及所得到的技术效果。实施例9记载了筛选试验的步骤和方法，仅笼统表明本领域技术人员根据筛选试验会明白本发明的各种变化，但未提供任何实验数据予以支持。
本申请于2009年4月3日被国家知识产权局原审查部门以权利要求得不到说明书的支持，不符合《专利法》第二十六条第四款的规定为由被驳回。
法布罗根公司对驳回决定不服，于2009年7月20日向专利复审委员会提出复审请求。2011年9月27日，专利复审委员会作出第35861号决定。
上述事实有下列证据证明：
1、本申请权利要求书和说明书；
2、专利驳回复审请求书；
3、原告和被告提交的证据；
4、当事人陈述。

四、判案理由
北京市第一中级人民法院经审理认为：
本案的争议焦点在于本申请是否符合《专利法》第二十六条第四款的规定，即权利要求是否能够得到说明书的支持。
本案中，根据说明书的记载，本申请旨在提供能够提高内源性EPO的化合物。其中，权利要求1请求保护一种抑制HIF脯氨酰羟化酶活性的杂环酰胺化合物在制备用于提高对象中内源性EPO的药物中的用途。对于本领域技术人员而言，杂环酰胺是对含有杂环结构的酰胺类有机化合物的统称，其会因杂原子的个数、种类、位置及杂环结构的差异而表现为大量结构不同的化合物，并在物化性质等方面呈现出较大差异。根据权利要求1的内容及其包括的所有技术特征可知，该技术方案请求保护的杂环酰胺化合物包含了大量结构不同，进而在物化性质等方面均存在较大差异的不同化合物。上述化合物在具有抑制HIF脯氨酰羟化酶活性的前提下，还具有提高对象中内源性EPO活性，进而具有用于制备提高对象中内源性EPO的药物中的用途。根据《审查指南》的有关规定，在本领域技术人员无法根据现有技术预测权利要求1的技术方案时，为了使其能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出权利要求1所请求保护的技术方案，本申请应当予以充分证实。由于何种杂环酰胺化合物具有抑制HIF脯氨酰羟化酶活性、如何验证具有抑制HIF脯氨酰羟化酶活性的杂环酰胺化合物具有提高对象中内源性EPO的活性、杂环酰胺化合物所具备的提高EPO水平的功能是通过抑制HIF脯氨酰羟化酶活性来实现等内容并非现有技术，本申请只有证实了下述内容，才足以使本领域技术人员能够从说明书公开的内容得到或概括得到权利要求1请求保护的技术方案：（1）请求保护的杂环酰胺化合物能够抑制HIF脯氨酰羟化酶活性；（2）能够抑制HIF脯氨酰羟化酶活性的杂环酰胺化合物可以提高对象中内源性EPO水平，且该功能是通过抑制HIF脯氨酰羟化酶活性来实现的。本案中，本申请说明书仅在实施例中提供了具体的杂环酰胺化合物C-I提高内源性EPO的实验数据，并未提供充分证据证明上述杂环酰胺化合物能够抑制HIF脯氨酰羟化酶活性，亦未提交证据证明抑制HIF脯氨酰羟化酶活性与提高内源性EPO之间的相互关系，即没有证实具有抑制HIF脯氨酰羟化酶活性的杂环酰胺化合物也具有提高内源性EPO的功能。
原告还主张本领域技术人员可以根据本申请说明书实施例1和9的方法，筛选出符合权利要求1保护要求的杂环酰胺化合物。对此北京市第一中级人民法院认为，首先，实施例1仅验证了具体的杂环酰胺化合物C-I具备提高内源性EPO的功能，但未证实何种结构的杂环酰胺化合物能够抑制HIF脯氨酰羟化酶活性，本领域技术人员无法对某一杂环酰胺化合物的抑制效果作出预先确定和评价。其次，实施例9仅记载了筛选试验的步骤和方法，无法确信根据该试验筛选出的杂环酰胺化合物具有抑制HIF脯氨酰羟化酶活性的作用。即使本领域技术人员根据实施例9记载的筛选方法获得了能够抑制HIF脯氨酰羟化酶活性的杂环酰胺化合物，在本申请说明书没有充分的实验数据证明上述特定的杂环酰胺化合物C-I所具备的提高EPO水平的功能是通过抑制HIF脯氨酰羟化酶活性来实现的情况下，本领域技术人员仍然无法对所筛选出来的化合物是否具备提高内源性EPO的能力作出预先确定和评价。因此，本领域技术人员不能从本申请说明书公开的内容得到或概括得出权利要求1所请求保护的技术方案，原告有关权利要求1符合《专利法》第二十六条第四款规定的主张缺乏事实和法律依据。
权利要求2-4进一步限定了权利要求1所述的杂环酰胺化合物选自化学式（I）、（Ia）或（Ib），以及这些化学式上多个基团的种类，但仍然包含了大量结构不同、物化性质差异较大的通式化合物。在权利要求1尚存无法得不到说明书支持缺陷的前提下，权利要求2-4同样得不到说明书的支持。

五、定案结论
被告专利复审委员会作出的第35861号决定主要证据充分，适用法律正确，审查程序合法，依法应予维持。北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，作出判决如下：
维持国家知识产权局专利复审委员会作出的第35861号复审请求审查决定。
案件受理费人民币一百元，由原告法布罗根股份有限公司负担（已交纳）。
一审判决作出后，双方当事人均未提起上诉。

六、解说
本案涉及对专利权利要求是否能够得到说明书支持的判断。所谓权利要求得到说明书的支持，是指权利要求所请求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员，能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案。如果权利要求对技术方案的概括包含申请人推测的内容，而其效果又难于预先确定和评价，则应当认为这种概括超出了说明书公开的范围，即得不到说明书的支持。
在判断权利要求是否得到说明书支持时，应注意以下三个方面的内容：
一、判断主体应为所属技术领域的技术人员
所属技术领域的技术人员的概念贯穿于专利审查过程的始终，不仅是创造性的判断主体，而且同样适用于对权利要求是否得到说明书支持、说明书是否充分公开等情形的判断。虽然所属技术领域的技术人员是虚拟的"人"，但他知晓申请日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期前常规实验手段的能力。之所以要作如此的假设，就是为了统一审查标准，尽量避免审查员主观因素的影响。
具体到对权利要求是否得到说明书支持的情形，判断时需要站在所述技术领域的技术人员的角度，根据说明书描述的具体实施方式，去判断是否存在等同替代等情形，以及权利要求所覆盖的技术方案是否能够解决同样的技术问题，并带来同样的技术效果。显然，不知晓所述技术领域普通技术知识和常规实验手段的人，是无法进行上述判断和概括的。
二、判断基础应为说明书公开的内容
由于要判断的内容为权利要求是否能够得到说明书的支持，因此判断基础显然就应该是说明书所公开的内容。一般而言，说明书包括了对技术领域、背景技术、技术方案、具体实施方式等内容的介绍，对理解发明具有非常重要的作用。而在判断权利要求是否得到说明书支持方面，说明书所记载的技术方案和实施例就显得更为关键，因为权利要求通常都是源自对说明书技术方案和实施例的概括。尽管如此，说明书毕竟还包括了其它技术相关事项，这些技术内容与实施例一起构成了发明的全部内容，因此在判断时还应当将说明书作为一个整体进行全面考察。本案中，说明书详细记载了本申请的技术方案，并具体列明了9种实施例，法院最终也是结合了本申请说明书的全部内容给出了结论。
三、判断方法应为是否能从说明书中得到或概括得出权利要求的技术方案
如果权利要求请求保护的技术方案具体对应于说明书中公开的一个或多个具体实施例，则此时属于权利要求能从说明书中得到的情形；如果说明书中并无上述对技术方案的明确指向，则需要判断权利要求是否能够从说明书公开的技术方案或具体实施例中概括得出。对于后一种情形，所属技术领域的技术人员需要正确理解权利要求的保护范围和说明书公开的整体内容，然后才能对权利要求的概括是否适当作出准确判断。
根据《审查指南》的相关规定，如果所属技术领域的技术人员可以合理预测出权利要求覆盖的所有等同替代方式，则权利要求能够得到说明书的支持。反之，若所属技术领域的技术人员在其合理限度内无法预测，甚至怀疑权利要求中包括了不能解决技术问题、不能达到技术效果的实施方式，则应当认定权利要求不能得到说明书的支持。
本案中，由于权利要求技术方案请求保护的杂环酰胺化合物包含了大量结构不同，进而在物化性质等方面均存在较大差异的不同化合物，而且何种杂环酰胺化合物具有抑制酶活性、如何验证具有抑制酶活性的杂环酰胺化合物具有提高EPO的活性、杂环酰胺化合物所具备的提高EPO水平的功能是通过抑制酶活性来实现等内容并非现有技术，因此说明书应提供充分的实验数据对上述技术内容予以证明，否则所属技术领域的技术人员无法根据说明书的内容，概括得出权利要求的技术方案。也正是因为本申请说明书未能有效解决上述质疑，故最终被专利复审委员会予以驳回，该驳回结论也得到了人民法院的认可。
（许波）