一、首部
1、判决书字号
一审判决书:北京市第一中级人民法院(2011)一中知行初字第1167号。
二审判决书:北京市高级人民法院(2012)高行终字第1193号。
3、诉讼双方
上诉人(原审原告)新东阳股份有限公司,住所地台湾地区台北市大安区忠孝东路四段二八九号八楼。
法定代表人麦某,董事长。
委托代理人赖某,男,1958年9月10日出生,该公司法律顾问,住台湾地区台北市。
委托代理人孙晓青,北京市国府闻佳律师事务所律师。
被上诉人(原审被告)国家工商行政管理总局商标评审委员会,住所地北京市西城区三里河东路8号。
法定代表人何某,主任。
委托代理人王某,该委员会干部。
原审第三人新东阳企业(集团)有限公司,住所地福建省福州市五一中路49号先施大厦日座16C、D、E、F。
法定代表人麦某2,董事长。
委托代理人戴某,女,汉族,1960年9月20日出生,上海理运知识产权咨询服务有限公司总经理,住北京市朝阳。
5、审判机关和审判组织
一审法院:北京市第一中级人民法院
合议庭组成人员:审判长:刘海旗;代理审判员:邢军;人民陪审员:王玲
二审法院:北京市高级人民法院
合议庭组成人员:审判长:刘辉;代理审判员:陶钧;代理审判员:石必胜。
6、审结时间
一审审结时间:2011年9月20日。
二审审结时间:2012年11月30日。
二、一审情况
1、一审诉辩主张:
原告新东阳股份公司诉称:首先,"新东阳"商标为原告公司财产,任何人未经授权都无权擅自据为己有。其次,被告关于原告原为家族企业,有关家族成员均有权自行申请注册"新东阳"系列商标的认定在逻辑上以及事实上都是错误的。原告企业创立于1967年,1991年10月28日通过公开发行股票方式成为公众公司。"新东阳"系列商标为公司的无形资产,未经公司授权,任何公司股东或者高管都不得将其据为私有。再次,原告对第三人申请注册争议商标是否"明知"、是否使用过被异议商标,与第三人申请注册被异议商标的行为是否合法毫无关系。另外,麦某、麦某1在台湾或者美国等地占有"新东阳"商标的事实,不能成为第三人抢注"新东阳"系列商标的理由。综上,原告确系"新东阳"商标的真正创始人和合法所有人,第三人长期为原告公司高管,其对被异议商标的申请注册严重侵犯了原告的正当权益,请求法院依法判令撤销被诉裁定,并判决被告重新作出裁定。
被告商标评审委员会辩称:坚持被诉裁定的意见。被诉裁定认定事实清楚,适用法律正确,作出程序合法,商标评审委员会请求本院判决维持被诉裁定。
第三人新东阳企业公司述称:一、原告并非上市的公众公司。首先,2011年2月25日原告公司董事会决议:原告公司暂缓提出上市申请,全体出席董事同意通过,可见原告董事会尚未同意原告公司上市。其次,原告到今天仍然是家族企业,其一,家庭成员控股88.91%,其二,董事会7个董事席位,全部由麦家以个人和以其控股的关联企业作为董事占据,3个监察人席位麦家占2个。二、"新东阳"商标由麦家成员共同创立,是麦家家族财产,麦某2曾经是原告的高管,但其是家族成员,更是"新东阳"商标的创始人之一,新东阳商标目前除了原告在使用以外,家族其他成员至今都事实性的拥有、使用新东阳商标,证明新东阳商标是家庭成员的共有财产,第三人的行为根本构不成"抢注"行为。目前新东阳商标在北美、南亚、台湾、中国大陆等世界各地,均系由不同人注册使用,这是不争的事实。三、原告所指"明知"但未立即提出撤销申请的"多种原因"即是,麦某21990年前后到中国大陆投资创业,原告根本没兴趣,并不支持,以"到哪里投资都不去大陆投资"为原则,最终在1997年时决定停止增资,改由麦某2个人投资大陆公司,直到麦某2在大陆事业有成时,以麦某为代表的原告认识到台湾经济疲软,中国大陆蒸蒸日上,遂恶意提起本案商标的讼争。四、麦某、麦某1使用、拥有"新东阳"商标亦是不争的事实,是兄弟之间对新东阳商标自行申请注册和使用的证据。原告无视麦家家族成员使用、注册"新东阳"商标的事实而特别向第三人的领导人提起商标讼争完全无疑属于恶意行为。五、原告起诉状中多处观点从未在评审阶段中提出陈述,且本诉讼状通篇未以任何证据支持,无事实依据,混淆视听,欺骗法院。综上,新东阳企业公司请求依法判决维持被诉裁定。
2、一审事实和证据
北京市第一中级人民法院经公开审理查明,第1691098号"新东阳及图"(简称被异议商标)由新东阳企业公司于2000年11月23日向商标局提出注册申请,指定使用在第30类谷类制品等商品上,经商标局审查后予以初步审定并公告。
新东阳股份公司在被异议商标申请日前在我国台湾地区注册有与被异议商标指定使用商品类似的酱醋等商品上的"新东阳"商标。
在法定期限内,新东阳股份公司就被异议商标向商标局提出异议。商标局经过审查后作出第764号裁定,认为新东阳股份公司提出的异议理由不成立,被异议商标予以核准注册。
新东阳股份公司不服上述裁定,于2005年5月27日向商标评审委员会提出异议复审申请,其申请的主要理由为:新东阳股份公司与新东阳企业公司企业投资者之间具有密切关系,麦某2先生为新东阳企业公司的真正控制者和决策者,而麦某2先生自1978年至2000年间一直担任新东阳股份公司企业决策领导层要职,并曾以新东阳股份公司企业副董事长的身份被董事会委任全权负责中国大陆市场业务多年,至今仍为新东阳股份公司企业董事之一,其在未得到董事会授权,新东阳股份公司不知情的情况下,以个人名义在我国大陆地区抢先注册多件"新东阳"商标,现又进一步以其掌控的新东阳企业公司名义抢先注册"新东阳"商标,新东阳股份公司依据《中华人民共和国商标法》(简称《商标法》)第九条、第十五条、第三十一条的规定,请求不予核准被异议商标注册。
新东阳股份公司向商标评审委员会提交了新东阳股份公司在我国台湾地区注册"新东阳"商标的有关资料复印件、外经贸闽字(1994)0159号外商投资企业批准证书复印件、福建省对外贸易委员会闽外经贸(1997)资字387号批复复印件、新东阳企业公司企业法人营业执照复印件、新东阳股份公司企业登记有关资料复印件、新东阳股份公司在台湾所提刑事自诉状及台湾台北地方法院刑事庭传票复印件、新东阳股份公司宣传资料复印件(以上证据均经公证认证)、(2004)商标异字第01343号异议裁定书等主要证据。
新东阳企业公司答辩的主要理由为:被异议商标请求使用范围并未与任何在先权利构成冲突,被异议商标由新东阳企业公司申请注册,与任何个人行为没有关系,新东阳股份公司的新东阳商标不是驰名商标,不能请求超过其注册权利范围的法律保护,被异议商标是由新东阳企业公司首先在我国大陆地区提出申请并由其关联公司首先在我国大陆投入使用,将新东阳品牌深入我国大陆的是新东阳企业公司及其领导人麦某2先生,新东阳商标作为麦氏兄弟共同开创的品牌,从来的事实就是兄弟间取之用之不为董事会决议之范围。
综上,请求商标评审委员会核准被异议商标注册。
新东阳企业公司向商标评审委员会提交了被异议商标初审公告复印件、高某、李某二人出具的宣誓书复印件、新东阳房屋仲介股份有限公司查询资料复印件、"新东阳"商标美国、加拿大注册情况的查询资料打印件、请款单、发票、分类账复印件、新东阳股份公司财务资料复印件等主要证据。
2010年10月12日,商标评审委员作出商评字(2010)第26528号《关于第1691098号"新东阳及图"商标异议复审裁定书》(简称第26528号裁定),认定:《商标法》第九条为原则性条款,结合双方当事人的事实和理由,本案焦点问题为:被异议商标的申请注册是否违反了《商标法》第十五条和第三十一条的规定。
新东阳股份公司原为麦某3、麦某、麦某2、麦某1等家族成员共同创立的家族企业,虽然新东阳企业公司的负责人麦某2担任新东阳股份公司企业职务,"新东阳"商标在我国台湾地区也为新东阳股份公司注册使用,但在美国等地该品牌实际由家族成员麦某1占有,对此有新东阳企业公司提交的"新东阳"系列商标在美国注册情况的查询资料打印件为证,因此,新东阳企业公司关于"新东阳"商标并非由新东阳股份公司独占,有关家族成员均有权自行申请注册使用"新东阳"系列商标的主张具有事实依据,新东阳企业公司申请注册被异议商标并未违反《商标法》第十五条的规定。
新东阳股份公司虽然在我国台湾地区与被异议商标指定使用商品相类似的商品上在先注册有"新东阳"商标,但在我国大陆地区并未将其"新东阳"商标在先注册在"谷类制品"等商品上。新东阳股份公司认为被异议商标系新东阳企业公司对其"新东阳"商标的抢注,但其未能提供充分证据证明在被异议商标申请日前已在我国大陆地区将其"新东阳"商标在先使用在"谷类制品"等商品上并在相关公众中产生一定的影响,因此,被异议商标的申请注册亦未构成《商标法》第三十一条规定的情形。
综上所述,新东阳股份公司所提异议复审理由不成立。商标评审委员会依据《商标法》第三十三条、第三十四条的规定,裁定被异议商标予以核准注册。
在一审庭审过程中,新东阳股份公司明确表示其仅坚持关于《商标法》第十五条的诉讼理由。此外,新东阳股份公司确认,麦某2在其他类别注册的"新东阳"商标早在1994年就许可新东阳股份公司使用,以及其家族成员所占公司股份达93.35%。
以上事实,有被异议商标的商标档案、第764号裁定、第26528号裁定、商标异议复审申请书、新东阳股份公司及新东阳企业公司在评审阶段提交的相关证据材料以及当事人陈述等证据在案佐证。
3、一审判案理由
北京市第一中级人民法院根据上述事实和证据认为,新东阳股份公司原为麦某3、麦某、麦某2、麦某1等家族成员共同创立的家族企业,家族成员所占达93.35%的股份。从占股比例上看,新东阳股份公司仍是具有家族企业性质的股份公司。此外,虽然本案诉争商标于2000年申请注册,但早在1994年,麦某2就已将其在中国大陆注册的其他类别"新东阳"商标许可给新东阳股份公司在大陆的企业使用。麦某2虽在新东阳股份公司担任职务,"新东阳"商标在台湾地区也为新东阳股份公司注册使用,但在美国等地该品牌实际由家族成员麦某1占有。综合新东阳股份公司的占股比例、商标许可以及"新东阳"商标在他国的实际注册情况看,麦某2关于"新东阳"商标并非由新东阳股份公司独占,有关家族成员均有权自行申请注册使用"新东阳"系列商标的主张具有事实依据,麦某2申请注册"新东阳"商标并未违反《商标法》第十五条的规定。
4、一审定案结论
北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第(一)项之规定,判决如下:
维持被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字(2010)第26528号《关于第1691098号"新东阳及图"商标异议复审裁定书》。
三、二审诉辩主张
新东阳股份公司不服一审判决,提起上诉,请求撤销一审判决及第26528号裁定,由商标评审委员会重新作出裁定。其主要上诉理由是:麦某2是否有权以自己名义注册"新东阳"系列商标,或者是否违反诚实信用原则以自己的名义将被代表人的商标进行恶意抢注,其法律关系应以我国台湾地区法律为准据法加以适用及解释。"新东阳"系列商标为新东阳股份公司财产,未经许可任何股东都不得据为己有;同时一审判决关于新东阳股份公司为家族企业性质,有关家族成员均有权自行申请注册使用"新东阳"系列商标的认定错误;而且麦某1在美国等地占有"新东阳"商标的事实,不能成为麦某2抢注"新东阳"系列商标的理由,麦某2将其在我国大陆地区注册的"新东阳"商标许可给新东阳股份公司在我国大陆地区的企业使用不能改变相关违法事实的存在。
商标评审委员会、新东阳企业公司服从一审判决。
四、二审事实和证据
二审法院除查明一审法院认定的事实外,在二审庭审中,新东阳企业公司认可麦某1系通过美国新东阳公司转让而取得的"新东阳"商标在美国的注册权,而非自行申请注册的,但认为此过程并不能代表新东阳股份公司对麦某1存在授权行为;认可麦某2曾在新东阳股份公司担任过副董事长、董事等职务,并且目前仍为该公司董事、股东,同时新东阳企业公司系麦某2所设立,具有关联关系,上海新东阳食品有限公司亦系麦某2所掌管、控制。
在二审法院审理本案过程中,新东阳股份公司补充提交了网络打印件、台湾经济日报以及专家意见书等证据,用以证明其上诉主张。新东阳企业公司补充提交了麦某私人公司登记资料及广告资料、美国专利商标局网站商标注册信息、法律意见书、有关行政机关的通知书及告知书、以及网络打印件等证据,用以证明涉案家族成员间按需自行取用"新东阳"商标的事实。
根据证据的真实性、合法性和关联性,二审法院对上述证据作如下认证:由于新东阳股份公司以及新东阳企业公司所补充提交的证据并非第26528号裁定作出的依据;同时由于上述证据中部分形成于网络或部分形成于我国台湾地区,但均缺乏必要的形式要件,故真实性无法进行确认;并且上述证据中部分与本案缺乏关联性,并不足以证明涉案事实。因此,对新东阳股份公司以及新东阳企业公司补充提交的证据均不予以采纳。
以上事实有二审庭审笔录在案佐证。
五、二审判案理由
《商标法》第十五条规定,未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使用。商标代理人、代表人或者经销、代理等销售代理关系意义上的代理人、代表人未经授权,以自己的名义将被代理人或者被代表人商标进行注册的,应当认定属于代理人、代表人抢注被代理人、被代表人商标的行为。与上述代理人或者代表人有串通合谋抢注行为的商标注册申请人,可以视其为代理人或者代表人。
虽然新东阳股份公司原为麦某3、麦某、麦某2、麦某1等家族成员共同创立,其成员所占股份达93.35%,但相关家族成员从法律关系上应为公司股东,故一审法院及第26528号裁定关于家族企业的认定并非法律上的确定主体,缺乏法律依据,本院予以纠正。由于麦某2曾为新东阳股份公司的副董事长,现在仍为其董事、股东,并且曾担任由新东阳股份公司投资的上海新东阳食品有限公司的负责人,因此能够认定麦某2与新东阳股份公司形成代表关系,存在关联关系。同时,新东阳企业公司系麦某2所设立,其行为与麦某2具有主观的合谋,新东阳企业公司的行为应视为麦某2的行为。因新东阳股份公司在我国台湾地区在先使用了与被异议商标所指定使用商品或服务相类似的商品或服务,故麦某2在未经授权的情况下,擅自在我国大陆地区申请注册"新东阳"系列商标已经违反了《商标法》第十五条的规定,基于前述新东阳企业公司与麦某2存在关联关系的认定,故上述企业的商标注册行为亦违反了《商标法》第十五条的规定,故被异议商标不应当予以核准注册。一审判决及第26528号裁定相关认定错误,本院予以纠正。新东阳股份公司此部分上诉请求具有事实及法律依据,本院予以支持。
由于新东阳股份公司系在我国台湾地区成立的公司法人,具有独立的权利能力和行为能力,而且"新东阳"商标在我国台湾地区系注册在其名下,在没有其它证据证明的情况下,"新东阳"商标应为新东阳股份公司的合法财产。麦某1在美国拥有"新东阳"商标的行为与本案缺乏关联性,并且其亦是经过美国新东阳公司转让而取得,故不能得出一审判决及第26528号裁定关于"新东阳"商标并非由新东阳股份公司所独占,其家族成员均有权自行申请注册使用"新东阳"系列商标的结论,故本院对此予以纠正。
商标具有地域性的属性,对我国大陆地区商标授权、确权的认定应当适用我国大陆地区的法律进行调整,故新东阳股份公司关于本案应当适用我国台湾地区法律的上诉主张缺乏法律依据,本院不予采纳。
六、二审定案结论
综上,新东阳股份公司的部分上诉理由具有事实及法律依据,其上诉请求本院予以支持。一审判决及第26528号裁定认定事实不清,适用法律错误,应予撤销。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第(三)项、《最高人民法院关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》第七十条之规定,判决如下:
一、撤销北京市第一中级人民法院(2011)一中知行初字第1167号行政判决;
二、撤销国家工商行政管理总局商标评审委员会于2010年10月12日作出的商评字(2010)第26528号《关于第1691098号 "新东阳"商标异议复审裁定书》;
三、国家工商行政管理总局商标评审委员会就新东阳股份有限公司针对第1691098号 "新东阳"商标提出的异议复审请求重新作出裁定。
七、解说:
本案的焦点问题在于被异议商标的注册是否构成《商标法》第十五条所规定的"未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使用"的情形。
《保护工业产权巴黎公约》第六条之七规定,如果本联盟一个国家的商标所有人的代理人或代表人,未经所有人授权而以自己的名义向本联盟一个或多个国家申请商标注册,该所有人有权反对该项申请的注册或者要求予以撤销,并有权反对给代理人或者代表人使用其商标。如果该国法律许可,还可以要求将该项注册转让给自己,除非该代理人或代表人能提出其行为正当的证明。我国作为该公约的成员国,对上述规定在《商标法》第十五条中予以了体现,同时这也是诚实信用原则在商标法领域中的具体体现。由于代理人或者代表人熟知被代理人或被代表人的经营信息,为其抢注商标提供了便利,因此对此种擅自注册、违背诚信的行为应当予以严格禁止,否则被代理人或者被代表人的合法权益,以及市场正常经济秩序将难以得到维护。正是基于此,在对商标法第十五条进行适用时不必拘泥于字面解释。
诚如上文所述,在对《商标法》第十五条所规定的"代表人"进行解释时可以进行适当的扩张解释,将《公司法》第二百一十七条所规定的高级管理人员、控股股东、实际控制人、董事、监事等人员均列入具体范围内,同时与上述人员具有串通合谋的主体亦应当属于该条款所规范的"代表人"范畴。
具体到本案,虽然新东阳股份公司原为麦某3、麦某、麦某2、麦某1等家族成员共同创立,其成员所占股份达93.35%,但无论公司股东具有何种关联关系,从公司法的视角分析,新东阳股份公司系在我国台湾地区成立的公司法人,具有独立的权利能力和行为能力,其家族成员从公司法律关系上应为公司的股东,故一审法院及被诉裁定关于新东阳股份公司为家族企业的认定缺乏法律依据,并非公司法上确定的主体概念。由于麦某2曾为新东阳股份公司的副董事长,现在仍为其董事、股东,因此其与新东阳股份公司已经形成了商标法第十五条意义上的代表关系。而另一方面,因新东阳企业公司系麦某2所设立,并担任该公司法定代表人,新东阳企业公司的行为应视为麦某2的行为。
同时,因新东阳股份公司在我国台湾地区在先使用了与被异议商标所指定使用商品或服务相类似的商品或服务,"新东阳"商标应为新东阳股份公司的合法财产,故麦某2在未经授权的情况下,擅自在我国大陆地区申请注册被异议商标已经违反了《商标法》第十五条的规定,基于前述新东阳企业公司与麦某2存在关联关系的认定,上述企业的商标注册行为亦违反了《商标法》第十五条的规定,故被异议商标不应当予以核准注册。
综上,二审法院在纠正一审判决及被诉裁定的相关认定的基础上,撤销被异议商标的注册申请是正确的。
(陶钧)
【裁判要旨】代理人或者代表人熟知被代理人或被代表人的经营信息,为其抢注商标提供了便利,因此对此种擅自注册、违背诚信的行为应当予以严格禁止,否则被代理人或者被代表人的合法权益,以及市场正常经济秩序将难以得到维护。