(一)首部
1.判决书字号
一审判决书:北京市第一中级人民法院(2013)一中行初字第169号判决书。
二审判决书:北京市高级人民法院(2013)高行终字第1226号判决书。
3.诉讼双方
原告马某。
委托代理人熊韶华,北京市丰禾律师事务所律师。
被告中华人民共和国国家知识产权局。
法定代表人田某,局长。
委托代理人韩某,中华人民共和国国家知识产权局专利局法律事务处干部。
委托代理人赵某,中华人民共和国国家知识产权局专利局法律事务处干部。
第三人天津南开大学蓖麻工程科技有限公司。
法定代表人贺某,董事长
委托代理人张颖颢,天津耀达律师事务所律师。
委托代理人李洋洋,天津耀达律师事务所律师。
第三人张某。
5.审判机关和审判组织
一审法院:北京市第一中级人民法院。
合议庭组成人员:审判长:龙非;代理审判员:贾志刚;代理审判员:魏浩锋。
二审法院:北京市高级人民法院
合议庭组成人员:审判长:赵宇晖;代理审判员:寨利男;代理审判员:刘井玉。
6.审结时间
一审审结时间:2013年3月25日。
二审审结时间:2013年7月9日。
(二)一审情况
1.具体行政行为
2012年6月28日,第三人天津南开大学蓖麻工程科技有限公司(以下简称南开蓖麻)向被告中华人民共和国国家知识产权局(以下简称国知局)提交《意见陈述书》、《著录项目变更申报书》、天津市高级人民法院(以下简称天津高院)(2011)津高民三终字第26号《民事判决书》、天津市第一中级人民法院(以下简称天津一中院)(2009)一中民五初字第142号《民事判决书》及被告国知局于2011年7月15日发出的《手续合格通知书》复印件,针对专利号X,名称为"由蓖麻油类化合物制备癸二酸的方法"的发明专利(以下称涉案专利)请求变更著录项目。2012年7月17日,被告国知局作出被诉变更行为,分别向原告马某及第三人南开蓖麻发出了《手续合格通知书》,专利权人由原告马某变更为第三人南开蓖麻。
2.一审诉辩主张
原告及委托代理人诉称:一、被诉变更行为没有事实依据。首先,作为被诉变更行为事实依据的两份民事判决书解决的是两第三人张某与南开蓖麻之间关于专利申请权的纠纷,而被诉变更行为则是针对专利权主体进行的变更,二者针对的权利内容并不相同,因此两份民事判决书不能作为被诉变更行为的事实依据。其次,原告马某并非民事案件中的当事人,两份民事判决书处理的是两第三人张某与南开蓖麻之间的专利申请权纠纷,而被诉变更行为直接将专利权主体从原告马某变更为第三人南开蓖麻,缺乏事实依据。二、原告马某受让涉案专利时,专利权人仍登记为第三人张某,故原告马某取得涉案专利的专利权合法有效。三、被告国知局作出被诉变更行为前未依法事先告知原告马某,损害了原告马某的程序权利,亦不符合《专利审查指南》第一部分第一章第6.7.2.2第(1)项的相关规定;被诉变更行为作出后,被告国知局没有将《手续合格通知书》送达给原告马某本人,而是邮寄给原告马某的专利代理人,导致原告马某长期不知道被诉变更行为的存在。上述情节均构成程序违法。综上,原告请求本院撤销被诉变更行为。
被告委托代理人答辩称:被诉变更行为作出前,专利权人已经由第三人张某变更为原告马某,在此次变更未被撤销的情况下,被告国知局根据法院民事判决书直接作出被诉变更行为,将专利权人由原告马某变更为第三人南开蓖麻确属不当,但考虑本案涉及第三方利益,故请求法院依法作出裁判。
第三南开蓖麻的委托代理人陈述意见称:一、原告马某的起诉已超过法定起诉期限。被告国知局于2012年7月17日向原告马某的专利代理人邮寄送达《手续合格通知书》,按照《专利审查指南》的相关规定,从发文日起十五日推定送达,而原告马某迟至2012年12月26日才提起诉讼,已经超过法定三个月的起诉期限。由于原告马某的专利代理人应熟知法律规定,故自其收到《手续合格通知书》之日起即应当知道诉权和起诉期限,本案不应适用两年的起诉期限。二、涉案专利由第三人张某变更为原告马某时,两第三人张某和南开蓖麻的民事诉讼正在进行中,因此第三人张某将涉案专利转让给原告马某属于恶意转让,侵犯了第三人南开蓖麻的合法权益。被告国知局答辩认为被诉变更行为不当,但并未否定被诉变更行为的合法性。三、在第三人张某申请涉案专利的过程中,第三人南开蓖麻已经发函给被告国知局,请求中止涉案专利的授权审查程序,但被告国知局仍然对涉案专利予以授权,导致第三人张某能够进一步将涉案专利又转让给原告马某,从实体权利上讲,专利权人应为第三人南开蓖麻。综上,第三人南开蓖麻请求驳回原告马某的起诉或诉讼请求。
第三人张某经合法传唤未到庭参加诉讼。
3.一审事实和证据
北京市第一中级人民法院经公开审理查明:2008年7月23日,第三人张某向被告国知局提出专利申请,申请号X,名称为"由蓖麻油类化合物制备癸二酸的方法"(以下称涉案发明)。在专利申请审查程序中,因与第三人张某就涉案发明的专利申请权存在纠纷,第三人南开蓖麻以第三人张某为被告诉至天津一中院。天津一中院于2010年11月24日作出(2009)一中民五初字第142号《民事判决书》,判决"申请号为X,名称为'由蓖麻油类化合物制备癸二酸的方法'的发明创造的专利申请权属于原告天津南开大学蓖麻工程科技有限公司"。第三人张某不服一审判决上诉至天津高院。2011年4月27日,涉案发明获得专利授权,即涉案专利,专利权人为第三人张某。2011年6月29日,原告马某委托专利代理机构向被告国知局请求变更著录项目,并提交了《著录项目变更申报书》、《专利权转让合同》及《专利代理委托书》。其中《专利代理委托书》载明,原告马某委托北京汇智英财专利代理事务所代为办理涉案发明"申请或专利(申请号或专利号为X)以及在专利权有效期内的全部专利事务。......专利代理机构接受上述委托并指定专利代理人郑玉洁办理此项委托。"2011年7月15日,被告国知局向第三人张某和原告马某发出《手续合格通知书》,涉案专利的专利权人由第三人张某变更为原告马某。
2011年8月8日,天津高院作出(2011)津高民三终字第26号《民事判决书》,判决"驳回上诉,维持原判"。2012年3月8日,第三人南开蓖麻向被告国知局请求变更著录项目,被告国知局以其提交的证明文件中人民法院判决书为复印件为由于2012年3月23日向第三人南开蓖麻发出《视为未提出通知书》。2012年6月28日,第三人南开蓖麻向被告国知局请求变更著录项目,并提交了《意见陈述书》、《著录项目变更申报书》、天津一中院(2009)一中民五初字第142号《民事判决书》、天津高院(2011)津高民三终字第26号《民事判决书》及被告国知局于2011年7月15日发出的《手续合格通知书》复印件。2012年7月17日,被告国知局作出被诉变更行为,于同日分别向第三人南开蓖麻及原告马某以邮寄方式发出了《手续合格通知书》。其中发给原告马某的《手续合格通知书》的收件人为北京汇智英财专利代理事务所的专利代理人郑玉洁。原告马某不服被诉变更行为,于2012年12月26日向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。
上述事实有下列证据证明:
1.第三人张某于2008年7月23日向被告国知局提交的《发明专利请求书》,证明第三人张某提出过涉案专利的专利申请;
2.原告马某委托北京汇智英财专利代理事务所于2011年6月29日向被告国知局提交的《著录项目变更申报书》、《专利权转让合同》及《专利代理委托书》,证明被告国知局收到过相关文件;
3.被告国知局于2011年7月15日发出的《手续合格通知书》,证明被告国知局作出著录项目变更的行政决定;
4.第三人南开蓖麻于2012年3月8日向被告国知局提交的《意见陈述书》、《著录项目变更申报书》、天津高院(2011)津高民三终字第26号《民事判决书》复印件、天津一中院(2009)一中民五初字第142号《民事判决书》复印件、被告国知局于2011年7月15日发出的《手续合格通知书》复印件及被告国知局于2012年3月23日发出的《视为未提出通知书》,证明被告国知局收到过相关文件并做出处理;
5.第三人南开蓖麻于2012年6月28日向被告国知局提交的《意见陈述书》、《著录项目变更申报书》、天津高院(2011)津高民三终字第26号《民事判决书》、天津一中院(2009)一中民五初字第142号《民事判决书》、被告国知局于2011年7月15日发出的《手续合格通知书》复印件及被告国知局于2012年7月17日发出的《手续合格通知书》,证明被告国知局重新收到了相关文件的原件,并据此作出了被诉变更行为。
4.一审判案理由
北京市第一中级人民法院根据上述事实和证据认为:《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)第十条第三款规定,"转让专利申请权或者专利权的,当事人应当订立书面合同,并向国务院专利行政部门登记,由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。"根据上述规定,被告国知局具有作出被诉变更行为的法定职权。
关于原告马某主张被告国知局应将《手续合格通知书》送达给原告马某本人而不是专利代理人郑玉洁。本院认为,被告国知局对原告马某的送达程序并无违法之处。参照《专利审查指南》第五部分第六章2.2.2"当事人已委托专利代理机构"之规定,当事人委托了专利代理机构的,通知和决定的收件人为该专利代理机构指定的专利代理人,故本案中被告国知局将发给原告马某的《手续合格通知书》邮寄送达给其所委托的专利代理机构指定的专利代理人郑玉洁,符合上述规定。
关于原告马某的起诉是否超过法定起诉期限。根据最高人民法院《关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第四十一条第一款之规定,"行政机关作出具体行政行为时,未告知公民、法人或者其他组织诉权或者起诉期限的,起诉期限从公民、法人或者其他组织知道或者应当知道诉权或者起诉期限之日起计算,但从知道或者应当知道具体行政行为内容之日起最长不得超过2年。"因被告国知局发给原告马某的《手续合格通知书》中未告知其诉权及起诉期限,因此原告马某于2012年12月26日向本院提起行政诉讼,并未超过法定起诉期限。至于《手续合格通知书》的收件人是否具备专业法律知识,对上述认定不产生影响。对第三人南开蓖麻提出的原告马某起诉已超过法定起诉期限的主张,本院不予支持。
关于原告马某主张被告国知局在发出《手续合格通知书》前未事先告知原告马某,损害其程序权利。本院认为,参照《专利审查指南》第一部分第一章6.7.3"著录项目变更手续的审批"的相关规定,"审查员应当依据当事人提交的著录项目变更申报书和附具的证明文件进行审查。......对著录项目变更申报手续符合规定的,应当向有关当事人发出手续合格通知书,通知著录项目变更前后的情况,......"。因此,相关规定并未要求被告国知局在发出《手续合格通知书》前还要对原专利权人进行事前告知,故原告马某的上述主张缺乏法律依据。至于原告马某主张根据《专利审查指南》第一部分第一章6.7.2.2第(1)项,被告国知局"对一审法院的判决,收到判决书后,审查员应当通知其他当事人,确认是否提起上诉",因本案中第三人南开蓖麻请求变更著录项目时,民事终审判决已经作出,故上述规定不适用于本案。对原告马某的上述主张,本院不予支持。
关于被诉变更行为的事实依据。参照《专利审查指南》第一部分第一章6.7.2.2"专利申请权(或专利权)转移"第(1)项的相关规定,"申请人(或专利权人)因权属纠纷发生权利转移提出变更请求的,......如果纠纷是由人民法院调解或者判决确定的,应当提交生效的人民法院调解书或者判决书,......"。本案中,被诉变更行为作出的主要事实依据是天津一中院和天津高院作出的民事判决书。基于生效民事判决的确认,涉案发明专利申请权的主体为第三人南开蓖麻,但作为被诉变更行为依据的权属证明文件,生效民事判决对专利申请权的拘束力能否及于专利权,以及对专利申请权主体的拘束力能否及于原告马某,是被诉变更行为是否具有事实依据的两个关键问题。
第一,生效民事判决的拘束力能够及于专利权。专利申请权是申请专利的权利。根据《专利法》第六条第一款之规定,"职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。"根据生效民事判决的认定,涉案发明系职务发明创造,申请专利的权利属于南开蓖麻。故在涉案专利申请已获批准的情况下,专利申请权人南开蓖麻即为专利权人。因此本案生效民事判决对专利申请权的拘束力及于专利权。
第二,生效民事判决的拘束力能够及于原告马某。在民事诉讼程序开始之后,如果诉争的权利由当事人转移给案外人,则案外人作为权利受让人原则上仍应受到民事判决的拘束。如果根据民事判决,转让权利的一方当事人实为无权处分人,则该当事人的权利受让人即使没有参加诉讼也不能主张其受让的权利,除非根据相关法律规定,受让人能够从无权处分人处原始取得权利。本案中,原告马某在民事诉讼期间从第三人张某处受让涉案专利专利权,处于第三人张某的权利受让人地位,由于专利法对于受让人从无权处分人处原始取得专利权并无规定,故生效民事判决确认专利申请权人为第三人南开蓖麻,其拘束力能够及于原告马某。
综上,生效民事判决的拘束力及于涉案专利专利权也及于原告马某,故被告国知局以生效民事判决为权属证明文件作出被诉变更行为事实清楚,不违反相关规定,变更程序亦无违法之处。原告马某的相关诉讼理由不能成立,对其要求本院撤销被诉变更行为的诉讼请求,本院不予支持。至于第三人南开蓖麻认为第三人张某将涉案专利专利权转让给原告马某存在恶意,以及被告国知局在涉案专利的专利申请审查阶段没有中止程序构成不作为等等,均不属于本案审查范围,本院不予评述。
5.一审定案结论
北京市第一中级人民法院根据《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第五十六条第(四)项之规定,作出如下判决:
驳回原告马某的诉讼请求。
(三)二审诉辩主张
上诉人(原审原告)马某上诉称:一、一审法院在《专利法》和行政规章对民事判决的形式转让专利申请权或专利权的行为并没有明确规定的情况下,认定国知局作出的变更行为是合法的行政行为没有法律依据。本案中,马某是经国知局行政许可并登记依法取得的专利权人,南开蓖麻是依据民事判决取得专利申请权人。我国《专利法》和行政规章对专利申请权人与专利权人之间的专利权转移情形没有作出规定。国知局在没有法律明确授权的规定下,依据民事判决书作为专利申请权和专利权转让没有法律根据。马某作为专利权人,并不知晓南开蓖麻与原专利权人之间的民事诉争,亦并非民事判决的当事人。民事裁判只约束当事人,不能涉及案外人。故变更行为在没有明确规定的情况下没有法律依据。二、一审法院认为生效民事判决对专利申请权的拘束及于专利权没有事实和法律依据,越权裁判。马某在取得专利权时,向国知局进行了专利查询,该专利并未被法院和行政机关采取保全措施。马某取得专利权时,并不知情专利申请权为南开蓖麻所有。另外,专利申请权并不等于专利权。在南开蓖麻持有申请权,马某持有所有权不同属一人时,南开蓖麻要想取得专利权,需要通过法律途径解决。三、对于民事判决的拘束力能否及于马某,已超越其行政请求范围;对南开蓖麻依据判决取得的权利,是否对抗马某属于民事诉讼需要解决的问题,与本案无关。一审法院认定张某无处分权既无事实根据亦无法律依据。马某作为案外人取得专利权是否受到生效民事判决的拘束,既不是行政诉讼审判需要查明的事实,也不是本案行政行为合法性审查的标准。一审法院认定事实依据错误。综上,请求二审法院撤销一审判决,撤销国知局所作变更行为,并判令由国知局承担诉讼费用。
被上诉人(原审被告)国知局答辩认为,变更行为作出前,专利权人已经由张某变更为马某,在此次变更未被撤销的情况下,国知局根据法院民事判决书直接作出变更行为,将专利权人由马某变更为南开蓖麻确属不当,但考虑本案涉及第三方的利益,故请求法院依法作出裁判。
被上诉人(原审第三人)南开蓖麻答辩认为,一、一审判决未超出行政裁判范围。一审判决对生效民事判决的拘束力进行认定,旨在对变更行为是否具有事实依据进行合法性审查,而以生效民事判决为权属证明文件作出变更行为具有事实依据,是一审法院经司法审查而作出的认定,并非是对马某实体民事权利进行裁判。二、一审判决符合行政诉讼合法性审查原则。国知局虽认为变更行为不当,但在一、二审庭审中均不否认其合法性,且未上诉表示服从一审判决。根据司法变更权有限原则,即使有例外情形,也限于《行政诉讼法》第五十四条第(四)项规定涉及的行政处罚,故变更行为符合司法审查的合法性标准。三、变更行为具有充分的事实依据。在权属纠纷民事案件中,争议发生时登记的申请人往往是案件的侵权被告,而当法院判决确认争议的专利申请权或专利权仍归登记人所有时,不会发生权利转移的情况。发生权利转移的情形,仅限于法院判决确认争议的专利申请权或专利权不归登记的申请人或专利权人所有,而归属他人所有的情形。持法院判决而请求变更权利的人,不可能是登记的申请人或专利权人,而是经生效民事判决最终确认的人。本案应理解为著录项目变更的申请人,即南开蓖麻。四、专利申请权与专利权系同一权利,专利权是专利申请权的自然延伸。专利管理工作实践中两者并不作区分。国知局对南开蓖麻著录项目变更申请进行审查,并基于专利权与民事判决专利申请权为同一权利,而作出的变更行为于法有据。五、马某在民事纠纷诉讼过程中,且在张某一审败诉后受让取得专利权的,因张某无权处分,故转让合同无效,其法律后果应恢复到转让前的权利状态。马某受让取得存在瑕疵的权利,其法律效力本身就是不确定的。马某未参加民事诉讼,并不构成阻碍生效民事判决效力的障碍,且马某受让专利权并非善意。六、为社会正义应维持变更行为。经司法判决的权利主体与现登记的权利主体一致,即南开蓖麻,从实体权利意义上变更行为并无不当。涉案专利权人最终应为南开蓖麻。从维护最佳社会效果、节约社会管理成本等诸多方面考量,应判决维持变更行为。综上,请求二审法院驳回上诉,维持一审判决。
(四)二审事实和证据
2008年7月23日,张某向国知局提出涉案专利申请。在审查程序中,南开蓖麻以与张某就涉案发明的专利申请权存在纠纷,诉至天津一中院。2010年11月24日,天津一中院作出(2009)一中民五初字第142号《民事判决书》,判决涉案专利发明创造属于职务发明,专利申请权应属于南开蓖麻。张某不服一审判决,上诉至天津高院。期间,南开蓖麻致函国知局,鉴于南开蓖麻与张某的民事纠纷正处于审理过程中,请求中止涉案专利的授权审查程序。国知局未予中止审查,并于2011年4月27日授予涉案发明专利权,专利权人为张某。2011年6月28日,张某与马某签订《专利权转让合同》。2011年6月29日,马某委托专利代理机构向国知局请求变更著录项目,并提交《著录项目变更申报书》、《专利权转让合同》及《专利代理委托书》。其中《专利代理委托书》载明,马某委托北京汇智英财专利代理事务所代为办理涉案专利"申请或专利以及在专利权有效期内的全部专利事务。......专利代理机构接受上述委托并指定专利代理人郑玉洁办理此项委托。"2011年7月15日,国知局向张某和马某发出《手续合格通知书》,涉案专利的专利权人由张某变更为马某。
2011年8月8日,天津高院作出(2011)津高民三终字第26号《民事判决书》,认定涉案专利系张某执行单位任务所完成的职务发明,发明创造的申请权利应属于南开蓖麻,维持天津一中院的一审判决。
2012年3月6日,南开蓖麻向国知局请求变更著录项目,国知局以其提交的证明文件中,法院判决书为复印件为由,于2012年3月23日向南开蓖麻发出《视为未提出通知书》。2012年6月28日,南开蓖麻向国知局请求变更著录项目,并提交了《意见陈述书》、《著录项目变更申报书》、天津一中院(2009)一中民五初字第142号《民事判决书》、天津高院(2011)津高民三终字第26号《民事判决书》及国知局于2011年7月15日发出的《手续合格通知书》复印件。2012年7月17日,国知局作出变更行为,于同日分别向南开蓖麻及马某以邮寄方式发出了《手续合格通知书》。其中,发给马某的《手续合格通知书》的收件人为北京汇智英财专利代理事务所的专利代理人郑玉洁。马某不服变更行为,遂诉至一审法院。
另,2012年2月29日,中华人民共和国最高人民法院(2011)民申字第1486号《民事裁定书》认为,涉案专利为职务发明创造,其申请权属于南开蓖麻,驳回张某的再审申请。
二审证据与一审证据相同,二审法院经审查同意一审法院对证据的认证意见。
(五)二审判案理由
北京市高级人民法院经审理认为:本案争议的主要焦点问题是,国知局所作变更行为的事实依据是否充分、合法。
参照《专利审查指南》第一部分第一章6.7.2.2"专利申请权(或专利权)转移"第(1)项的相关规定,"申请人(或专利权人)因权属纠纷发生权利转移提出变更请求的,......如果纠纷是由人民法院调解或者判决确定的,应当提交生效的人民法院调解书或者判决书,......"。本案中,2012年7月17日国知局所作变更行为,依据的是南开蓖麻向其提交的天津一中院(2009)一中民五初字第142号《民事判决书》、天津高院(2011)津高民三终字第26号《民事判决书》。生效民事判决载明涉案专利发明创造属于职务发明,专利申请权应属于南开蓖麻。由于此前的民事纠纷尚未终审判决时,国知局业已授予张某专利权的情况下,专利申请权与专利权为同一权利,此时的专利申请权已延展至专利权,故专利权应属于南开蓖麻。一审判决认定生效民事判决的拘束力能够及于专利权正确。
本案专利权归属尚处于诉讼中时,张某将涉案专利转让于马某。根据终审生效民事判决,受让人马某从无权处分人张某处转让获得专利权,应受到生效判决的法律拘束。一审法院认为由于《专利法》对于受让人从无权处分人处取得专利权并无规定,故生效民事判决确认专利申请权人为南开蓖麻,拘束力及于马某正确。
综上,国知局对南开蓖麻著录项目变更申请进行审查,依据生效的民事判决作出变更行为,并未违反相关法律规定,亦符合专利管理的工作实际。
综上所述,国知局以生效民事判决为权属证明所作变更行为事实清楚,并未违反相关规定,程序亦无不当。一审法院判决驳回马某诉讼请求正确,本院应予支持。马某的上诉请求缺乏事实和法律依据,本院不予支持。
(六)二审定案结论
北京市高级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第(一)项的规定,判决如下:
驳回上诉,维持一审判决。
(七)解说
本案的主要争议焦点在于生效的民事判决书中,原告马某并非案件当事人,而民事判决针对天津某公司和张某之间的专利申请权纠纷作出的确权判决,能否直接作为将专利权由马某变更为天津某公司的权属证明文件。
在审理过程中,有一种观点认为,民事判决的既判力应当只及于案件的当事人,否则就会让没有参加诉讼的案外人承担法律义务。因此,国知局在审查变更申请过程中,应当发现当前的专利权人马某并非民事判决的当事人,因此依据民事判决将专利权人由马某直接变更为天津某公司错误。经过反复合议和研究,合议庭最终认为国知局基于民事确权判决直接将专利权人由马某变更为判决书所确定的权利人天津某公司并无不当,即民事判决的既判力可以及于马某。
该问题在诉讼法理论中称为既判力的主观效力范围。原则上,判决的既判力确实只及于案件当事人。但原则也存在例外,权利继受人在一定情况下也受到既判力的约束,这被称为既判力的主观效力扩张。权利继受人又可以分为一般继受人和特定继受人。一般继受人是指原权利人死亡或终止后的继承人或权利义务继受人。一般继受人受到既判力约束理论上并无争议,在现行司法解释中也有明确的体现。最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第274条规定,"作为被执行人的公民死亡,其遗产继承人没有放弃继承的,人民法院可以裁定变更被执行人,由该继承人在遗产的范围内偿还债务。"该规定即为一般继受人受到既判力约束的法律体现。
对于特定继受人,即通过权利受让、法院拍卖等方式继受权利的权利继受人是否受既判力约束,我国立法没有涉及,目前是一个法律空白。参考域外立法例,德国《民事诉讼法》第325条第1款规定,判决的效力及于既判力发生后原判决当事人的继受人,或者一方当事人或其权利继受人间接成为争议标的物的占有人。该条规定确立了权利继受人受到既判力约束的原则。由于涉案民事判决是对专利权(申请权)的确权,因此应当适用既判力效力扩张理论。马某虽然并非确权判决的当事人,但其作为原专利权人张某的权利继受人,仍应受到民事确权判决既判力的拘束。
在适用既判力主观效力扩张理论时,还必须注意考虑善意取得的可能性。由于善意取得从法律性质上是一种权利的原始取得,因此,如果受让人存在善意取得的可能性,则不能适用既判力主观效力扩张理论。德国《民事诉讼法》第325条在第1款对既判力主观效力扩张作出规定后,又在第2款进一步规定,"《民法典》中关于从无权处分人处取得权利的相关规定,一并适用",该规定就意味着如果存在善意取得的可能性,则既判力效力扩张被阻断。关于专利权的善意取得制度,专利法上并未规定,这也是本案需要一并讨论的问题。虽然专利权的善意取得在理论界存在争议,但考虑善意取得制度作为原始取得权利的一般特殊形态,应当要有明确的法律规定,而且专利法领域与一般物权领域不同,如果认可善意取得,会对原权利人带来极为不利的损害。就本案而言,国知局变更行为的合法性在于其是否尽到审查职责,因此,即使不考虑理论争议中的倾向性意见,由于法无规定,因此国知局亦无需考量善意取得的可能性问题,本案民事判决的既判力的主观效力扩张不存在法定阻断事由。国知局依据民事判决作出被诉著录项目变更行为,具有事实依据。
(龙非)
【裁判要旨】生效民事判决的拘束力及于涉案专利权也及于当事人,故国家知识产权局可以生效民事判决为权属证明文件作出变更行为,不违反相关规定。