厦门兴茂贸易有限公司诉厦门市誉海食品有限公司、厦门市东本贸易有限公司侵害商标权、反不正当竞争纠纷案

(地名商标中“地名”的正当使用)

法官观点

1.引子

地名和商标的重合是司法实践中经常会遇到的问题。我国商标法规定,县级以上行政区划的地名或公众知晓的外国地名,不得作为商标。鼓浪屿原来是厦门的一个区,属于县级以上的地名。由于行政区划改革,2003年鼓浪屿区并入思明区,鼓浪屿不再是一个县级行政区划。这一“禁止事项”取消后,鼓浪屿作为一个全国知名风景区,迅速被抢注商标,甚至在卫浴产品上都出现了鼓浪屿商标。这就使得“鼓浪屿”在被使用时,更多遭受了地名使用和商标权之间的冲突。

馅饼是厦门旅游市场一种常见的“伴手礼”,本案涉及两种馅饼包装,最终法院认定其中一种包装对“鼓浪屿”三字的使用构成侵权,另一种包装的使用未侵权。同时本案亦涉及地名商标与通用名称的问题。

2.地名与地理标志、通用名称

本案被告主张“鼓浪屿馅饼”是鼓浪屿区域内所产馅饼产品的统称,进而可以被全部馅饼生产厂家使用。这涉及商标法中两个概念,即地理标志和商品通用名称。

首先是地理标志。《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第十六条第二款规定,地理标志是指表示某种商品来源于某地区,该商品的特定质量、信誉或者其他特征主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。而该款所规定的“地理标志”,根据《实施条例》第六条的规定,可以作为证明商标或集体商标申请注册。福建省著名的地理标志商标就有“安溪铁观音”“永春老醋”“武夷岩茶”等,多达一百多个。地理标志可以被注册为商标,这是商标法对地域产品的一种保护手段,即某种商品来源于某特定地域,其特定质量、信誉或其他特性主要与该地域来源有关,特定主体将其注册为商标(商标格式一般为“地名+品名”)后,该地区内符合条件的产品均可以使用。但从本案的证据及目前厦门市面上销售的馅饼看,无论生产地域、原料来源还是生产工艺传承等,均与“鼓浪屿”这一地点无太大关系。甚至现今市场上销售馅饼的生产地点基本不在鼓浪屿上,很多馅饼产品上标注“鼓浪屿特产”“鼓浪屿风味”,意在产品宣传上借助“鼓浪屿”这一全国著名风景区的名气,因此,“鼓浪屿馅饼”并不符合地理标志的条件,亦未被申请注册为证明商标或集体商标。

其次是商品通用名称。通用名称是指在某一范围内约定俗成、被普遍使用的某一种类商品的名称。“馅饼”作为通用名称并无争议,“鼓浪屿”作为地名,要与“馅饼”相结合成为商品的通用名称,必须证明“鼓浪屿馅饼”是行业内规范化的称谓,具有一定的人文内涵、品质特征或者特定地域来源,但正如上所述,“鼓浪屿馅饼”并未体现出某些统一的商品特征,将“鼓浪屿馅饼”作为一种规范化的通用名称并无依据。

因此,地名不论是欲成为地理标志还是成为商品通用名称,均要求产品与该地区存在特定的联系,并且在类似案件中均应有足够的证据证明这种特定的渊源和内涵。

3.地名商标与地名的正当使用

“鼓浪屿”商标从鼓浪屿食品厂时期开始,被用在馅饼产品上的时间已经很久,而原告亦拥有合法的注册商标专有使用权。对这种具有注册商标和地名双重意义的商标,如何在审判中平衡商标所有人和大众对地名的使用是最大的难点。本案所涉两种包装,一种被判侵权,一种未被认定为侵权,笔者认为,界限就在于《实施条例》第四十九条所规定的“正当使用”。

商标的意义在于它的区别性,但将地名注册为商标后,《实施条例》第四十九条规定商标所有权人并不能完全禁止他人使用该地名,当然,这种使用应该是法律规定的“正当使用”。地名商标相较于其他类型商标,显著性是比较差的,它同时具有两方面的区别意义:一方面,它是商标所有权人享有专有使用权的注册商标,具有表明商品来源的识别功能;另一方面,它又是一个地名,具有标识地理位置的作用。因此,在地名商标中,判断何种情况下属于《实施条例》第四十九条规定的“正当使用”是重点和难点。以本案为例:法官认为,被注册为商标的地名,不应该被刻意突出使用。涉案第一款包装盒,将“鼓浪屿”三个字放在盒盖的正中间,将自己的商标放在比较不显眼的角落。这种做法显然是有意突出“鼓浪屿”,而将自己的商标弱化。这极易导致消费者在购买时将被告的产品和“鼓浪屿”联系起来。突出使用他人地名商标并且极易导致消费者混淆的,不应认为是正当使用。而在涉案产品的扉页及第二款包装盒中,将产品表述为“鼓浪屿馅饼”“鼓浪屿特产”,并且以较小的字印刷在较不显眼的位置,“××特产”“××馅饼”这种表述,特别是放在比较不突出的位置,事实上表明的是一种地理区域,而这是地名在商标之外的另外一个功能。根据《实施条例》的规定,不能禁止他人此类使用。

因此,笔者认为,地名商标中的“地名”亦可由商标权人外的其他人使用,但应为“正当使用”,即应为地理标识意义上的使用,且不应将地名突出使用,导致混淆商品来源,使消费者产生误认。

某些地域较为出名的产品,对当地的经济以及居民的收入都有巨大影响,比如福建省的平和蜜柚、永春芦柑等,都是当地的支柱产业。对此类与地域密切相关的产品,应该提高品牌保护意识,特别是相关部门或行业协会可将地理标志作为证明商标或集体商标进行注册,尽早采取知识产权保护措施,防止某些地名被个别人注册为商标形成垄断,造成整个行业经济的损失。比说,在厦门同安地区享誉盛名的知名小吃———“同安封肉”,曾被商家以“同安封”的商标进行抢注。但此后从保护本土知名传统小吃角度出发,当地政府经过深入调研,申请注册“同安封肉”地名商标对其加以保护,避免“同安封”混淆消费者视听。

1.判决书字号

福建省厦门市思明区人民法院(2013)思民初字第12544号民事判决书

2.案由 :侵害商标权、反不正当竞争纠纷  

3.诉讼双方

原告:厦门兴茂贸易有限公司(以下简称兴茂公司)。

法定代表人:庄友珍,该公司董事长。

委托代理人:王嘉鹏、王倩,北京盈科(厦门)律师事务所律师。

被告:厦门市誉海食品有限公司(以下简称誉海公司)。

法定代表人:黄锦锋,该公司董事长。

委托代理人:方耀存、方军豪,福建信海律师事务所律师。

被告:厦门市东本贸易有限公司(以下简称东本公司)。

法定代表人:张其辉,该公司董事长。

委托代理人:方耀存、方军豪。

4.审级 :一审

5.审判机关和审判组织

审判机关:福建省厦门市思明区人民法院

独任审判人员:代理审判员:李缘缘

6.审结时间

2014年2月17日

引用

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  • 参考文献格式:[1]国家法官学院,中国人民大学法学院.中国审判案例要览.2015年商事审判案例卷[M].北京:中国人民大学出版社.2017

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法律条文

第十六条 商标中有商品的地理标志,而该商品并非来源于该标志所标示的地区,误导公众的,不予注册并禁止使用;但是,已经善意取得注册的继续有效。

前款所称地理标志,是指标示某商品来源于某地区,该商品的特定质量、信誉或者其他特征,主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。

法律条文

第六条 技术合同法第三十四条所称的非专利技术包括:

(一)未申请专利的技术成果;

(二)未授予专利权的技术成果;

(三)专利法规定不授予专利权的技术成果。

法律条文

第四十九条 研究开发成果验收时,当事人各方有权取得实施技术成果所必要的技术资料、试验报告和数据,要求另一方进行必要的技术指导,保证所提供的技术成果具备实施条件。但合同终止以后,一方仍然需要另一方或其他各方继续提供技术服务的,应当另行订立合同。

法律条文

第四十九条 研究开发成果验收时,当事人各方有权取得实施技术成果所必要的技术资料、试验报告和数据,要求另一方进行必要的技术指导,保证所提供的技术成果具备实施条件。但合同终止以后,一方仍然需要另一方或其他各方继续提供技术服务的,应当另行订立合同。

法律条文

第四十九条 研究开发成果验收时,当事人各方有权取得实施技术成果所必要的技术资料、试验报告和数据,要求另一方进行必要的技术指导,保证所提供的技术成果具备实施条件。但合同终止以后,一方仍然需要另一方或其他各方继续提供技术服务的,应当另行订立合同。

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