1.判决书字号
一审判决书：北京市第一中级人民法院（2001）一中知初字第35号。
二审判决书：北京市高级人民法院（2003）高民终字第1393号。

2.案由：侵犯著作权和商标专用权案。

3.诉讼双方
原告（被上诉人）：美国教育考试服务中心（Educational Testing Service），（以下简称“ETS”）。
法定代表人：科某，该考试服务中心总裁兼首席执行官。
委托代理人：周强，北京市正见永申律师事务所律师。
委托代理人：董永森，北京市正见永申律师事务所律师。
被告（上诉人）：北京市海淀区私立新东方学校（以下简称“新东方学校”）。
法定代表人：俞某，该学校校长。
委托代理人：王立华，北京市天元律师事务所律师。
委托代理人：李琦，北京市天元律师事务所律师。

4.审级：二审。

5.审判机关和审判组织
一审法院：北京市第一中级人民法院。
合议庭组成人员：审判长：马来客；代理审判员：张广良、仪军。
二审法院：北京市高级人民法院。
合议庭组成人员：审判长：刘继祥；审判员：魏湘玲、孙苏理。

6.审结时间
一审审结时间：2003年9月27日。
二审审结时间：2004年12月27日。

1.一审诉辩主张
原告ETS诉称：ETS是世界最大的非盈利性教育研究和考试机构，主持开发了作为美国大学和研究生院入学考试，包括英语作为外语的考试（英文为“Test of English as a Foreign Language”简称“TOEFL”）。ETS对所有TOEFL考试题在美国版权局进行了著作权登记，并将TOEFL文字作为商标在相关类别予以注册。因此，ETS的著作权和商标权均受中国法律的保护。自九十年代中期以来，新东方学校未经ETS的同意大量复制、出版和发行ETS享有著作权和商标权的TOEFL考试试题，非法获利巨大，给ETS造成了损害。1996年1月和1997年1月，国家工商行政管理部门在新东方学校查抄到大量侵权物品。查抄后，新东方学校的法定代表人俞某曾承认违反中国著作权法，侵犯了ETS的著作权，并保证今后未经授权不再使用ETS享有著作权的资料。尽管作了如上承诺，新东方学校仍在未经ETS授权的情况下，继续复制、销售和发行ETS拥有著作权的考试题，使用和展示ETS的注册商标。新东方学校在其书店、上海和广州的分校出售侵权物品，并直接将侵权物品提供给接受培训的学生。新东方学校还未经授权向其他国家的个人提供侵权的TOEFL材料。为制止新东方学校的侵权行为，ETS第三次向国家工商行政管理机关举报，国家工商行政管理机关于2000年11月15日对新东方学校进行了检查并封存了侵权的TOEFL材料。但新东方学校在被查处后仍然无视ETS的著作权和商标权，在其书店中继续大肆销售侵权的TOEFL材料。尤为严重的是，新东方学校于2000年12月13日起将侵权材料上载到一个新的网站上，任何国家的任何人均可以从网站上下载这些材料。综上，请求人民法院判令被告：（1）停止一切侵犯ETS著作权和商标权的行为；（2）销毁其所有的侵权资料和印制侵权资料的软片；（3）在全国媒体上向ETS公开赔礼道歉；（4）消除因侵权造成的影响；（5）赔偿ETS经济损失人民币20292439.75元；（6）承担ETS为制止其侵权行为而支付的合理费用1418197.09和本案诉讼费。
被告新东方学校辩称：（1）关于ETS起诉侵犯其著作权的问题。新东方学校是根据中国法律设立的非营利性教育机构，主要从事英语、计算机等专业的教育培训和研究。TOEFL考试培训是新东方学校开办的教育培训项目之一，新东方学校强调在实质性地提高英语水平的同时，培养学习者的应试技巧。这种学习方法，必然以教学双方获得并使用TOEFL考试以往的试题为教学的条件之一。TOEFL考试以往的试题，在中国、美国或其他的国家的学生和应试者中都有流传。对ETS而言，不论其对这些试题采取何种保密措施，一旦某一特定试题在众多的应试者参加考试，获知试题内容后，在法律上应没有权利要求禁止特定TOEFL考试试题信息的流传。新东方学校为满足学生的学习需要，在无法获得ETS授权的情形之下，只有将由各种渠道获得的ETS享有著作权的TOEFL以往考试的部分试题，根据学生的数量和要求进行复制，以用于课堂教学。由于在管理方面的问题，新东方学校没有完全控制复制的试题在本校学生中使用，出现过向学生之外的人销售的情形。新东方学校出现的这类问题，违反了著作权法的有关规定。但就总体而言，新东方学校复制的TOEFL试题，是由新东方学校在课堂教学中使用的，根据《著作权法》第二十二条的规定，这种使用属于合理使用，无须获得ETS的授权。因此，ETS要求全面禁止新东方学校复制其TOEFL试题，缺乏法律依据，不能成立。（2）关于ETS起诉侵犯其商标权的问题。新东方学校在教学中使用的一些资料上，确曾使用过TOEFL字样，作为资料名称的组成部分。虽然ETS在中国注册了相关的商标，但是，新东方学校的这种使用，是在TOEFL已经成为ETS某一考试的专有名称，为说明和叙述有关资料而作的使用，与作为商标的使用在目的和实际效果上完全不同，根据中国商标法的有关规定，不应被视为侵犯商标专用权的行为。因此，ETS要求新东方学校承担侵犯其商标权的法律责任，缺乏法律依据，不能成立。综上所述，ETS起诉的部分诉讼请求不能成立，请法院依法作出裁判。

2.一审事实和证据
北京市第一中级人民法院经公开审理查明：ETS设立于美国新泽西州，其主持开发了美国大学、研究生院入学考试以及以英语作为外语的考试，即TOEFL考试。TOEFL考试一般包括写作、听力、语法和阅读四个部分的内容，其中，写作、听力和语法部分的考题（包括题干和选择项）是ETS的工作人员独立命题。阅读部分所涉及的大部分文章则是整段地从专业杂志上摘录下来，再由ETS的工作人员以该段文章为基础设计考题。命题完成后，先由ETS的两名工作人员进行审核，再由ETS聘请的专家审核。审核完成后，将试题交给一些不知道考题性质的学生解答，并由ETS的工作人员根据学生解答的情况再对试题进行修改和删除。最后，由ETS聘请的专家最终审定。
1989年至1999年，ETS将其开发的53套TOEFL考试试题在美国版权局进行了著作权登记。
1988年至1995年，ETS以“TOEFL”（文字）作为商标在中国核准注册。核定使用商品分别为：第9类：唱片、盒式录音带和盘式录音带，盒式录像带，计算机磁盘和计算机程序，有效期限自1995年5月21日至2005年5月20日，商标注册证第746636号；第41类：发展、管理英语语言能力测试，分发关于考试的消息材料，考试评分，并将成绩单寄给考试人和其他有关人士，指导有关考试研究报告，有效期限自1994年11月7日至2004年11月6日，商标注册证第771160号；第68类：印刷期刊和非期刊性出版物、印刷的试题，有效期限自1988年4月30日至1998年4月29日，商标注册证第176265号。
1997年1月，北京市工商行政管理局就新东方学校擅自复制TOEFL考试试题的行为进行稽查，并暂扣了《TOEFL全真题精选》等书籍资料。有关谈话记录表明：1996年1月，北京市工商行政管理局已经就新东方学校擅自复制TOEFL考试试题的行为进行过一次稽查，对该事实，俞某未提出异议。同时，在该次谈话过程中，俞某陈述：“美国在中国的考题都是保密的，任何考生都不可能带出考点……”此后，新东方学校针对前述稽查行动向北京市工商行政管理局出具保证书，承认其复制发行TOEFL考试试题的行为侵犯了ETS的著作权。
1997年8月17日，作为ETS委托代理机构的中原信达公司与新东方学校签订“盒式录音带复制许可（协议）”和“文字作品复制许可协议”，分别授权新东方学校以非独占性的方式复制协议附件中所列ETS享有版权的录音制品和文字作品作内部使用。两协议的有效期均至1998年8月16日届满。新东方学校同意只在课堂上与其学生使用上述两协议涉及的有关资料，不允许学生将有关资料带回家中做练习用，新东方学校不能销售、租借或是许可有关资料给任何其他单位，包括但不局限于其他考试准备学校或他们的机构。
2000年11月15日，北京市工商行政管理局宣武分局对新东方学校进行稽查，并扣留封存了部分涉嫌侵权的书籍，其中包括：《TOEFL系列教材听力分册》、《TOEFL系列教材听力文字分册》、《TOEFL系列教材语法分册》、《TOEFL系列教材作文分册》、《TOEFL系列教材阅读分册》、《TOEFL最新练习题选编（第一册）》、《TOEFL系列教材练习题选编（第二册）》。
2000年1月，世界图书出版公司出版发行了《TOEFL语法全真题详解》一书，印数为2万册。该书收录了1990年～1999年TOEFL考试语法部分的试题。
2000年11月9日，中原信达公司受ETS的委托，在新东方学校公证购买了“TOEFL系列教材”，其中包括：《TOEFL系列教材听力分册》、《TOEFL系列教材听力文字答案》、《TOEFL系列教材语法分册》、《TOEFL系列教材作文分册》、《TOEFL系列教材阅读分册》、《最新练习题选编第一册》、《最新练习题选编第二册》、《最新练习题选编第三册》以及听力磁带25盒。
2000年12月25日，北京市正见永申律师事务所受ETS的委托在新东方学校公证购买了“TOEFL系列教材”，其中包括：听力分册、听力文字答案、语法分册、作文分册、阅读分册、最新练习题选编第一册以及听力磁带1～21盒。北京市正见永申律师事务所律师在服务台获得的《新东方学校招生简单2000年》中载明，TOEFL住宿班所收取的费用中包含资料费、磁带费、住宿费、学费。
上述两次公证购买的被控侵权出版物和录音制品，在书名或听力磁带标号相同的情况下，其内容也是相同的。
经ETS和新东方学校协商一致，并经本院确认，ETS和新东方学校于2001年11月自行就上述被控侵权出版物中被控侵权的部分和与之有关的TOEFL考试试题进行了对比。对比工作由ETS和新东方学校授权的人员参加，以2000年11月9日公证购买的被控侵权出版物和录音磁带为基准。对比工作按照ETS和新东方学校具有特别授权权限的委托代理人签订的备忘录进行，首先由ETS的委托代理人按照公证书所列出版物的顺序出示ETS相关作品的著作权登记证书、考试试题及被控侵权出版物，并作详细的对比说明；然后，新东方学校的委托代理人对上述材料进行审核。对无异议的部分由双方签字确认，对有异议的部分以对比表和工作日志的形式予以记录。对比结果为：
听力分册、听力文字答案、语法分册、阅读分册、最新练习题选编第一册、最新练习题选编第二册和最新练习题选编第三册中被控侵权部分的内容与相关的TOEFL考试试题内容一致；听力磁带除在部分磁带的朗读者不同，朗读内容的时间间隔不同以及部分朗读内容不同以外大部分内容相同，且与听力文字答案相同。
在上述被控侵权出版物中，听力分册、听力文字答案、听力磁带、语法分册和阅读分册是将多套TOEFL考试试题中的听力、语法、阅读部分收录在一本分册中；而最新练习题选编第一册、最新练习题选编第二册和最新练习题选编第三册中则是将多套TOEFL考试试题整套地予以收录。
在上述被控侵权出版物中，听力分册、听力文字答案、阅读分册、语法分册、作文分册的封面均用醒目的字样标明“TOEFL系列教材”。在整个封面中“TOEFL”字样为红色，且字体最大。在听力磁带包装盒的封面、封底以及磁带两侧标签上，均用相同大小、颜色的字体标明“TOEFL听力磁带”。
中原信达公司受ETS的委托，于2000年11月13日，由其工作人员使用北京市公证处的计算机上网登录新东方学校网站主页（网址为http：//www.neworiental.org），并先后通过点击“英文书店”、“TOEFL”进入TOEFL培训教材书籍目录页面，在可以邮购的有关TOEFL资料中列有：《听力分册》，其简介为：1995年8月以前全部听力试题及答案汇编（其配套磁带为听力磁带的前16盘），定价20元；《听力文字答案分册》：1997年8月以前的所有听力原文，即为《听力分册》和《新题型练习题选编》的听力原文，定价20元；《语法分册》：1995年8月以前的所有语法试题及答案汇编，定价20元；《阅读分册》：1995年8月以前的阅读部分试题和答案汇编，定价25元；《新题型练习题选编》：包括1995年8月该题型后至1997年8月最新TOEFL考题16套（磁带为《听力磁带》的17～21盘），定价20元；《最新练习题选编第二册》：包括1997年10月至1999年5月的所有考题（包括配套磁带3盘），定价共计37元；《最新练习题选编第三册》：包括1999年8月和2000年1月的考题（包括配套磁带1盘），定价共计17元；《听力磁带》：包括到1997年8月为止的全部听力内容，是《听力分册》和《新题型练习题选编》的配套磁带共21盘，定价105元。ETS没有在网上订购或邮购上述书目或磁带。
在北京天正会计师事务所有限责任公司于2001年5月30日出具的审计报告中载明：“根据委托审计函要求，审计期应自1998年1月至2001年1月，而据所提供的会计资料并没有2001年1月的相关账簿、凭证、报表及其他资料，所以，2001年1月的审计无法进行，本审计截止期至2000年12月31日止……该校在培训过程中向受培训人员收取资料费。在培训费中是否含有资料费用，审计中对此曾予以关注，但没有证据足以证明。资料费的收取，无一例外地都不标注收取的是什么资料费，且收费高低悬殊差距较大，从收费不同看其种类繁多，无法认定TOEFL的资料收费情况。”该报告中还载明，新东方学校TOEFL的培训收入：1998年为5210709元，占全年培训总收入的20.1%；1999年为8498039元，占全年培训总收入的23.5%；2000年为19795214元，占全年培训总收入的24.3%。新东方学校的资料收入：1998年为3012702元，1999年为4931191元，2000年为6983357元。
上述事实有下列证据证明：
（1）ETS的公司登记证明。
（2）证有玛某的证人证言，证明TOEFL试题的形成过程。
（3）TOEFL考试试题在美国版权局进行著作权登记的登记证书，证明ETS对涉案TOEFL试题享有著作权。
（4）ETS在商品分类第9类、第41类和第68类上分别注册的第746636号、第771160号、第176265号“TOEFL”文字商标注册证，证明ETS对“TOEFL”文字一直享有注册商标专用权。
（5）1997年1月，北京市工商行政管理局向新东方学校开具的物品暂扣证和与俞某的谈话记录。
（6）俞某签字的保证书。
（7）2000年11月15日，北京市工商行政管理局宣武分局对新东方学校出具的（2000）第030号扣留（封存）财物通知书及扣留财物清单。
（8）北京市公证处出具的（2000）京证经字第32772号公证书及公证购买的“TOEFL系列教材”。
（9）北京市公证处出具的（2000）京证经字第32774号公证书及上网记录。
（10）北京市崇文区公证处（2001）京崇证内经字第3号公证书及公证购买的“TOEFL系列教材”。
（11）工作日志和对比记录。
（12）北京天正会计师事务所有限责任公司与2001年5月30日出具的（2001）正会字第431号审计报告。
证据（5）～（12）证明新东方学校的侵权行为和账目情况。
（13）1997年8月17日，ETS的委托代理人中原信达公司与新东方学校签订的《盒式录音带复制许可（协议）》和《文字作品复制许可协议》，证明新东方学校取得ETS许可的范围。
（14）2000年1月，世界图书出版公司出版发行的《TOEFL语法全真题详解》一书，证明该书收录了部分TOEFL考试的语法部分试题。

3.一审判案理由
北京市第一中级人民法院根据上述事实和证据认为：我国著作权法规定，外国人在中国境外发表的作品，根据其作者所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约享有的著作权，受本法保护。由于中国和美国均为《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》的成员国，依据该公约，我国有义务对美国国民的作品在中国给予保护。ETS作为TOE-FL考试的主持、开发者，从考察考生听、读、写各项技能的要求出发，独立设计、创作完成了TOEFL考试中写作、听力和语法部分的试题，以专业报刊、杂志上已经发表的文章为基础设计、创作了阅读部分的考题，并在美国就53套TOEFL考试试题进行了著作权登记。从TOEFL考试试题的内容来看，分为听力、语法、阅读和写作4个部分，在每一道考题的设计、创作上，每个部分的试题中每一道考题的选择、编排方面，整套试题中每个部分的试题的选择、编排方面，TOEFL考试试题具有独创性，属于我国著作权法保护的作品范畴。未经著作权人许可，任何人不得擅自复制、发行该考试试题。对于新东方学校提出其使用方式属于合理使用的抗辩理由，从新东方学校提交的证据分析，第一，《盒式录音带复制许可（协议）》和《文字作品复制许可协议》中明确约定了使用范围，根据查明的事实，新东方学校将TOEFL考试试题以出版物的形式在其校内和网上向不特定人公开销售，超出了协议约定的使用范围；第二，两协议的有效期均至1998年8月16日届满，新东方学校如欲继续使用TOEFL考试试题，必须与ETS或者ETS合法授权的代理人签订新的使用协议。但新东方学校并未提交相关证据；第三，世界图书出版公司出版发行《TOEFL语法全真题详解》的事实不能证明新东方学校复制、发行TOEFL考试试题获得了“ETS”的授权，该事实不能作为其未经“ETS”许可使用TOEFL考试试题的理由，故与本案无关；第四，新东方学校大量复制并销售ETS享有著作权的作品，超出了课堂教学合理使用作品的范围。其关于教学所涉及的学习方法必然以使用TOEFL考试试题为教学条件的抗辩理由，不是法定的免责事由，不能成立。因此，新东方学校提交的有关证据均不能佐证其“合理使用”的主张，对其抗辩理由本院不予支持。由于新东方学校在未经得ETS许可的情况下，擅自复制ETS享有著作权的TOEFL考试试题，并将试题以出版物的形式通过互联网等渠道公开销售，其行为侵害了ETS的著作权。
我国商标法规定，商标注册人享有商标专用权，受法律保护。注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似商标的属于侵犯注册商标专用权的行为。ETS将“TOEFL”（文字）作为商标核准注册，且其注册商标均在有效期内，故依据我国商标法，ETS对“TOEFL”（文字）在第9类、第41类和第68类上享有商标专用权，其合法权利受法律的保护。根据现有证据，新东方学校在由其发行的TOEFL考试试题出版物封面上以醒目的字体标明“TOEFL”字样，并在听力磁带上使用“TOE-FL”，其使用“TOEFL”的商品类别与ETS注册的第9类、第41类和第68类的商品类别相同，其标明的“TOEFL”字样也与ETS的注册商标完全一致。故新东方学校在与ETS核定使用商品类别相同的商品上使用了ETS的注册商标，构成对ETS注册商标专用权的侵犯。新东方学校关于其对“TOEFL”的使用属于“为说明和叙述有关资料而作的使用”，从而不构成侵权的抗辩理由不能成立，本院不予支持。
综合上述两方面，新东方学校的行为已经构成对ETS著作权和“TOEFL”商标专用权的侵犯，应当承担停止侵害，赔偿损失，消除影响，向ETS赔礼道歉等民事责任。ETS因本案诉讼支出的合理费用，新东方学校亦应赔偿。
新东方学校自1997年1月已经实施侵犯ETS著作权的行为，审计报告的有关数据反映，其侵权行为在1998年至2000年一直处于连续的状态。但根据现有证据，ETS在1997年向有关机关举报后直至2000年11月15日，一直未向新东方学校主张权利，故本院赔偿数额的计算应当从2000年11月15日向前追溯2年，即从1998年11月15日开始计算。从审计报告中可以看出，新东方学校向学员开具的收费票据反映的内容不全面，财务账目中也有不清晰之处，故不能准确地计算其非法获利情况。在新东方学校没有举证予以说明的情况下，其应当承担相应的不利的后果。审计报告表明，新东方学校的收入主要是资料费和培训费，因此，赔偿数额的计算也主要以这两项收入为依据。其中，资料费中涉及侵权出版物和录音制品的部分，本院将参照TOEFL培训在全年培训收入中所占比例予以确定。根据有关证据，培训收入中也包含有资料费，但不能确定涉及侵权的出版物和录音制品在培训收入中所占的份额，故本院将酌情以一定比例计算。1998年的资料费和培训费，只按照平均数计算其中11月和12月的收入。鉴于ETS在主张权利的过程中，确实支付了一定的费用，且这些费用与本案诉讼具有直接关系，故本院酌情予以确定。由于新东方学校因侵犯ETS著作权和商标专用权的行为所获利润相互重合，本院一并予以计算。

4.一审定案结论
北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国著作权法》第二条第二款、第四十七条第（一）项、第（四）项，《中华人民共和国商标法》第五十一条、第五十二条第（一）项之规定，作出如下判决：
（1）新东方学校自判决生效之日起停止侵犯ETS著作权的行为，并于判决生效之日起十五日内将所有的侵权资料和印制侵权资料的软片交法院销毁；
（2）新东方学校自判决生效之日起停止侵犯ETS商标专用权的行为；
（3）新东方学校自判决生效之日起三十日内在《法制日报》上向ETS公开赔礼道歉；
（4）新东方学校自判决生效之日起十五日内赔偿ETS人民币500万元及合理诉讼支出52.2万元；
（5）驳回ETS的其他诉讼请求。

上诉人新东方学校上诉称：第一，一审判决认定ETS对其TOEFL考试题享有著作权，缺乏事实依据。实际上，考试题是不能作为作品受到我国法律保护的。第二，新东方学校只是在1997年和2000年两个时间点上，少量复制了TOEFL考试题，一审判决却依据《审计报告》认定我方大量复制并销售了TOEFL考试题。实际上，《审计报告》没有任何根据。第三，ETS是在庭审结束后才提出赔偿合理诉讼支出的请求，并提供了相关的证据材料，一审法院对这些证据材料并未质证就予以采信，同时支持了其诉讼请求，显然是错误的。第四，新东方学校在相关培训资料中只是叙述性或描述性地使用了TOEFL字样，并未将TOEFL作为商标使用，根本不会造成商品来源混淆之可能，实际上也从未造成过混淆，一审法院却判定为侵犯ETS商标专用权，显系错误。第五，一审法院判决我方赔偿ETS巨额经济损失缺乏依据。新东方学校提供考试培训并未侵犯ETS的著作权，一审法院却将培训费收入作为确定赔偿额的基础，明显不合理。第六，新东方学校只少量向学员以外的人销售了相关培训资料，一审判决却判令我方在全国发行的《法制日报》上赔礼道歉，也不够公平合理。请求二审法院撤销一审判决之第二、三、四项并依法改判。