(一)首部
1.判决书字号
一审判决书:广西壮族自治区南宁市中级人民法院(1993)南经初字第65号。
二审判决书:广西壮族自治区高级人民法院(1995)桂经终字第9号。
3.诉讼双方
原告(上诉人):陈某,男,79岁,住南宁市。
委托代理人:卢崇君,广西金融贸易律师事务所律师。
委托代理人:黎某,南宁市专利事务所干部。
原告(上诉人):广西南宁华侨建筑涂料厂。
法定代表人:莫某,厂长。
委托代理人:江某,男,住南宁市。
被告(被上诉人):广西南宁运宝建材有限公司。
委托代理人:冯某,男,31岁,广西区科委干部。
委托代理人:朱某,男,广西区公安厅干部。
5.审判机关和审判组织
一审法院:广西壮族自治区南宁市中级人民法院。
合议庭组成人员:审判长:王长风;代理审判员:周燕萍、董惠萍。
二审法院:广西壮族自治区高级人民法院。
合议庭组成人员:审判长:韦永用;审判员:林平;代理审判员:林兵。
6.审结时间
一审审结时间:1994年8月15日(依法延长审限)。
二审审结时间:1995年11月19日(依法延长审限)。
(二)一审情况
1.一审诉辩主张
(1)两原告诉称:陈某早在1984年4月就研制出代号为587型的建筑防水胶。该产品1986年被广西区科委授予成果合格证,1989年国家科委将成果选编入《中国科技成果大全》,1993年8月22日被国家专利局授予发明专利权。被告现工作人员向某原在原告南宁华侨建筑涂料厂参加过该产品的生产,掌握产品的技术及工艺,其伙同原告南宁华侨建筑涂料厂原业务员李某将技术带给被告。被告获得此技术后建厂生产与原告相同的防水胶并将原告的专利产品在添加剂部分上稍加改动后,向国家专利局申请专利。被告盗用了专利权人的生产工艺,大量生产和销售与原告专利产品相同的产品,严重侵犯了原告的发明专利权,请求法院判令被告停止侵权行为,并向原告支付18万元赔偿金。
(2)被告辩称:我公司生产的“水溶性耐火防水涂料”是采用自己发明的生产工艺制作的。该工艺除主要原料仍然采用常规原料聚乙烯醇、甲酴、苯酚、尿素外,其他技术特征与原告的发明专利也不同,所采用的添加剂是以氯酸纳、氨水、氯化铵、水玻璃,而不是原告所使用的三聚氯胺、醋酸、乌洛托品和氧化锌。各种原料的配比亦与原告的专利技术不相同。使用聚乙烯醇、甲酴、苯酚、尿素等原料和采用缩醛、缩聚等反应生产树脂类产品,是早就为同一技术领域的普通技术人员所掌握的现有技术,并非原告人的发明。我公司的生产工艺不具有原告发明专利的两个必要技术特征(即配方及配比),不存在侵犯原告专利的事实,请求法院依法驳回原告的诉讼请求。
(3)被告反诉称:由于原告在未弄清事实的情况下即申请对我公司采取财产保全措施,致使我公司不能正常生产,遭受无端经济损失,故特向法院提起反诉,请求判令原告赔偿我公司因财产保全所遭受的损失14.347万元,并判令原告登报公开向被告赔礼道歉,以消除不良影响。
2.一审事实和证据
南宁市中级人民法院审理查明:原告陈某于1984年4月21日研制出代号为587型的建筑防水胶。1989年10月12月陈某将该产品的生产工艺向国家专利局申请发明专利,发明名称为:“建筑防水胶及其生产工艺”。国家专利局于1991年4月24日公告,1993年8月27日授予发明专利权,该专利为非职务发明。该发明专利说明书中的独立权利要求为:一种建筑防水胶的生产工艺,其特征在于,先用聚乙烯醇与甲醛进行缩醛化反应,再先后加入苯酚、聚素、三聚氯胺、醋酸、乌洛托品及微量氧化锌,经缩聚反应、助剂改性及添加剂后处理而得。以上各种原料的配比(占总投料重的百分比)为:聚乙烯醇40%、甲醛(浓度37%)35.3%、苯酚12%、尿素7%、三聚氯铵2%、醋酸1.9%、乌洛托品1.8%。该专利的从属权利要求为五项,分别对以上原料的投料温度、投料时间、反应温度及时间、反应液的PH值及溶解水的用量进行了具体限定。原告广西南宁华侨建筑涂料厂是由广西区华建公司与专利权人陈某合作经营的企业,该厂为“建筑防水胶生产工艺”发明专利的独占实施人,1993年10月开始正式运用该专利技术生产防水涂料。
被告广西南宁市运宝建材有限公司1991年9月19日成立,1992年初开始批量生产“水溶性耐火防水涂料”。该产品1992年5月19日通过广西区建委组织的技术鉴定。被告生产防水涂料所采用的技术是从朱某、李某、向某三人处取得,该三人已于1991年9月14日将此技术向国家专利局申请发明专利,发明名称为“水溶性耐火防水涂料”。国家专利局于同年10月受理该申请,并于1992年4月29日公告,在一审时尚未授予专利权。该专利申请的权利要求共有三项,其中独立权利要求为:一种水溶性耐火防水涂料,其特征在于采用原料配比(重量)聚乙烯醇85~105,37%的甲醛90~100,苯酚10~20,含氮46%的尿素35~45,次氯酸钠4~8,氨水10~20,氯化铵18~25,水玻璃15~30,水适量,经溶解、降解→缩醛反应→缩甲醛羟甲基脲醛反应→共聚反应而制得。从属权利要求有两项,主要是对上述原料的型号、类型进行限定。
因原告的专利是一种产品的制作方法,且该产品是一种有机化合物,无法从成品中还原出原来的原料成分和配比,为了查清被告的产品的生产工艺是否与原告相同,经双方当事人同意,一审法院委托广西分析测试研究中心对被告的“水溶性耐水防水涂料”的生产原材料、工艺流程、产品质量进行生产现场取样、查证及产品质量检验等工作。经该中心出具的分析检测报告表明,被告生产的“水溶性耐火防水涂料”所采用的原材料配方及生产工艺与其专利申请书所述的技术方案相符。产品样品经广西产品质量监督检验所按“Q/450100NJQ1701-91”耐火防水涂料企业标准进行检验表明,被告生产的样品的外观、黏度、黏结性及固体含量等四项指标符合上述标准并与该厂以往生产并在该所进行出厂检验的产品的四项指标相符。
一审法院还于1994年4月13日委托国家专利复审委员会对原、被告的上述两种方案的技术资料进行鉴定比较,以辨别被告的工艺配方的技术特征是否覆盖原告专利权的保护范围,是否存在技术上等同的情况。专利复审委员会于1994年4月18日出具了《专利侵权技术判定专家意见书》。该意见书的结论为:两方案不相同,若附件4(被告方案)中在耐火和防水性能上不出现意外或优异效果则与该专利方案等同,反之不等同。为了查清原、被告的技术方案是否存在技术上等同的问题,一审法院认为需将原告按其专利技术生产出的产品与被告的产品进行产品性能的比较,为此,经双方同意,一审法院委托广西建委指定的负责全区防水材料的质量检测认证工作的广西建筑科学设计院对原告生产的产品进行原料配比及工艺流程的现场查证,原材料的鉴定分析及产品质量性能的鉴定工作。该院指派专家组成查证鉴定小组,于1994年5月30日前往原告生产厂进行现场查证和鉴定工作。由鉴定单位按原告提供的专利说明书和专利实施例所记载的工艺过程和反应条件进行监督生产。在生产过程中,鉴定小组认为,原告没有严格按专利方案操作,在加入碱液调整PH值时在其提供的碱液中大量加水稀释,实际上无形中变更了专利实施例中的反应条件,违反了专利方案中定量用水的规定,不同意原告的要求。由于原告仍坚持加水稀释碱液,导致现场查证鉴定工作的终止。
另外,一审法院根据原告财产保全的申请,于1993年11月22日裁定冻结了被告的银行存款,截至当年12月17日,实际冻结被告银行存款18万元。因原告申请冻结被告银行存款造成被告产品减产损失96763.76元。
以上事实有原告的专利证书、被告的专利申请材料、鉴定单位的书面意见等证据证明。
3.一审判案理由
南宁市中级人民法院根据查明的事实和证据,认为:
(1)判定专利侵权的基本原则应按照我国《专利法》的有关规定即被控侵权产品或方法的技术特征全部包括专利权人的独立权利要求中记载的全部必要技术特征,才构成侵权,否则不构成侵权。本案原、被告的技术方案在工艺过程方面的技术特征及原料配比方面的技术特征存在差别,被告的工艺方法与原告的独立权利要求不同。要判别以上差别及不同是否存在技术上的等同,需对原、被告的产品进行防水和耐火性能的比较,因原告无法提供按照其专利方法生产的产品以便进行上述比较,故原告指控被告采用其专利技术生产耐火防水涂料的主张证据不足,不予支持。
(2)原告在未证实被告生产的“水溶性耐火防水涂料”是否侵犯其专利权的情况下即申请财产保全是错误的,被告的反诉请求成立,原告对被告因此而造成的直接经济损失承担赔偿责任。
(3)被告提出因原告四处散布其侵犯专利权而造成其名誉损害,要求原告登报公开赔礼道歉并赔偿2万元名誉损失费的主张,证据不足,不予支持。
4.一审定案结论
南宁市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条第一款第(三)项及第九十六条的规定,判决如下:
(1)驳回原告的诉讼请求。
(2)原告陈某、广西南宁华侨建筑涂料厂应于本判决发生法律效力之日起10日内向被告支付损失赔偿费96763.76元。
本案受理费13630元,由原告负担;反诉费4880元,由原告负担3904元,被告负担976元;鉴定费12500元,由原告负担。
(三)二审诉辩主张
1.上诉人诉称:根据国家专利复审委员会《专利侵权技术判定专家意见书》认定,上诉人与被上诉人的生产工艺相同,主要原料相同,只是添加剂略有不同,若不出意外和优异效果则构成侵权。被上诉人生产的“水溶性耐火防水涂料”生产工艺无突出的进步,按其生产工艺和原料制造、使用、销售此产品仍属侵权。一审法院以上诉人无法向法院提供按照专利说明书和实施例所规定的工艺和反应条件生产出产品为由否定专利,是越权行为。请二审法院确认被上诉人侵权,判令侵权人将所获利润作为对上诉人损失的赔偿。
2.被上诉人在庭审中辩称:我公司生产的“水溶性耐火防水涂料”采用的原料与上诉人的专利方法的原料配比不同,采用的聚乙烯醇与甲醇缩含反应是使反应物在弱碱性介质中反应,选用的添加剂是以氯酸钠、醋酸、氯化铵、水玻璃,与上诉人的三聚氯胺、醋酸、乌洛托品和氧化锌不同,不存在侵权的问题,请二审法院作出公正判决。
(四)二审事实和证据
二审法院为了进一步弄清被上诉人生产方法技术特征是否覆盖专利方法的技术特征,于1995年3月16日再次委托国家专利局专利复审委员会对陈某专利说明书权利要求的保护范围作出解释:第一,对于权利要求书中原材料配比、生产工艺中的各阶段的温度、时间、用水、用料、PH值在多大误差的情况下属于权利要求保护范围;第二,在操作过程中加入液碱调整PH至7~8时用自来水稀释至10%左右是否符合权利要求书的要求,是否仍属权利要求说明书的保护范围。专利复审委员会于同年8月2日向二审法院出具了《专利侵权技术判定咨询意见书》,结论为:1.被控侵权客体中的各技术特征和专利保护客体中各相应技术特征是等同的,从此意义上讲,可把专利保护客体中的配料比延伸至被控侵权客体各相应原料配比范围之内;2.温度、时间、用水和PH值这些技术特征及法院要求解释的第二项中的情况是专利保护客体权利要求中所未记载的,因此即使被控侵权客体中有这些技术特征也不影响上述结论;3.对“在操作过程中加入液碱调整PH至7~8”这一术语的理解及其出现的问题的解决,从技术人员角度上讲,一般讲,是不需付出创造性劳动的。
(五)二审判案理由
二审法院审理后认为,根据国家专利局专利复审委员会两次《专利侵权技术判定意见书》判定,被上诉人南宁市运宝建材有限公司申请专利并用于生产耐火防水涂料的方法各项技术特征与陈某专利权技术特征相比存在相同和等同,并无创造性和技术上的突破,已构成侵权。一审法院以上诉人无法提供按照其专利方法生产的产品以便与被上诉人产品进行比较为由而认定被上诉人不构成侵权不当,判定是否构成侵犯专利制造方法,主要是根据被控侵权客体的技术特征是否覆盖专利保护客体的技术特征。被上诉人无法提供其生产方法技术特征不覆盖专利权人的专利制造方法技术特征的证据,故其答辩无理,不予支持。
(六)二审定案结论
二审法院根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(二)项的规定,判决如下:
1.撤销南宁市中级人民法院(1993)南经初字第65号民事判决。
2.被上诉人南宁市运宝建材有限公司停止侵权。
3.被上诉人南宁市运宝建材有限公司酌情赔偿上诉人南宁华侨建筑涂料厂、陈某经济损失20万元。
一审案件受理费13630元,由上诉人负担5452元,被上诉人负担8178元;反诉费4880元,鉴定费12500元,由被上诉人负担。二审案件受理费13630元,其他诉讼费18510元,鉴定费5000元,由被上诉人负担。
(七)解说
本案是一起因产品制造方法侵权而导致的专利侵权案,正确处理本案关键要把握好以下几个问题:
1.举证责任的承担问题。在专利侵权纠纷中,专利权人控告他人侵权,根据民事诉讼的一般原则,他应当负举证责任,即专利权人(原告)必须证明他人(被告)未经其许可实施了侵犯其专利权的行为。如果是产品专利,他可以提供被告投放在市场上的产品样品作为证据。但是,当侵权行为涉及方法专利的时候,要求专利权人向法院证明其方法专利已被被告使用是困难的。因为他不可能被允许到对方的工厂去实地调查。因此,《中华人民共和国专利法》第六十条第二款规定:“在发生侵权纠纷的时候,如果发明专利是一项新产品的制造方法,制造同样产品的单位或个人应当提供其产品制造方法的证据。”根据这一规定,在方法专利问题上被告应负举证责任。即要求被告说明并证明制造该产品所用的是何种方法,如果被告能证明他的产品是用专利方法以外的方法获得的,他就没有侵权。相反,如果在他提不出相反证明的情况下,就可以推定他侵权。在本案的审理过程中,一审法院由于没有掌握好举证责任的承担问题,先后委托广西区分析测试研究中心、广西区产品质量监督检验所、国家专利局专利复审委员会、广西区建筑科学研究设计院等四家专业单位进行鉴定,走了不少弯路。
2.侵权的判定。审查专利侵权纠纷案件的关键是判定被指控侵权的产品或方法是否构成了侵权。根据我国《专利法》的有关规定,判定发明专利侵权的基本准则是:在被控侵权的产品或方法中,包括了专利保护客体独立权利要求中的每一个必要技术特征就构成侵权;被控侵权的产品或方法缺少专利保护客体独立权利要求中的一个或几个必要技术特征即不构成侵权。但是,在现实生活中,全部仿制他人专利产品或者照搬他人专利方法的专利侵权是极少见的。最常见的情形是被控侵权的产品或方法中的某一个或几个技术特征,与原告的专利保护范围内的相应技术特征在形式上有所不同。在这种情况下,法院就需判别两者是等同还是本质上不同。如果被控侵权客体所采用的一个或数个技术特征与专利权人权利要求中记载的相应技术特征具有基本相同的功能,而且实现这些相同功能的方式对于该技术领域的普通技术人员来说是不经过创造性的智力劳动即能够联想到的,在这种情况下,可认为相应的技术特征之间彼此是等同的。即被控侵权客体与专利保护客体是等同的。在本案中,把被控侵权客体同专利保护客体的技术特征进行比较可知,二者发明主题相同,大部分工艺步骤相同,原料主要成分相同,原料配比,除甲醛含量相同外,其他含量均不相同,甚至有的原料也不一样。但技术人员知道氯化铵是脲醛树脂公知的固化剂,且又具有同过量甲醛反应的性质,所以用氯化铵替代三聚氯胺是技术人员能想到的一种等同替代。由于这种替代会导致释放出HC↓,因而必须另加氨水和尿素使之分别同游离出的盐酸和甲醛反应,这是被控侵权客体氨水和尿素配比大于专利保护客体中此相应两特征的原因,而所加的填料(如水玻璃)作后处理又是为了防止脲醛树脂收缩产生的内应力,所以被控侵权客体在原料配比和原料方面相对于专利保护客体的这种变化,在客观上仍是实现同专利保护客体中所记载的相应技术特征基本上相同的功能,这种变化对于技术人员来说是无需付出创造性劳动的,所以两客体中相应技术特征是等同的。二审法院运用等同原则,认定被告南宁市运宝建材有限公司使用的方法侵犯了原告的专利权,撤销一审判决,判令被告停止侵权并赔偿原告的经济损失。使一起拖了三年之久的生产方法发明专利侵权案得到了正确处理。
(梁炳杨)
案例来源:中国高级法官培训中心,中国人民大学法学院 《中国审判案例要览:1996年经济审判暨行政审判卷》 中国人民大学出版社 第189 - 194 页