（一）首部

1、裁判书字号
一审判决书：北京市第二中级人民法院（2013）二中民初字第05903号。
二审判决书：北京市高级人民法院（2014）高民（知）终字第3488号。

2、案由：侵害专利权

3、诉讼双方
上诉人（原审原告）北京英特莱技术公司，住所地北京市海淀区甘家口街道建设部大院南配楼428室。
法定代表人刘某，董事长。
委托代理人田文氢，北京市中广承平律师事务所律师。
委托代理人赵锐，北京高文律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）北京华润曙光房地产开发有限公司，住所地北京市大兴区榆垡镇盛平街8号2-113室。
法定代表人蒋某，董事长。
委托代理人卢某，女。
被上诉人（原审被告）北京蓝盾创展门业有限公司，住所地北京市通州区台湖镇次一村村委会东1000米。
法定代表人吕某，董事长。
委托代理人刘立国，北京市盈科律师事务所律师。
委托代理人滕某，男。

4、审级：二审。

5、审判机关和审判组织
一审法院：北京市第二中级人民法院。
合议庭组成人员：审判长：葛红；代理审判员：李丹；代理审判员：周多。
二审法院：北京市高级人民法院。
合议庭组成人员：审判长：刘晓军；审判员：李燕蓉；审判员：唐明。

6、审结时间：
一审审结时间：2014年6月19日。
二审审结时间：2014年10月21日。

（二）一审情况

1、一审诉辩主张
原告北京英特莱技术公司（以下简称英特莱公司）起诉称，原告是ZL00107201.3号名称为"防火隔热卷帘用耐火纤维复合卷帘及其应用"的发明专利的专利权人，2011年3月10日，原告在位于北京市朝阳区三元桥东北角的凤凰苑公建（东区）工地内发现安装了大量防火卷帘。经技术比对，该批防火卷帘覆盖了原告涉案发明专利权利要求1的全部必要技术特征，构成等同侵权。经查询，该工程的建设单位为被告北京华润曙光房地产开发有限公司（以下简称华润曙光公司），该防火卷帘系由被告北京蓝盾创展门业有限公司（以下简称北京蓝盾公司）未经原告许可制造、销售，构成侵权，故诉至法院，请求判令：被告华润曙光公司停止使用被控侵权产品；被告北京蓝盾公司停止制造、销售被控侵权产品，赔偿原告经济损失153.7万元及因诉讼支出的律师费6万元和公证费0.3万元。
被告华润曙光公司答辩称，第一，涉案被控侵权产品系由被告北京蓝盾公司提供，涉案被控侵权产品系由具有先用权的深圳蓝盾实业有限公司（以下简称深圳蓝盾公司）生产，故本案不存在专利侵权的问题；第二，即使涉案被控侵权产品构成侵权，被告华润曙光公司系在不知情的情况下使用涉案产品，且已经使用完毕，故不应承担任何法律责任；第三，原告英特莱公司无权在本案中主张权利，故不同意原告的诉讼请求。
被告北京蓝盾公司答辩称：第一，被控侵权产品中的钢丝绳位于防火卷帘帘面的一侧，与涉案专利有明显区别，故被控侵权产品未落入涉案专利权的保护范围，不构成侵权；第二，即使涉案被控侵权产品构成侵权，涉案被控侵权的防火卷帘帘面系由深圳蓝盾公司生产，北京蓝盾公司仅是将该防火卷帘帘面销售给华润曙光公司，故，北京蓝盾公司作为销售商，在原告未通知被告北京蓝盾公司该产品侵权的情况下，不应承担侵权责任；第三，深圳蓝盾公司的前身深圳市宝安区蓝盾消防器材厂早在1999年12月就自行研制开发完成了与英特莱公司涉案专利技术特征一一对应的布质防火卷帘产品，深圳蓝盾公司享有先用权，其制造的防火卷帘帘面产品不侵权。北京蓝盾公司销售不侵权的产品，当然也不侵权。综上，不同意原告的诉讼请求。

2、一审事实和证据
北京市第二中级人民法院经审理查明，涉案专利系名称为"防火隔热卷帘用耐火纤维复合卷帘及其应用"的发明专利，其申请日为2000年4月28日，授权公告日为2003年2月12日，目前专利权人为英特莱公司。2010年12月9日，华润曙光公司与中国建筑第八工程局有限公司、北京蓝盾公司签订《北京市凤凰苑公建（东区）防火卷帘设计、供应及安装分包工程分包合同协议书》，约定由北京蓝盾公司负责凤凰苑公建（东区）防火卷帘门供应及安装分包工程，该合同约定的防火卷帘产品已经实际安装，英特莱公司指控该防火卷帘产品的帘面侵犯其涉案专利权。北京蓝盾公司主张被控侵权的防火卷帘门面系深圳蓝盾公司制造并运输至凤凰苑公建（东区）项目工地，由北京蓝盾公司现场组装成防火卷帘产品并进行安装，并提供了《购销合同》、《送货清单》、《运输合同》等证据。北京蓝盾公司还主张先用权抗辩，并提供了广东省公安厅消防局分别于1999年12月30日和2001年2月19日出具的《消防产品检测委托书》，用以证明涉案专利申请日前深圳蓝盾公司已经制造出相关产品，该产品已经于2001年4月26日经过了国家固定灭火系统检验中心耐火性能等的检验并出具了《检验报告》。广东省公安厅消防局给北京市第二中级人民法院的复函，确认上述两次《消防产品检测委托书》中记载的"无机复合布质防火卷帘"产品样品之间具有同一性。同时，北京蓝盾公司提交了《无机布质防火卷帘门开发设计可行性报告》、《无机布质防火卷帘门开发设计计划书》、《无机布质防火卷帘门开发设计流程图》、《无机布质防火卷帘门开发设计人员名单》、《无机布质防火卷帘门开发设计任务书》、《无机布质防火卷帘门帘面研制报告》、《无机布质防火卷帘门开发设计总结》、《新产品开发工作安排会议纪要》等证据，证明上述产品系深圳蓝盾公司自行研发。

3、一审判案理由
北京市第二中级人民法院经审理认为，英特莱公司作为涉案专利目前的专利权人，有权提起本案诉讼。被诉侵权产品落入了涉案专利权的保护范围，被诉侵权产品防火卷帘帘面是从深圳蓝盾公司进货，故北京蓝盾公司不构成对被诉侵权产品的制造行为。深圳蓝盾公司在专利申请日前已经制造相同产品，并且仅在原有范围内继续制造，依法享有先用权。北京蓝盾公司在本案中所主张的先用权抗辩理由成立。由于北京蓝盾公司制造、销售的被控侵权防火卷帘产品中的帘面系由享有先用权的深圳蓝盾公司制造，故该帘面不属于侵权产品，北京蓝盾公司使用不侵权的帘面制造、销售防火卷帘产品，亦不构成侵权，故其制造、销售涉案防火卷帘产品的行为不构成侵权。华润曙光公司作为涉案防火卷帘产品的使用者，在涉案防火卷帘产品不构成侵权的情况下，其涉案使用行为亦不构成侵权。综上，英特莱公司请求法院判令华润曙光公司和北京蓝盾公司承担停止侵权、赔偿损失及诉讼合理支出的法律责任，依据不足。

4、一审定案结论
北京市第二中级人民法院依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第六十九条第（二）项，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条第一款、第三款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决驳回北京英特莱技术公司的诉讼请求。

（三）二审诉辩主张
英特莱公司不服原审判决，向北京市高级人民法院提出上诉，请求撤销原审判决并改判支持其全部诉讼请求。英特莱公司的主要上诉理由是：北京蓝盾公司主张的先用权抗辩不能成立。
北京蓝盾公司与华润曙光公司服从原审判决。

（四）二审事实和证据
北京市高级人民法院经审理确认的主要事实和证据，与一审法院认定的事实和证据相同。

（五）二审判案理由
北京市高级人民法院认为，原审法院认定本案被控侵权产品系深圳蓝盾公司在其先用权范围内制造并销售的产品具有事实和法律依据，并据此认定北京蓝盾公司购买深圳蓝盾公司在其先用权范围内制造并销售的防火卷帘的帘面并制造成防火卷帘销售给华润曙光公司的行为不构成侵权，以及华润曙光公司使用涉案防火卷帘产品的行为亦不构成侵权是正确的。综上，英特莱公司的上诉主张缺乏事实和法律依据，其上诉请求法院不予支持。原审判决认定事实基本清楚，适用法律正确，判决结果恰当，依法应予维持。

（六）二审定案结论
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决：驳回上诉，维持原判。

（七）解说
本案是在侵害专利权纠纷案件中，认定先用权抗辩成立的案件。由于先用权抗辩对专利权的行使起到限制和制约的作用，历来在司法实践中对于先用权抗辩的审查是相对严格和审慎的；又由于先用权人在诉讼中对于此前发生的与先用权相关的事实存在举证困难的客观情况，故司法实践中认定先用权抗辩成立的案例非常少见。本案在司法认定中深入探讨了先用权抗辩的适用条件、成立要件，对于丰富专利司法保护的司法实践经验作出了有益的尝试。
一、先用权抗辩作为专利民事诉讼中的一项抗辩，其适用前提要具有逻辑前提，即被告涉案产品落入专利权的保护范围，构成侵权产品。
先用权在学理上有"独立权利说"、"抗辩权说"、"在先使用行为说"、"法益说"等不同观点，但是无论哪种观点，都一致认为，在诉讼程序中，先用权属于一种抗辩，能够起到对于原告行使请求权的对抗的作用。因此，先用权抗辩适用的前提是被告涉案产品落入专利权的保护范围，构成侵权，原告对被告享有停止侵权、损害赔偿的请求权，在此基础上，才有了先用权抗辩适用的逻辑前提。
因此，本案中需要首先进行技术比对，判断被告涉案产品是否落入了原告专利权保护范围。本案中，被告涉案产品具有与原告专利权等同的技术特征。2001年6月公布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干规定》第十七条规定：专利法第五十六条第一款所称的"发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求"，是指专利权的保护范围应以权利要求中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该技术特征想等同的特征所确定的范围。因此，被告涉案产品落入了专利权的保护范围，构成等同侵权。本案具有了先用权抗辩适用的逻辑前提。
二、先用权抗辩的成立要件。
我国相关法律和司法解释规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权；被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，不予支持。本案中，北京蓝盾公司主张深圳蓝盾公司在涉案专利申请日前已经制造相同产品，并仅在原有范围内继续制造，并据此提出深圳蓝盾公司享有先用权。英特莱公司认为深圳蓝盾公司在原告涉案专利申请日前没有制造出相关产品，更谈不上自行研发；即使制造出相关产品，该产品也不具备涉案专利的必要技术特征，不属于相同产品；深圳蓝盾公司也不属于在原有范围继续制造，北京蓝盾公司的先用权抗辩不能成立。根据相关规定和当事人的主张，本案中判断先用权抗辩是否成立应当考察以下四个条件：一是深圳蓝盾公司是否在涉案专利申请日前已经制造出相关产品；二是相关产品是否属于相同产品；三是该产品是否系深圳蓝盾公司自行研发或以其他合法手段获得；四是深圳蓝盾公司是否在原有范围内继续制造。
第一，关于"制造"。关于深圳蓝盾公司在涉案专利申请日之前是否已经制造出相关产品的问题，需要注意的是，此处的"制造"，其实隐含了"已经完成制造但是尚未以销售等方式为公众所知"的条件。因为法律设置不同制度以实现不同的功能，从效率最优的角度出发，好的制度设计应当是尽量避免不同制度之间出现功能重叠或者冲突，以增加制度适用中的不确定性，造成资源浪费。如果有证据证明产品已经以销售或者其他方式为公众所知，则该产品的技术特征已经属于现有技术，丧失了新颖性，成为了公共资源，是不能再被原告以专利的方式垄断为己所有。这种情况下，被告无需通过先用权抗辩，而是可以通过现有技术抗辩，来对抗原告的请求权；或者直接向专利复审委员会申请宣告涉案专利权无效，从根本上消灭原告的权利基础。现有技术抗辩的举证责任相对先用权抗辩而言相对简单，仅需证明被告使用的是现有技术即可，而无需证明产品系被告自己研发以及在原有范围内继续制造等，因此，现有技术抗辩在诉讼中对被告更具有便利性。在现有技术抗辩已经对"相关产品为公众所知"的情形进行了特定的制度安排的情况下，我们有理由相信：先用权制度中的"制造"其实是为那些虽然已经制造完成但是尚未为公众所知的产品所设计的。当然，既然法律没有明确排除"制造"不包括"为公众所知"的情形，可以主张现有技术抗辩的被告如果选择提出先用权抗辩，当然也是其行使诉权的自由，只是如果不能举证证明符合先用权抗辩的条件，被告则要承担相应的不利后果。
涉案产品为特殊的消防安全类产品，由于涉及到消防安全公共利益，该产品的制造、检验、销售具有特殊的规定，需要厂家制造出样品，送相关部门进行耐火性能检测，检测合格后才能进行销售。本案中的"制造"，恰恰是完成在样品送检之后和检验合格上市销售之前，符合"完成制造但尚未为公众所知"的条件。对于在过去某个时点完成的"制造"行为，通常不能以直接的证据来体现，而是以间接证据来体现。本案中，北京蓝盾公司提交了广东省公安厅消防局分别于1999年12月30日和2001年2月19日出具的《消防产品检测委托书》，其中载明了深圳蓝盾公司生产的一镗"无机复合布质防火卷帘"，广东省公安厅消防局给法院的复函，确认上述两次出具的《消防产品检测委托书》中记载的"无机复合布质防火卷帘"产品样品之间具有同一性。涉案专利申请日为2000年4月28日，故法院认定深圳蓝盾公司在涉案专利申请日之前已经制造出了相关的防火卷帘产品。
第二，关于"相同产品"。 由于我国专利法规定的是在专利申请日之前已经制造出"相同产品"，关于相同产品的理解是否包括等同侵权的情形，也是需要探讨的问题。仅从字面上理解，容易使人将相同产品理解为相同侵权的产品，但是，这样一来，就存在专利权的保护范围和抗辩权的适用范围不统一的问题。
专利权的保护范围既包括与专利权相同的技术特征也包括与专利权等同的技术特征，原告基于相同侵权和等同侵权都享有停止侵权或者赔偿损失的请求权。而先用权作为一种抗辩，其制度设计就是要抵销或者破坏原告的请求权，其作用范围应当与原告请求权产生的基础范围是一致的。否则，这种制度设计就具有很大的不对应性。也违反了先用权制度的设立目的和初衷。
我国实行的是专利先申请制度，对第一个向专利局提出专利申请的人进行授权，而不是对第一个作出发明创造的人进行授权。在某人提出专利申请时，完全有可能存在诚实研发的第三者在专利申请之前通过自己的劳动已经研发出同样的技术方案，或者为实施同样技术方案投人了相当的人力、物力和财力，在这种情况下，如果因为专利权的授予而禁止他们继续实施这一技术方案，是不公平的。《专利法》出于对于专利先申请制度的矫正，平衡专利权人和其他发明创造人的利益，规定了不视为侵权的先用权制度。既然专利权人所享有的专利权的保护范围包括相同侵权和等同侵权，那么，先用权的抗辩范围就应当与之相对应，也涵盖相同侵权和等同侵权，才能真正实现专利权人和其他发明创造人的利益平衡。
本案中，法院明确指出，我国专利法第六十九条第（二）项中所规定的"相同产品"，是指具有与专利相同或等同的技术特征的产品。深圳蓝盾公司在涉案专利申请日前制造出的相关产品与涉案专利构成等同，因此属于相同产品。
第三，关于"自行研发"。之所以规定自行研发这一条件，是对于公平原则的适用，也是把握专利权人和先用权人之间利益平衡的重要因素。因为只有自己付出了人力、物力和财力，产生了同样的劳动成果，收获了同样的技术方案，才能享有相应的对抗专利权垄断性的权利。这是民法"权利义务相对等""公平"等基本原则的应有之义。任何通过不正当手段获取的技术方案，都不能获得法律上的利益。这里的自行研发，可以是先用权人自己独立研究完成的，也可以是以受让等合法手段取得的,而不是在专利申请日前抄袭、窃取或者以其他不正当手段从专利权人那里获取的。如果是以受让等手段合法取得的，也需要证明转让该技术方案的一方系独立完成，而不是采用不正当手段获取的。
司法实践中，先用权人存在对于"自行研发"的举证难的问题。因为研发过程都发生在诉讼之前，而且被告不会料到以后会遭遇诉讼，再加上大部分企业，尤其是中小企业的研发程序并非那么规范，很难有意识地保存翔实的研发过程的资料。在诉讼中，因为举证不能导致败诉的，也不鲜见。对于"自行研发"的司法认定，应当充分考虑到当事人举证困难的客观情况，对于证据的认定标准不宜过高、过于机械，应当结合案件的总体情况，对于该部分的证据进行综合判断。如果当事人有证据证明在专利申请日前已经制造出相同产品的，对于其自行研发的证据的审查标准可以适当放宽。
本案中，虽然北京蓝盾公司本案提供了研发的设计可行性报告、计划书、任务书、研制报告书、设计总结、相关研发会议纪要和技术人员的证人证言以及案外人提供研发产品原材料的证明等，证明相关产品系深圳蓝盾公司自行研发，但是这些证据均系其单方提供，对方亦不认可，证明力本身不高；但是，本案有两个非常重要的事实，一是 1999年国家建设部出台的《中华人民共和国国家标准高层民用建筑设计防火规范GB50045-95 1999年局部修订条文》，规定防火卷帘应采用背火面温升作为耐火极限判定条件，各防火卷帘生产企业据此纷纷进行研发，深圳蓝盾公司具有自行研发的背景；二是深圳蓝盾公司于涉案专利申请日前已制造出相同产品。在已确认上述两项事实的前提下，北京蓝盾公司关于深圳蓝盾公司自行研发的上述证据内容之间彼此印证，形成了较为完整的证据链，其证明力大为增强。在原告没有提出有力反证的情况下，法院综合本案证据，最终认定该产品系深圳蓝盾公司自行研发。
第四，关于"原有范围"。根据我国相关司法解释的规定，原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。这种所谓"量化标准"的规定，也受到一定的质疑。有观点认为这将使先用权人永远停留在原先的生产规模而无法发展，违背了先用权制度的精神和市场经济规律，并通过比较他国立法，认为原有范围应理解为原有的产业领域。还有的观点具体分析了先用权技术来源的不同情况，认为如果来源于自行研发，则应当采用"量化标准"，如果来源于专利权人或者非专利权人，则用根据授权人的意思表示和技术引进的目的，具体判断先用权人是否可以扩大生产规模。笔者赞同具体情况具体分析的观点。实际上，我国司法解释中，对于原告范围的定义，使用的是"包括"这个开放式用语，而不是"是指"这个限定性用语。因此，关于"原有范围"本身属于比较"虚"的要件，并不一定非要不做区分、无一例外地严格按照"生产设备"、"生产规模"的标准来要求，否则就可能产生不公平的结果。例如产品刚刚研制成功，尚未进行投产准备的情况下，谈不上"已有生产规模"，更谈不上"已有的生产设备或者生产准备"，难道这时候就因为不具备所谓"原有范围"的条件，而剥夺发明创造人实施其自行研发的技术方案进行工业化应用的权利吗？而且，如果机械地按照"生产设备"、"生产规模"的标准来要求，当事人通常也会存在举证困难的情况。与先用权制度的设计目的也不相符。
先用权制度规定原有范围的条件，只是为了防止先用权适用范围过广，使得专利权形同虚设，对专利权人的利益造成不当影响。因此，只要是与先用权技术设计的目的，实施的目标和技术方案的范围相一致的范围内，都应当被允许。司法实践中，应当根据个案中产品的不同情况、制造和准备的不同程度，相关产业的正常发展变化等等不同情况，灵活掌握相应的尺度。
本案中，涉案产品是新型防火卷帘产品，深圳蓝盾公司只是制作了一个样品，在检验合格前，不能够投入生产和销售，此前，深圳蓝盾公司只是生产钢质、木质门窗和钢质卷帘门，所以根本不可能形成"已有生产规模"。但是法院考虑了深圳蓝盾公司的研发目的和应用预期，即"在1999年国家建设部新的防火规范促使各企业研发新产品的前提下，新型的布质防火卷帘将替代传统的钢质防火卷帘成为防火卷帘产品的主要样态，因此，待相关产品通过检验后，深圳蓝盾公司利用已有的生产钢质、木质门窗和钢质卷帘门的设备和人力投入制造涉案布质防火卷帘符合正常的生产规律"；考虑了涉案产品制造工艺上的特殊性，即"涉案防火卷帘帘面系由多层材料复合缝制而成，生产工艺相对简单，无需大型或者特种机器设备或生产线。北京蓝盾公司提交的现有证据表明深圳蓝盾公司在涉案专利申请日前已经具备制造涉案无机布质防火卷帘帘面所需的缝纫机、切割机等设备"，综合认定深圳蓝盾公司制造涉案被控侵权产品没有超出涉案专利申请日前的规模，属于在原有范围内的继续制造。
综上，法院最终认定深圳蓝盾公司在专利申请日前已经制造相同产品，并且仅在原有范围内继续制造，享有先用权。北京蓝盾公司所主张的先用权抗辩成立。
（葛红）