（一）首部

1.调解书字号：河北省秦皇岛市中级人民法院（1983）秦法经初字第67号。

2.案由：侵犯商标专用权、专利权。

3.诉讼双方
原告：伟华精细化工（天津）有限公司。
法定代表人：张某，该公司董事长。
委托代理人：栗某，该公司副总经理。
委托代理人：汤某，该公司顾问。
被告：秦皇岛大华精细日化有限公司。
法定代表人：李某，该公司总经理。
委托代理人：汪君智，河北省秦皇岛市经济贸易律师事务所律师。

4.审级：一审。

5.审判机关和审判组织
审判机关：河北省秦皇岛市中级人民法院。
合议庭组成人员：审判长：刘志军；代理审判员：杨连升、穆晓丽。

6.审结时间：1993年9月18日。

（二）诉辩主张

1.原告诉称：原告系经营生产销售液体鞋油擦鞋器等产品，使用“POCKET皮盖特”商标的台湾独资经营企业。原告于1992年5月6日提出“POCKET皮盖特”英、中文两种文字的商标注册申请，并已经国家工商行政管理局商标局于1993年第11期《商标公告》予以公告。1992年5月12日原告向中华人民共和国专利局就“液体鞋油擦鞋器”提出实用新型专利申请。国家专利局于1992年10月7日予以公布，并于1993年5月6日向原告授予《实用新型专利证书》。但被告公然使用原告注册的‘POCKET”商标，并生产、销售原告已经取得实用新型专利的液体鞋油擦鞋器，严重侵犯了原告的商标专用权和实用新型专利权，给原告造成严重经济损失。原告要求：（1）依法责令被告立即停止侵权行为，并赔偿原告经济损失50万元；（2）本案诉讼费用全部由被告负担。

2.被告辩称：（1）被告于1991年5月生产“意达牌”皮盖特擦鞋器，被告1991年10月至1992年5月生产的“意达牌”皮盖特擦鞋器已使用注册商标，而当时原告经销的皮盖特擦鞋器无任何注册商标。被告使用注册商标在前，原告在后，怎么是侵犯了原告合法权益?（2）“POCKET”在国外是擦鞋器等同类产品的英文名称，原告将“POCKET”注册是错误的，蒙蔽了国家商标局，其目的是挤掉其他竞争同行，不应受法律保护。原告的商标只在“POCKET”后面的一个图案上有®字样，前面的“POCKET”不是注册商标。而被告的“意达牌”商标与原告的商标在英文字型和中文字型及整个版面上看均不相同。（3）原告将在市场上流通已过2年的产品名称加以注册独占己有，不登报声明，附上已注册的商标标识，以便让全国生产同类产品的厂家注意更改，却采取突然袭击的手段来指控被告侵权，有其卑鄙目的。被告于1992年初原告未注册商标时订做的40万支不干胶商标全部报废的损失谁负?（4）原告指控被告侵犯其专利权系无稽之谈。原告被授予专利权之前，全国已有近50家厂家生产同类擦鞋器，且此类擦鞋器是国外进口货，原告及被告均是仿造生产，怎么能算是专利?原告在市场竞争中失利就想变相垄断市场是不光彩的。被告要求：原告当面向被告赔礼道歉，并赔偿由此给被告带来的损失15万元人民币。

（三）事实和证据
经河北省秦皇岛市中级人民法院审理查明：原告系1990年2月成立的台商独资企业，经营生产销售液体鞋油擦鞋器等产品，使用“POCKET皮盖特”商标。1992年5月12日，原告就液体鞋油擦鞋器向中华人民共和国专利局申请实用新型专利，申请号为92209088.2。经国家专利局审查，于1992年10月7日予以公告，并于1993年5月6日授予原告实用新型专利证书。被告在原告该项专利申请日之前已生产销售此种擦鞋器，现仍在原有范围内继续生产销售，而且被告既未扩大生产规模，也未将此项技术转让他人。
1992年5月6日，原告就其在液体鞋油擦鞋器上使用“POCKET皮盖特”英、中文两种方案的商标向中华人民共和国工商行政管理局商标局提出注册申请，申请号为：第646006号。国家工商行政管理局在《商标公告》1993年第11期上予以公告，并向原告核发了“POCKET皮盖特”商标注册证，原告取得了“POCKET皮盖特”注册商标专用权。在原告提出注册商标申请日之前，被告已在其生产销售的“意达牌”液体鞋油擦鞋器的商标标识上印有“POCKET”字样。在原告取得“POCKET皮盖特”商标专用权后，被告既没有立即停止使用印有“POCKET”字样的商标标识，也未收回其已投放市场的带有“POCKET”字样商标标识的液体鞋油擦鞋器或更换商标标识。被告库存约20万个带“POCKET”字样的商标标识，被告生产的带有“POCKET”商标标识的擦鞋器仍在市场上销售。故1993年8月23日原告向秦皇岛市中级人民法院提起诉讼。
经向河北省秦皇岛市工商行政管理局商标广告科调查，被告在其“意达牌”商标标识上印有已经原告注册的“POCKET”字样，属侵犯原告注册商标专用权的行为。
上述事实有下列证据证明：
1.国家工商行政管理局商标局《商标公告》1993年第11期“POCKET皮盖特”英、中文注册商标及商标注册证复印件各1份；
2.原、被告营业执照复印件各1份；
3.1993年9月4日被告销出的“意达牌”液体鞋油擦鞋器发票1份（带有“POCKET”字样的）；
4.原告“POCKET皮盖特”商标标识一套；
5.被告印有“POCKET”字样的“意达牌”商标标识两套；
6.河北省秦皇岛市工商行政管理局商标广告科崔某、王某证明被告构成侵犯原告商标专用权的证言。

（四）判案理由
秦皇岛市中级人民法院依据以上事实和证据，认为：
1.被告未构成侵犯原告实用新型专利权，不应对此承担责任。
被告在原告实用新型专利权申请日之前，已经生产、销售液体鞋油擦鞋器，原告被授予专利权后，被告仍在原有范围内继续生产销售该种擦鞋器，并未扩大生产规模。根据《中华人民共和国专利法》第六十二条第一款第（三）项关于“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权”的规定，被告未构成侵犯原告专利权，不应承担责任，对原告关于被告侵犯其专利的诉讼请求，不予支持。
2.被告侵犯了原告的商标专用权，应承担侵权责任。
被告在原告取得“POCKET皮盖特”注册商标专用权后，仍生产、销售带有“POCKET”商标标识的液体鞋油擦鞋器。根据《中华人民共和国商标法》第三十八条第一款第（一）、（三）项关于“未经注册商标所有人许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；给他人的注册商标专用权造成其他损害的均属侵犯注册商标专用权”的规定，被告的行为侵犯了原告注册商标专用权，应承担侵权责任。根据《中华人民共和国商标法实施细则》第四十三条第一款第（一）（二）（三）项之规定，应当责令被告立即停止使用印有“POCKET”字样的商标标识，收缴其库存的印有“POCKET”字样的全部商标标识，被告应将其投放市场的带有“POCKET”字样的商标予以更换，并应赔偿原告因此所受损失。
3.原告要求被告赔偿经济损失50万元缺乏依据。
被告侵犯原告商标专利权理应赔偿经济损失。但是原告要求被告赔偿其经济损失50万元，是基于被告侵犯其专利和商标专用权提出的，而被告侵犯原告专用权不成立，当然谈不上赔偿损失。因此被告应赔偿的只是因侵犯原告商标专用权所造成的损失。被告在原告注册商标申请日前后，并未扩大生产规模和销售范围。因此原告的损失除因被告侵权行为所致这一主要因素外，市场价格波动、消费者需求量的变化等也是影响原告效益的因素。因此原告50万元的赔偿要求依据不足。

（五）定案结论
河北省秦皇岛市中级人民法院在查明事实，分清责任的基础上，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第八十五条、第八十八条之规定，对原、被告双方进行调解，原、被告双方在自愿、平等协商的基础上，达成如下调解协议：
1.被告因在同种擦鞋器的商标标识上使用原告方已注册的“POCKET”商标，赔偿原告损失4万元，此款在1993年9月20日前付清。
2.被告现已投放市场的擦鞋器，被告应在1993年10月20日前更换商标标识完毕；如1993年10月21日以后市场上再出现被告生产的带有“POCKET”字样商标标识的擦鞋器，被告应赔偿原告所提出的损失。
3.被告现在库存的带有“POCKET”字样的商标标识全部提交法院处理。
4.其他互不追究。
5.案件受理费10010元，由被告承担。
上述调解协议，经秦皇岛市中级人民法院审查，符合法律规定，予以确认，并在双方当事人签收调解书后发生法律效力。

（六）解说
本案的原告以被告侵犯其商标专用权和实用新型专利权为由向法院提起诉讼。解决此案的关键是被告是否构成侵权。就专利权而言，被告在原告该项专利申请日之前已生产、销售液体鞋油擦鞋器，申请日之后仍在原有范围内继续生产、销售，也未扩大生产规模。根据专利法规定，被告的行为不构成侵犯原告专利权，对此项请求，人民法院不能支持。就商标专用权而言，商标法规定：“经商标局核准注册的商标为注册商标，商标注册人享有商标专用权，受法律保护。”被告在原告取得商标专用权后，仍使用与原告“POCKET皮盖特”相近的带有“POCKET”字样的商标标识，并仍出售带有“POCKET”字样商标标识的擦鞋器，使消费者产生错觉，达到其获取利润的目的。根据商标法第三十八条的规定，被告的行为侵犯了原告商标专用权。按照过错责任原则，被告除应按商标法实施细则第四十三条的规定承担责任外，对于原告因此所受到的损失，应由被告在符合实际，合理的额度范围内予以赔偿，对原告缺乏依据的过高要求，不能一味地予以支持。
（王瑛）