(一)首部

1判决书字号
一审判决书：(2013)潮中法民三初字第3号

2案由：商标权转让合同纠纷案

3诉讼双方
原告：江门市新会区吉满堂茶业有限公司，住所地广东省江门市新会区崖门镇田南村民委员会田寮自然村厂房二、三楼、幼儿园房屋。
法定代表人：林某1，该公司经理。
委托代理人：许锦深、刘斌，广东创兴律师事务所律师。
被告：尤某某，男，汉族，1984年10月4日出生，住所地广东省潮州市潮安区。
委托代理人：陈声江，广东正冉律师事务所律师。
委托代理人：陈玉婷，广东正冉律师事务所实习律师。
第三人：姚某某，男，汉族，1982年7月13日出生，住所地广东省汕头市潮阳区。
委托代理人：苏旭辉，广东新佳律师事务所律师。

4审级：一审

5审判机关和审判组织
一审法院：广东省潮州市中级人民法院。
合议庭组成人员：审判长：陈菊；审判员：康森炎代理审判员：刘建荣；主审法官：康森炎。

6审结时间
一审审结时间：2014年5月20日。

(二)一审诉辩主张

1原告诉称：2011年11月1日，被告与林某某2、周某、林某1合资成立吉满堂公司，并约定由被告将其申请注册的"吉满堂"商标转让予原告使用，后原告一直使用该商标进行经营。2012年因原告的四位股东在经营上分歧，一致决定由被告退出合资经营，将其股份转让另外三位股东。四股东于2012年5月22日签订了《股权转让协议》，约定被告的股份转让其他三股东，并保证"将注册在甲方(即被告)名下的吉满堂商标及网络域名等转让回吉满堂，并协助办理相关手续"。原告的股东于2012年6月15日召开股东会议，决议通过了上述《股权转让协议》，同时，被告再次保证"把注册在自己名下的吉满堂公司商标及网络域名等转让回吉满堂公司"。此后，原、被告于2012年10月8日签订了《商标转让协议》，约定由被告将其所有的"吉满堂"商标(注册号：1XXXXXX3、9XXXXX3)转让予原告；同日，被告前往广东省潮州市韩江公证处办理了(2012)粤潮韩江第001713号《公证书》，确认将其所有的"吉满堂"商标(注册号：1XXXXXX3、9XXXXX3)转让予原告，该转让是其真实意思表示。原告现已经将全部商标转让费用付清予被告。原告于2012年l0月22日向国家工商行政管理总局商标局（以下称"商标局"）申请办理该两个商标的转让手续，商标局依法受理了原告的申请。原告却在2013年5月22日收到了商标局的《转让申请补正通知书》，得知被告于2012年10月19日已经向商标局申请将"吉满堂"商标转让予第三人。原、被告签订的《商标转让协议》是双方真实的意思表示，且被告已通过办理公证手续确认将"吉满堂"商标转让予原告。被告本应严格履行《商标转让协议》中的义务，前往商标局办理商标转让手续，但其私下将同一商标再转让予第三人，该行为已经构成了严重违约。根据合同法第一百零七条的规定，被告应当继续履行与原告签订的《商标转让协议》，办理相关转让手续并赔偿原告的损失。请求：1、依法判令被告履行与原告签订的《商标转让协议》，前往商标局办理"吉满堂"商标(注册号：1XXXXXX3、9XXXXX3)的转让手续；2、本案诉讼费用由被告承担。在举证期限内，原告吉满堂公司认为被告与姚某某恶意串通订立商标转让合同，姚某某与本案有利害关系，故向本院申请追加姚某某作为本案第三人参加诉讼，并且变更诉讼请求为：1、请求判决"吉满堂"商标（注册号：1XXXXXX3、9XXXXX3)所有权归原告，并判令被告前往商标局协助原告办理转让手续；2、请求依法判决撤销被告与第三人签订的商标转让协议；3、本案诉讼费用由被告承担。

2被告辩称：一、被告已于2012年9月19日与姚某某订立《商标转让协议》，将第9XXXXX3号商标转让给姚某某，同日，被告在广东省广州市公证处办理第9XXXXX3号商标转让声明公证，并由第9XXXXX3号商标受让人向商标局提出商标转让申请，商标局于当日受理了姚某某的申请。2013年5月27日，商标局向姚某某发出《转让申请补正通知书》，姚某某接到通知后，向被告提出交涉，被告遂于2013年6月13日在广东省广州市公证处就商标局的《转让申请补正通知书》作出声明。二、被告将第9XXXXX3号商标转让给原告并非本人的真实意思表示，系在受胁迫情况下不得已作出的行为，原告无权强买强卖，要求被告将商标转让。被告与林某某2、周某、林某1原都是原告公司股东，在经营过程中，林某某2、周某、林某1利用股东多数优势掣肘、排挤作为大股东的被告，致使经营过程中发生严重分歧，造成公司难以经营。在股东林某某2、周某、林某1的排斥下，被告不得不退出原告公司。在股权转让过程中，林某某2、周某、林某1等人又恶意压价，甚至附加种种条件胁迫被告，在林某某2、周某、林某1等人不守信用的情况下，无奈之下才声明将第9XXXXX3号商标转让给原告，但这并非被告的真实意思表示。原告也无权强买强卖，要求被告将商标向其转让。三、被告放弃于2012年10月8日作出的声明，并愿意承担由此产生的法律责任。2012年10月8日被告作出的《声明书》不是本人的真实意思表示，被告在此表示反悔，并愿意按照《声明书》中"如有虚假陈述，愿承担相应的经济和法律责任"。请求法院查明事实，驳回原告的诉讼请求。

第三人姚某某述称：一、第三人与被告就涉案"吉满堂"商标转让在先，包括合同签订在先、公证在先、向商标局申请转让在先。二、第三人系善意取得涉案"吉满堂"商标。第三人在与被告签订涉案商标转让合同时，并不知悉其与原告的关系，在签订涉案商标转让合同后，按合同约定全额支付了商标转让款，被告于2012年9月19日在广东省广州市广州公证处公证了涉案商标转让的声明。第三人收到商标局《转让申请补正通知书》后，被告又于2013年6月8日通过公证再次声明自愿将涉案商标转让给第三人，本人系善意取得涉案商标的第三人。请求法院依据事实和法律，判决涉案商标权利归属本人。

(三)一审事实和证据
广东省潮州市中级人民法院经审理查明：查明以下事实：
原告公司原系被告与林某某2、周某、林某1合资成立的公司。2011年11月1日，被告与林某某2、周某、林某1四方签订《合作协议》，约定组建"吉满堂有限公司"，共同经营"吉满堂"牌系列桔普茶，在新会工商行政管理局登记注册；其中第十七条约定"由乙方（即尤某某）以个人名义注册的'吉满堂'商标以伍仟伍佰元人民币转让给该公司拥有"。2011年12月22日，原告公司成立，公司类型为有限责任公司，经营茶叶、柑桔初级加工等。此后，因被告与其他股东林某某2、周某、林某1在经营过程中意见分歧，2012年5月22日，被告（甲方）与吉满堂公司的其他股东林某某2（乙方）、周某（丙方）、林某1（丁方）签订了《股权转让协议》，约定：由林某某2、周某、林某1三方以桔普茶购买尤某某在吉满堂公司所有的21％股份，该股权转让对价必须在四方完成本协议约定的保证条款后支付；该协议中第二条保证条款第5项约定"甲方保证必须把注册在甲方名下的吉满堂商标及网络域名等转让回吉满堂，并协助办理相关手续，直至转让成功为止（相关转让协议另行签订）"；协议各方还对合同的变更与解除、违约责任及赔偿等事宜作出约定。
2012年6月15日，被告与林某某2、周某、林某1作为吉满堂公司的股东召开股东会议并签署了《股东会决议》，其中第一项内容为：尤某某保证必须把注册在自己名下的江门市新会区吉满堂茶业有限公司商标及网络域名等转让回江门市新会区吉满堂茶业有限公司，并协助办理相关手续，直至转让成功为止（本协议对应2012年5月22日签订的股东转让协议第二条第五项）（相关转让协议另行签订）。
被告系注册号为第9XXXXX3号商标的注册人，也是申请号为第1XXXXXX3号商标的申请人。该二份商标均是吉满堂的文字与拼音组合的商标，即"吉满堂JI MAN TANG"商标。第9XXXXX3号商标的注册有效期限自2012年5月21日至2022年5月20日，核定使用商品类别为第30类，即：茶，天然增甜剂，蜂蜜，粥，豆浆，含淀粉食品，食用酶，食用芳香剂，搅稠奶油制剂，家用嫩肉剂。第1XXXXXX3号商标的专用权期限自2013年1月7日至2023年1月6日，核定使用商品∕服务类别为第35类，即：人事管理咨询，商业区迁移（提供信息），会计，自动售货机出租，寻找赞助等。
2012年10月8日，被告出具声明书称其本人是第9XXXXX3号注册商标的注册人，也是第1XXXXXX3号申请商标的申请人，其自愿将上述商标的专用权、申请权转让给江门市新会区吉满堂茶业有限公司；此系其本人的真实意愿，如有虚假陈述，愿承担相应的经济和法律责任。同日，原、被告双方在广东省潮州市韩江公证处就上述声明办理了公证手续。
2012年9月19日,被告与第三人签订了《商标转让协议》，主要约定：尤某某将注册号为第9XXXXX3号"吉满堂JI MAN TANG"商标的商标权以转让费用为人民币14000元永久性转让给姚某某，转让费用在协议签订当日一次性以现金支付；在协议签订之日起该商标权正式归受让方，该协议生效后甲方协助乙方办理变更注册人手续，所需费用由乙方承担；双方还约定违约责任及纠纷解决方式。在协议签订当日，姚某某向尤某某支付了商标转让费人民币14000元。同日，被告出具声明书并在广东省广州市广州公证处办理了该声明的公证手续。被告在声明中称其自愿将注册号为第9XXXXX3号"吉满堂JI MAN TANG"商标转让给第三人，自声明之日该商标的转让生效。
2012年10月19日，第三人就注册号为第9XXXXX3号商标向商标局提出转让申请。同年11月12日，商标局受理该转让申请。2013年5月27日，商标局作出了《转让申请补正通知书》，告知姚某某该商标又于2012年10月22日办理了将同一商标转让给江门市新会区吉满堂茶业有限公司的申请，要求其提交补正材料。
2012年10月22日，原告公司就注册号为第1XXXXXX3号及第9412073号商标向商标局提出转让申请。商标局于2013年5月22日作出二份《转让申请补正通知书》，告知原告公司该二份商标又于2012年10月19日办理了将同一商标转让给另一自然人的申请，要求该公司提交补正材料。
2013年6月8日，被告再次出具声明书声明其是第9XXXXX3号注册商标的注册人，其本人已收到发文日期为二Ｏ一三年五月二十七日、发文编号为2012转83226BZ1《转让申请补正通知书》，其本人确定自愿将上述注册商标转让给姚某某，不会转让给吉满堂公司，自声明之日起，上述商标的转让生效。同日，被告在广东省广州市广州公证处办理了该声明的公证手续。
此后，原告因未能办理上述二份商标的转让申请手续，于2013年6月18日向本院起诉，提出前述诉讼请求。

(四)一审判案理由
广东省潮州市中级人民法院认为：根据原、被告及第三人的诉辩意见分析，本案系商标权转让合同纠纷。本案审理的焦点问题是：一、原、被告之间的商标转让行为是否成立并生效？二、被告与第三人之间的商标转让协议是否合法？三、原告要求涉案的注册号第1XXXXXX3号、第9XXXXX3号"吉满堂JI MAN TANG"商标的所有权归该公司是否可以支持？
关于原、被告之间的商标转让行为是否成立并生效的问题。原告起诉认为，该公司成立时被告与其他股东约定将其申请注册的"吉满堂"商标转让予原告公司使用，之后该公司一直使用该商标进行经营；且《股权转让协议》及《股东会决议》中被告均保证将注册在其名下的吉满堂商标及网络域名等转让回吉满堂，并协助办理相关手续；原、被告签订了《商标转让协议》，约定由被告将其所有的注册号为第1XXXXXX3号、第9XXXXX3号"吉满堂JI MAN TANG"商标转让给原告公司，该公司已将全部商标转让费用付清予被告；该协议是双方真实意思表示，被告已办理公证确认，其应继续履行与原告签订的《商标转让协议》。经查，从被告申请对《商标转让协议》进行鉴定时所提供样本《合作协议》的内容看，被告与林某某2、周某、林某1组建吉满堂公司是经营"吉满堂"牌系列桔普茶，且协议中约定被告以个人名义注册的"吉满堂"商标以伍仟伍佰元人民币转让给该公司拥有。结合原告公司成立后经营的商品是"吉满堂"牌系列桔普茶，以及第9XXXXX3号"吉满堂JI MAN TANG"商标注册证由原告公司持有的事实，可以认定原告在经营过程中受让并使用第9XXXXX3号"吉满堂JI MAN TANG"商标。原告所提供的2012年10月8日《商标转让协议》经鉴定意见确认协议中转让方的签名及捺印虽然不是被告所为，但是结合被告于同日出具并经公证的《声明书》中关于被告称其自愿将涉案的第1XXXXXX3号、第9XXXXX3号"吉满堂JI MAN TANG"商标转让给原告公司的意思表示，而且原告公司已经到商标局办理了涉案商标权转让申请手续的实际情况，足以证明原、被告双方对于涉案商标转让的意思表示是真实的，而且达成合意，也已经实际履行了涉案商标的转让行为。根据《中华人民共和国合同法》（以下称"《合同法》"）第四十四条的规定，依法成立的合同，自合同成立时生效。原、被告系具有相应的民事权利能力和民事行为能力的法人和自然人，涉案商标转让行为并不违反法律、法规，而且是双方当事人的真实意思表示，故原、被告之间就涉案第1XXXXXX3号、第9XXXXX3号"吉满堂JI MAN TANG"商标的转让行为依法成立且生效，本院予以确认。被告辩称其向原告转让涉案商标是受胁迫下作出的行为，且其作出的声明不是真实意思表示，缺乏事实依据，本院不予支持。
关于被告与第三人之间的商标转让协议是否合法的问题。原告以被告与第三人恶意串通损害该公司利益为由，要求撤销被告与第三人所订立的商标转让协议。根据《合同法》第五十二条的规定，合同双方当事人恶意串通损害国家、集体或者第三人利益是导致合同无效的一种情形。从本案现有证据看，第三人对于被告与原告公司股东之间的股权转让及有关涉案商标转让的保证条款并不知情，且现有证据也未能证明第三人在签订《商标转让协议》时存在恶意串通的事实，故被告与第三人之间订立《商标转让协议》并不符合恶意串通的构成要件。原告认为被告与第三人恶意串通损害该公司利益，缺乏事实依据。从形式上看，该协议是被告与第三人双方自愿作出的意思表示，也不违反法律法规的规定，故该协议依法成立。原告以被告与第三人恶意串通为由，请求撤销该转让协议，理据不足，本院不予支持。对于第三人称其已善意取得涉案商标的问题，根据《中华人民共和国商标法》第四十二条第四款"转让注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权"的规定，第三人虽然已向商标局申请办理涉案第9XXXXX3号商标的转让手续，但尚未得到商标局核准。故第三人称其善意取得涉案第9XXXXX3号商标，要求享有涉案商标权的意见，本院不予采纳。
关于原告要求享有涉案的注册号第1XXXXXX3号、第9XXXXX3号"吉满堂JI MAN TANG"商标所有权的问题。根据《合同法》第六条的规定，当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。被告与原告公司股东签订的《股权转让协议》及《股东会决议》中已经约定了被告将注册在其名下的吉满堂商标及网络域名等转让回吉满堂，并协助办理相关手续的保证条款，此后，被告却将同一商标与第三人签订转让协议。该行为违反了诚实信用原则，应予以制止。鉴于本案争议的标的物是特定的注册商标，不可能同时履行两份协议。对此，本院将结合本案的实际情况综合予以确定。本院认为，商标的基本功能是区分商品或服务标识，以及识别其来源。原告公司经营范围包括涉案商标核定使用商品的事实存在，本着商标保护应物尽其用的原则，由原告受让并使用涉案商标可以更好地发挥商标识别商品来源的作用及其市场价值。鉴于原告及第三人所提出的涉案商标转让申请均未取得商标局的核准，根据诚实信用原则，结合涉案商标的使用情况及社会效果，被告应当继续履行与原告之间的商标转让协议，协助该公司办理相关转让手续。原告要求涉案的第1XXXXXX3号、第9XXXXX3号"吉满堂JI MAN TANG"商标归该公司所有，依法应予支持。被告与第三人之间的商标转让协议已无实际履行的可能，第三人姚某某可依据合同责任另行向被告尤某某主张相关权利。

(五)一审定案结论
一审法院认为，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第四十四条、第一百零七条、《中华人民共和国商标法》第四十二条第一款及最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决：一、注册号分别为第1XXXXXX3号、第9XXXXX3号"吉满堂JI MAN TANG"商标的专用权归原告江门市新会区吉满堂茶业有限公司所有。二、被告尤某某应于本判决生效之日起三十日内协助原告江门市新会区吉满堂茶业有限公司办理上述二份商标的转让手续。    三、驳回原告江门市新会区吉满堂茶业有限公司的其他诉讼请求。

(六)解说
一、商标转让协议是否要经过国家商标局核准后才生效？
根据我国《合同法》的规定，只要当事人的意思表示一致，合同就成立，同时就生效，除非对合同生效附条件或期限，或者国家法律行政法规设有专门的审批规定。商标法规定的商标转让协议是典型的民事合同，根据商标协议进行商标转让时，当事人依法应向国家商标局提供的资料包括转让协议、当事人的身份证明、转让标的等，由国家商标局进行形式性审查。商标转让的核准，不是行政审批，所以商标转让协议并非要经过国家商标局核准后才生效。申请商标转让时，当事人所提供的商标转让协议作为形式要件之一，由国家商标局进行审查，进行的也是形式性审查。只要具备了形式要件，国家商标局无权对当事人的意思进行干预。如有争议，应按民事争议解决。国家商标局的核准注册和公告起到的是公示作用。这一行政行为对于商标转让协议的成立和生效不发生本质影响。
二、吉满堂公司与尤某某之间的商标转让协议以及尤某某与姚某某之间的商标转让协议均合法有效，应履行哪一份转让协议？
因尤某某与林某某2、周某、林某1签订《合作协议》、尤某某姚某某签订的《商标转让协议》均为合法有效，而该两份协议所及的标的物之一均为第9XXXXX3号注册商标，因此该两份协议不能同时履行。但是，第一，尤某某与林某某2、周某、林某1签订的《  合作协议》、《股权转让协议》、《股东决议》的时间早于尤某某与姚某某签订的《商标转让协议》的时间。第二，姚某某与尤某某签订《商标转让合同》时，该商标注册证原件已经由吉满堂公司持有并保管。第三，吉满堂公司企业名称中的字号为"吉满堂"，与该商标组成部分的文字、拼音相一致，吉满堂公司的经营范围包括经营茶叶，该商标核定使用的商品之一也为茶，而且吉满堂公司已实际在先使用该注册商标，该商标已经发挥了识别商品来源的功能，与吉满堂公司之间已经建立了一定的联系。姚某某经营的个体工户--广州市荔湾区龙湾山里人茶行，其字号中并没有含有"吉满堂"字样。第四，涉案第9XXXXX3号注册商标仍注册在尤某某的名下，国家商标局还没有办理核准转让及公告的手续。综上，涉案9XXXXX3号注册商标由吉满堂公司享有，既有利于保护使用在先者的利益，也有利于更好地发挥该注册商标识别商品来源的作用及市场价值，既有利于避免权利冲突，也有利于避免造成相关公众混淆、误认。因此，本案应履行尤某某与林某某2、周某、林某1之间签订的《合作协议》、《股权转让协议》及《股东决议》，尤某某应按照约定及法律规定协助吉满堂公司向国家商标局办理涉案注册商标的转让核准手续。姚某某与尤某某之间的《商标转让协议》无法履行，从而造成姚某某的损失，姚某某可另循法律途径向尤某某主张相关权利。
（陈菊）