(一)首部
1.判决书字号
一审判决书:上海市第二中级人民法院(1999)沪二中知初字第126号。
二审判决书:上海市高级人民法院(2000)沪高知终字第73号。
3.诉讼双方
原告(被上诉人):深圳唐锋电器实业有限公司(以下简称深圳唐锋)。
法定代表人:周某,董事长。
委托代理人(一审):张康、徐晓青,上海市金泰律师事务所律师。
委托代理人(二审):曾某,深圳唐锋电器实业有限公司经理。
委托代理人(二审):徐晓青,上海市金泰律师事务所律师。
原告(被上诉人):上海克莱美斯有限公司(原名上海唐锋电器有限公司,以下简称上海唐锋)。
法定代表人:骆某,董事长。
委托代理人(一审):张康、徐晓青,上海市金泰律师事务所律师。
委托代理人(二审):严某,上海克莱美斯有限公司干部。
委托代理人(二审):张康,上海市金泰律师事务所律师。
被告(上诉人):胡某,男,1945年6月5日出生,汉族,住山东省烟台市芝罘区。
委托代理人(一审):吴军,北京市大成律师事务所律师。
委托代理人(二审):傅桦,北京市大成律师事务所律师。
委托代理人(二审):李庆杰,吉林新锐律师事务所律师。
第三人:武汉大学。
法定代表人:侯某,校长。
委托代理人(一、二审):冯某、周某1,武汉大学教师。
5.审判机关和审判组织
一审法院:上海市第二中级人民法院。
合议庭组成人员:审判长:陈默;代理审判员:吴簦楼、芮文彪。
二审法院:上海市高级人民法院。
合议庭组成人员:审判长:须建楚;审判员:于金龙;代理审判员:李澜。
6.审结时间
一审审结时间:2000年9月15日。
二审审结时间:2001年5月25日。
(二)一审诉辩主张
1.原告深圳唐锋和上海唐锋诉称:1996年4月19日,深圳唐锋(甲方)和被告胡某(乙方)订立了一份协议书,约定:被告的责任为主持开发、研制臭氧技术应用产品及其他领域的新产品;协议签订后,甲方正式拥有乙方对臭氧技术应用产品之研制成果与权利。协议签订后,二原告由于协调分工缘故,决定臭氧技术应用产品的研制工作改在上海唐锋进行。此后,上海唐锋聘任被告胡某为总工程师,并投入了大量的人力、物力和财力,进行有关的研制开发工作。不料被告胡某瞒着原告深圳唐锋和上海唐锋,于1997年11月19日以其个人名义擅自与第三人武汉大学共同申请了“电解式臭氧发生装置”的发明专利。二原告认为,被告是执行本单位的研制开发任务,利用本单位的物质条件完成的发明创造,是职务行为;系争电解式臭氧发生装置的发明专利的共同申请人应当是上海唐锋和武汉大学。为此诉至法院,请求判令将系争发明专利的申请人之一胡某改为原告上海唐锋。
2.被告胡某辩称:系争电解式臭氧发生装置在深圳唐锋与被告合作之前,已经由武汉大学和胡某共同研制开发成功。二原告诉称该装置在上海唐锋处研制开发成功的说法与事实不符。深圳唐锋知道被告申请系争专利一事,并支付了有关专利费用,被告没有隐瞒二原告。本案系争的技术是武汉大学实验室的研制产品的技术,被告将其加以提炼、生产并使之成为实际应用产品。所以,被告和武汉大学是本案系争技术的发明人和专利申请人。故请求法院驳回二原告的诉讼请求。
3.第三人武汉大学述称:系争申请专利的技术是在第三人于1993年申请并获得专利权的“固体聚合物电解质膜复合电极电解臭氧发生器系统”实用新型专利(以下简称93专利)的基础上经过改进,再加上SPE膜的制备工艺和配方结合而成的。系争技术方案的完成日期是1997年3月后至申请专利之前。被告辩称系争申请专利的技术是由第三人和被告共同完成的说法与事实不符。1997年3月,第三人是在受被告蒙骗的情况下才与被告签订共同申请专利的协议的。自己当时并不知道原告和被告之间的关系,否则是不会与被告签订共同申请专利的协议的。
(三)一审事实和证据
上海市第二中级人民法院经公开审理查明:1996年2月8日,被告胡某以西北轻工业学院思达德实业公司(以下简称思达德公司)的名义与武汉大学签订协议书一份(以下简称2·8协议),获得了武汉大学93专利的使用权。同年4月19日,胡某以技术入股的形式用该专利技术与深圳唐锋进行了应用产品的开发与合作。此后,被告胡某又使用了二原告的物质条件,以二原告职工的身份与武汉大学共同开发了本案系争申请专利技术(“电解式臭氧发生装置”的发明专利,专利申请号为97122126.X)。该系争申请专利技术方案的最后完成时间为1997年11月,参与研制人员有:武汉大学电解式臭氧技术研究课题组人员及胡某等。
上述事实有下列证据证明:
1.93专利的文献资料。
2.胡某以思达德公司的名义与武汉大学签订的协议书。
3.思达德公司的授权书。
4.胡某与深圳唐锋签订的合作协议及履行该协议的有关资料。
5.胡某收取深圳唐锋22万元人民币的收据。
6.胡某提供给深圳唐锋93专利的有关资料;深圳唐锋购买武汉大学专利技术的付款清单。
7.1997年3月5日,胡某以个人名义与武汉大学签订的关于共同申请“固体聚合物电解质膜复合电极电解臭氧发生器系统”专利的协议书。
8.1997年11月19日,胡某以个人名义与武汉大学共同提出的系争电解式臭氧发生装置发明专利的申请。
9.胡某作为深圳唐锋的总经理向深圳唐锋提取有关款项的申请单。
10.武汉大学臭氧技术专家到深圳唐锋为胡某等人传授臭氧技术的机票。
11.胡某领取有关研制物品的申领单。
12.深圳唐锋和上海唐锋关于胡某任职的聘任书。
13.胡某以部门总工程师的名义给深圳唐锋副总经理周某的函。
(四)一审判案理由
上海市第二中级人民法院根据上述事实和证据认为:系争申请专利的技术方案不仅包括臭氧发生器核心部件的制造工艺及配方,还包括臭氧发生器外部水箱结构的具体技术方案。该技术与93专利有联系,但不完全相同;与被告胡某将93专利与二原告合作研制的其他臭氧技术应用产品的技术方案也不完全相同。被告胡某利用了二原告的物质条件与第三人武汉大学于1997年11月就本案系争申请专利技术方案共同完成了发明创造,其行为属于职务行为。本案系争申请专利的共同发明人应是二原告与武汉大学。原告深圳唐锋将系争申请专利的所有权划归上海唐锋,于法不悖,予以准许。
(五)一审定案结论
上海市第二中级人民法院根据《中华人民共和国专利法》第六条第一款,《中华人民共和国专利法实施细则》第十条第一款的规定,判决如下:
“电解式臭氧发生装置”(申请号:97 1 22126.X)发明专利的申请权归原告上海克莱美斯有限公司和第三人武汉大学所有。
本案一审案件受理费人民币1000元,由被告胡某负担。
(六)二审情况
1.二审诉辩主张
(1)上诉人胡某(原审被告)诉称:1)被上诉人上海唐锋无原告资格;2)上诉人的行为不是职务行为;3)一审认定的系争申请专利的起始时间错误。为此,请求撤销一审判决,予以改判。
(2)被上诉人深圳唐锋和上海唐锋共同辩称:一审法院根据事实和法律,作出了公正的判决。为此,请求维持原判,驳回上诉人的上诉请求。
(3)原审第三人武汉大学述称:一审法院认定事实全面、客观,处理公正,适用法律正确,上诉人的上诉理由不能成立。
2.二审事实和证据
上海市高级人民法院经公开审理查明:原审认定的事实基本属实。
上海市高级人民法院又查明:1996年2月8日,上诉人胡某代表乙方思达德公司与甲方武汉大学签订的2·8协议内容为:乙方了解到甲方在武汉大学实验室内已成熟地掌握93专利;双方认定,由乙方将甲方实验室的SPE膜电解臭氧技术研制成可以工业化生产的SPE膜电极式臭氧发生器产品;甲方对乙方经过调研、比较后决定其新产品的臭氧发生器采用SPE膜电解式的臭氧发生器表示欢迎;甲方要求乙方不论其臭氧技术应用新产品是否产生效益,均需向甲方支付非独家专利使用费人民币15万元;甲方有责任向乙方提供该专利准确、全面的技术文件资料,在乙方生产中及时予以现场指导,以确保乙方在批量生产中掌握、稳定SPE膜电极技术;本协议有效期为3年等。后来思达德公司又出具授权书,将2·8协议的权利、义务转让给上诉人胡某。同年4月19日,胡某在未告知武汉大学的情况下,以该专利技术入股的形式与深圳唐锋签订了协议书一份(以下简称4·19协议)。该协议书约定:协议范围是臭氧技术应用产品及其他领域的新产品;此协议所述合作方式以股份制形式成立,财务独立核算,股份比例:甲方(深圳唐锋)占90%,乙方(胡某)占10%(技术股);本协议签订后,甲方正式拥有乙方对臭氧技术应用产品之研制成果与权利,乙方不得再与第三者合作生产;甲方支付乙方定金22万元整等。另外还约定,胡某在被上诉人处领取薪金,并享受退休保险和重大疾病保险、报销医疗费用及有关福利等。协议签订后,上诉人胡某依约定收到被上诉人深圳唐锋支付的定金人民币22万元,并在被上诉人处领取薪金及享受有关福利等。
1996年7月22日,深圳唐锋聘任上诉人胡某为本公司开发三部经理,负责臭氧水机之研发及管理工作。此后,武汉大学应胡某的要求,多次派电解式臭氧技术研究课题组人员到被上诉人深圳唐锋处就93专利的有关技术进行指导和培训。同时,该课题组人员与胡某及深圳唐锋的有关人员一起,利用深圳唐锋的物质条件,以93专利为基础进行系争申请专利“电解式臭氧发生装置”的研制工作。
1997年3月5日,胡某与武汉大学签订关于共同申请“固体聚合物电解质膜复合电极电解臭氧发生器系统”专利的协议书(以下简称3·5协议)。该协议书内容为:本协议以“2·8协议”为基础;双方共同认为按“2·8协议”,乙方(胡某)已将甲方(武汉大学)实验室的SPE膜电极臭氧技术研制成为可以工业化生产的SPE膜电极式臭氧发生器产品。(即固体聚合物电解质膜复合电极电解臭氧发生器系统),该产品在结构上已较甲方原专利(ZL93246255.3)有了巨大的发展与完善,具备了申报新的实用新型专利的条件。因此,双方同意共同申请新的实用新型专利,以及向国外申请相应的专利等。
1997年3月7日,中国专利局受理了胡某与武汉大学提出的“固体聚合物电解质膜复合电极电解臭氧发生器系统”的实用新型专利的申请。在此基础上,胡某以个人名义和武汉大学于同年11月19日又提出了系争“电解式臭氧发生装置”发明专利申请并被中国专利局受理(申请号为97122126.X)。
1997年6月28日,深圳唐锋与上海唐锋签订一份备忘录,约定:深圳唐锋研发三部中工业臭氧技术应用产品的研制工作由上海唐锋具体实施,上海唐锋的臭氧事业部负责臭氧技术应用产品的研制;深圳唐锋研发三部胡某经理的关系转至上海唐锋臭氧事业部,由上海唐锋发放工资、奖金及其他福利待遇;深圳唐锋同胡某签订的协议中约定由深圳唐锋拥有的权利归上海唐锋等。1997年9月2日,上海唐锋任命胡某为本公司臭氧水机事业部总工程师。此期间,武汉大学与胡某等人一起利用上海唐锋的资金和物质条件,对系争专利的技术方案进行了进一步的完善和最终确定的工作。
永新专利商标代理有限公司北京办事处收到被上诉人上海唐锋电汇的向日本申请专利等费用后,于1999年4月23日发文告知上海唐锋:由武汉大学和贵公司胡某先生委托我公司对“电解式臭氧发生装置”发明分别在中国大陆和台湾地区、日本申请发明专利,且已交付了有关费用。待上述申请的有关事宜完成之后,贵方可以要求我公司财务部门提供详细的费用支出情况表等。同年11月,二被上诉人以胡某擅自用个人名义与武汉大学共同申请系争专利为由,提起诉讼。深圳唐锋明确表示系争申请专利中有关深圳唐锋的权利由上海唐锋享有。
上述事实有一审以及下列新证据证明:
(1)SPE膜臭氧发生机照片两张。
(2)武汉市洪山区公证处(2000)洪证内字第2XX3号公证书。
上述证据(1)至(2)证明93专利确系武汉大学研制。
(3)系争专利产品的主要模具图纸。
(4)电解式臭氧发生装置(物证)一件。
(5)武汉大学高某老师关于武汉大学与胡某合作情况的补充说明。
(6)1996年、1998年、1999年胡某在被上诉人处领取工资的薪金领取签章表复印件3张。
(7)被上诉人深圳唐锋和上海唐锋为胡某支付的养老保险、医疗保险等费用。
上述证据(3)至(7)证明胡某以被上诉人员工的身份与武汉大学开发了系争专利。
3.二审判案理由
上海市高级人民法院根据上述事实和证据认为:上诉人胡某与武汉大学共同研制系争申请专利技术期间,在深圳唐锋时任开发三部经理,后又在上海唐锋时任臭氧水机事业部总工程师。上诉人胡某不但以被上诉人员工的身份对外进行工作,同时在二被上诉人处领取薪金和享受有关的养老保险、医疗保险等福利待遇。系争申请专利技术方案的初步形成和最终完成又是在二被上诉人处,并主要利用了二被上诉人的资金等物质条件。在系争申请专利的研制中,上诉人胡某虽然作了有关的工作,但其实施的行为完全符合《专利法》及实施细则关于职务行为的规定,应属于职务行为。上诉人胡某与深圳唐锋、武汉大学签订的4·19协议、3·5协议等有关情节,并不影响对其职务行为的认定。所以,上诉人胡某诉称其行为不属于职务行为的上诉理由没有法律和事实依据,不能成立。上诉人又诉称一审认定系争专利形成的起始时间错误,4·19协议之前上诉人胡某已掌握系争专利的有关技术。经查,1996年2·8协议的有关内容说明,此时上诉人尚未掌握系争专利的基础技术(即93专利)。上诉人提供的其他证据也不能充分证明该上诉理由。第三人武汉大学关于系争专利技术方案是自1996年7月后至1997年11月在被上诉人处最终完成的陈述与本案的有关证据能相互印证。一审判决关于此节事实的认定并无不当。因此,上诉人的这一上诉理由也不能成立。上诉人还诉称上海唐锋无原告资格。经查,胡某受聘于深圳唐锋和上海唐锋,并在此期间完成了系争专利技术。上海唐锋认为胡某擅自以个人名义与武汉大学申请系争专利的行为损害了自己的合法权益而与深圳唐锋一起提起诉讼,符合法律的有关规定,上海唐锋具有诉讼主体资格。上诉人的这一上诉理由同样不能成立。综上所述,原审法院认定事实清楚,适用法律正确,审判程序合法。
4.二审定案结论
上海市高级人民法院根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条第一款第(一)项、第一百五十八条之规定,作出判决如下:
驳回上诉,维持原判。
本案二审案件受理费人民币1000元,由上诉人胡某负担。
(七)解说
本案中有4个当事人,涉及4·19协议、2·8协议、3·5协议等多个协议,且被告胡某在其中又采取了某些不正当的手法等情节,故案情较复杂。但一、二审针对本案事实,紧紧抓住了解决本案的主要法律问题,因而作出了正确的判决,收到了较好的法律效果。本案涉及的主要法律问题是:
1.被告胡某行为的法律性质。确定上诉人胡某参与研制系争发明申请专利:“电解式臭氧发生装置”行为的法律性质,是解决好本案的关键。胡某的行为如果是职务行为,那么,系争发明申请专利的申请权应属于被上诉人所有;如果是非职务行为,那么,胡某可以成为系争发明专利申请的申请权人。因本案纠纷发生的时间是1992年专利法施行之时,故一、二审法院是按1992年专利法(以下均称专利法)的规定判决的。
从本案来看,胡某在深圳唐锋是开发三部经理,负责臭氧水机之研发及管理工作;在上海唐锋是臭氧水机事业部总工程师。其工作性质和职责范围与系争申请专利的技术成果有密切联系,系争申请专利的技术是属于本单位工作任务范围之内的。另外,胡某还以深圳唐锋公司经理等公司员工的名义,对系争申请专利研究开发所需的材料进行采购、申领、签订合同等有关工作。胡某在与武汉大学研制系争申请专利的技术方案时主要利用了二被上诉人的物质条件。因此,胡某在系争申请专利技术方案完成过程中实施的行为,同时具备了法律规定的关于职务行为的上述两个法律特征。
至于胡某瞒着武汉大学与被上诉人签订的有关协议,以及瞒着被上诉人与武汉大学签订的有关协议,不但显然违背了诚实信用原则,而且这些协议不管其效力如何,对胡某实施职务行为的事实均没有对抗力,不能否定对胡某职务行为的认定。
综上所述,一、二审判决关于胡某在系争申请专利中是实施职务行为的认定是正确的。根据我国专利法关于实施职务行为所完成的发明创造,申请专利的权利属于该单位等有关规定,本案系争申请专利的申请权应由上海唐锋和武汉大学享有。
2.上海唐锋有无原告资格。上海唐锋是否具有原告资格的问题,实质是其起诉是否符合《民事诉讼法》关于起诉条件的问题。根据我国《民事诉讼法》第一百零八条的规定,起诉必须具备的4个条件中,首先是原告应与本案有直接的利害关系。综观本案,除了胡某实施的上述职务行为外,深圳唐锋与上海唐锋签订的备忘录中也明确约定:深圳唐锋拥有的有关权利归上海唐锋所有。在一审中,深圳唐锋又明确表示了关于将自己在系争申请专利中的权利划归上海唐锋所有的请求。深圳唐锋依法处分自己的权利并无不当。上海唐锋已具备了对系争技术申请专利的权利,与本案有直接的利害关系。其认为自己的合法权益受到了侵害,并依法提起诉讼,符合民事诉讼法的规定。同时,上海唐锋也具备了诉讼的其他条件,完全具备本案原告的资格。
(于金龙)
案例来源:国家法官学院,中国人民大学法学院 《中国审判案例要览.2002年商事审判暨行政审判案例卷》 中国人民大学出版社 第295 - 301 页